BPatG 18.01.2016 - 20 W (pat) 52/13

I.

Die Patentabteilung 1.52 des Deutschen Patent- und Markenamtes, zuständig für die Klasse G 01 J, hat mit am Ende der Anhörung vom 14. November 2012 verkündetem Beschluss das Patent mit der Nummer 10 2007 025 552 und der Bezeichnung

„Meßsystem“

gemäß dem seinerzeitigen Hauptantrag aufrechterhalten.

Die Patentabteilung führte in ihrem Beschluss insbesondere aus, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß dem seinerzeitigen Hauptantrag im Hinblick auf die Ausführbarkeit durch einen Fachmann deutlich genug und vollständig offenbart, sowie als neu und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend anzusehen sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Beschluss der Patentabteilung verwiesen.

Gegen den o. g. Beschluss richtet sich die am 21. Januar 2013 eingelegte Beschwerde der Einsprechenden, der X… GmbH mit Sitz in der S…, die durch Patentanwalt M…, S1… Patentanwälte, in M1… unterzeichnet wurde.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 7. Januar 2016, dem Beschwerdeführervertreter per Fax übersandt am selben Tag, wurde eine erforderliche Inlandsvertreter-Vollmacht der Beschwerdeführerin und Einsprechenden unter Hinweis auf § 25 PatG im Original angefordert, die spätestens im Termin zur mündlichen Verhandlung vorgelegt werden müsse. Ergänzend hierzu wurde der Vertreter der Beschwerdeführerin am 7. Januar 2016 vom Senat fernmündlich darauf hingewiesen, dass auch für das patentamtliche Einspruchsverfahren eine Inlandsvertreter-Vollmacht nach § 25 PatG im Original bis zum genannten Termin vorgelegt werden müsse, ferner, dass bei nicht rechtzeitiger Vorlage der Vollmachten die Beschwerde als unzulässig verworfen bzw. der Einspruch als unzulässig angesehen werden könnte.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung hat der für die Einsprechende und Beschwerdeführerin auftretende Bevollmächtigte jeweils im Original eine Inlandsvertreter-Vollmacht nach § 25 PatG für das Einspruchsverfahren vom 6. Oktober 2010 sowie eine für das Beschwerdeverfahren vom 7. Januar 2016 vorgelegt. Letztere wurde bereits am 12. Januar 2016 als Kopie beim BPatG eingereicht und dem Bevollmächtigten der Beschwerdegegnerin übermittelt. Beide Vollmachten sind für die Einsprechende unterzeichnet von einem Herrn „… B…, Patent Agent“.

Der Bevollmächtigte der Patentinhaberin hat sich im Termin zur mündlichen Verhandlung am 18. Januar 2016 darauf berufen, dass die von der Einsprechenden vorgelegten Vollmachten vom 6. Oktober 2010 und 7. Januar 2016 jeweils nicht von einer zeichnungsberechtigten Person unterschrieben seien. Zum Nachweis hierfür hat er einen Internet-Auszug aus dem Handelsregister des Kantons Zürich vom 13. Januar 2016 betreffend die X… GmbH vorgelegt.

Der Bevollmächtigte der Einsprechenden hat die Vorlage dieses Internet-Handelsregisterauszugs durch die Gegenseite im Termin zur mündlichen Verhandlung als verspätet gerügt. Auf Frage des Senats hat er weiter erklärt, dass die laut – vom Senat im Termin recherchierten und überreichten – aktuellem Internet-Auszug aus dem Handelsregister vom 18. Januar 2016 zeichnungsberechtigten Personen für die Einsprechende an diesem Tag nicht greifbar seien. Herr … B… habe eine allgemeine Handlungsvollmacht, im Übrigen komme der Information aus dem Internet aus dem kantonalen Handelsregister keinerlei Rechtswirkung zu (vgl. Hinweis am Ende des jeweiligen Auszugs). Weitere Unterlagen zum Nachweis einer wirksamen Vollmachtskette könnten im Termin nicht vorgelegt werden.

Der Bevollmächtigte der Einsprechenden und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 52 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. November 2012 aufzuheben und das Patent 10 2007 025 552 zu widerrufen.

Der Bevollmächtigte der Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.

Hilfsweise beantragt er,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Weiter hilfsweise,

das Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen im Umfang eines der folgenden Hilfsanträge aufrechtzuerhalten:

Hilfsantrag 1:

Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim BPatG als erster Hilfsantrag eingegangen am selben Tag

Hilfsantrag 2:

Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim BPatG als zweiter Hilfsantrag eingegangen am selben Tag

Hilfsantrag 3:

Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim BPatG als dritter Hilfsantrag eingegangen am selben Tag

Hilfsantrag 4:

Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim BPatG als vierter Hilfsantrag eingegangen am selben Tag

Hilfsantrag 5:

Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim BPatG als fünfter Hilfsantrag eingegangen am selben Tag

Hilfsantrag 6:

Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim BPatG als sechster Hilfsantrag eingegangen am selben Tag

Beschreibung und Zeichnungen jeweils wie Patentschrift.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die statthafte Beschwerde ist unzulässig, da es die Beschwerdeführerin und Einsprechende trotz wiederholter Aufforderung versäumt hat, bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung die erforderliche und wirksame Bestellung eines Inlandsvertreters mit hinreichender Sicherheit nachzuweisen.

1. Nach § 25 Abs. 1 PatG benötigt jeder, der an einem im Patentgesetz geregelten Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder Bundespatentgericht teilnimmt und im Inland weder einen Wohnsitz, Sitz noch eine Niederlassung hat, einen Inlandsvertreter, der zur Vertretung im Verfahren vor dem Patentamt, dem Patentgericht und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, sowie zur Stellung von Strafanträgen bevollmächtigt ist. Der Beginn der Teilnahme im obigen Sinn besteht in der Vornahme der Verfahrenshandlung, die das jeweilige Verfahren – hier das Beschwerdeverfahren – in Gang setzt (Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 25 Rn. 21), im vorliegenden Fall also mit der Einreichung der Beschwerde. Die Bestellung des Inlandsvertreters erfolgt regelmäßig durch Vorlage einer schriftlichen Vollmachtsurkunde im Original, deren Mindestumfang sich aus § 25 Abs. 1 PatG ergibt (Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 31).

Die notwendige Bestellung eines Inlandsvertreters gemäß § 25 Abs. 1 PatG ist eine zwingende Verfahrensvoraussetzung für den sachlichen Fortgang des anhängigen Verfahrens (BGH BlPMZ 69, 246 – Inlandsvertreter; Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 41). Die ohne Vertreterbestellung vorgenommenen Handlungen sind nicht unwirksam, sondern mit einem (behebbaren) Mangel behaftet. Die Bestellung muss aber spätestens bis zum Erlass der Entscheidung in der Sache nachgeholt werden (vgl. Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 25 Rn. 24). Wird der Mangel des fehlenden Inlandsvertreters im patentamtlichen Verfahren trotz Aufforderung bis zur Sachentscheidung nicht behoben, führt dies zur Zurückweisung der Anmeldung (in einseitigen Verfahren) bzw. zur Verwerfung des Einspruchs als unzulässig (in zweiseitigen Verfahren). Eine eingelegte Beschwerde ist als unzulässig zu verwerfen (BPatG, Beschluss vom 20. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11; BPatG, Beschluss vom 27. Oktober 2011 – 21 W (pat) 6/07; BPatG, Beschluss vom 16. November 2010 – 21 W (pat) 10/08; BPatG, Beschluss vom 8. Oktober 2014 –29 W (pat) 542/12 [Markenbeschwerde]; Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 42; Benkard, a. a. O., § 25 Rn. 29).

Eine allgemeine Prozessvollmacht, die lediglich zur Vertretung vor dem Bundespatentgericht ermächtigt, umfasst die Bestellung zum Inlandsvertreter nicht (vgl. BPatG, Beschluss vom 20. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11; BPatG, Beschluss vom 16. November 2010 – 21 W (pat) 10/08; Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 31).

Von dem Nachweis einer Inlands-Vertretervollmacht kann auch dann nicht abgesehen werden, wenn als Bevollmächtigter ein Patent- oder Rechtsanwalt auftritt. Zwar wird vom 23. Senat des Bundespatentgerichts die Meinung vertreten, dass der in § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG zum Ausdruck kommende Rechtsgedanke, wonach die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nicht erforderlich ist, wenn als Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt oder Patentanwalt auftritt, und weder Anhaltspunkte für einen Mangel der Vollmacht erkennbar sind, noch ein solcher gerügt wurde, auch anwendbar sei, wenn es gemäß § 25 PatG eines Inlandsvertreters bedürfe und vor dem Bundespatentgericht ein Rechts- oder Patentanwalt als Bevollmächtigter auftrete (BPatG, Beschluss vom 20. März 2014 - 23 W (pat) 9/10, BPatGE 54, 276, 278 = BlPMZ 2014, 367, 368 - Zickzackabtastpfad). Begründet wird die Entscheidung damit, dass § 25 Abs. 1 PatG in Bezug auf die Vorlage einer Vollmachtsurkunde keine Regelung treffe, die als lex specialis der allgemeinen Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG vorgehen könne, insbesondere finde sich in § 25 PatG keine Regelung, dass die Inlandsvertreter-Vollmacht schriftlich vorgelegt werden müsse; eine Vorschrift über den Nachweis der Vollmacht enthielten allein § 97 Abs. 5 und 6 PatG. Eine andere Rechtsauslegung würde auch zu einem Wertungswiderspruch in Bezug auf die im Wortlaut fast übereinstimmende Regelung des § 88 Abs. 2 ZPO führen, der § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG nachgebildet sei und wonach selbst dann die Vorlage einer schriftlichen Prozessvollmacht für einen Rechtsanwalt nicht erforderlich sei, wenn der Vertretene – etwa im Verfahren vor dem Landgericht – nicht postulationsfähig sei. Es sei nicht einzusehen, warum im Verfahren vor dem Bundespatentgericht strengere Voraussetzungen gelten sollten als im Zivilprozess mit Anwaltszwang (BPatG a. a. O.).

Dieser Ansicht kann sich der erkennende Senat nicht anschließen (wie auch schon in seinem Beschluss vom 20. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11).

Vielmehr ist nach der Rechtsprechung des Senats bei Erfordernis eines Inlandsvertreters nach § 25 Abs. 1 PatG auch dann eine entsprechende Inlandsvertreter-Vollmacht (im Original) vorzulegen, wenn ein Rechts- oder Patentanwalt am Verfahren beteiligt ist. Denn als in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu beachtende Verfahrensvoraussetzung unterliegt die Vollmacht i. S. d. § 25 Abs. 1 PatG nicht wie allgemeine Verfahrensvollmachten der eingeschränkten Prüfung nach § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG, vielmehr geht § 25 Abs. 1 PatG als lex specialis der allgemeineren Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG vor (vgl. Schulte a. a. O., § 97 Rn. 5; Busse/Baumgärtner, Patentgesetz, 7. Aufl., § 25 Rn. 28; BPatG, Beschluss vom 20. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11; BPatG, Beschluss vom 11. Januar 2011 – 21 W (pat) 1/07; BPatG, Beschluss vom 27. Oktober 2011 –21 W (pat) 6/07; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 8. Oktober 2014 - 29 W (pat) 542/12 [zu den gleichlautenden Vorschriften der § 96 Abs. 1, § 81 Abs. 6 MarkenG]); Engels/Morawek GRUR 2012, 674 und GRUR 2013, 550). Dies wird im Übrigen auch durch die Regelung in § 97 Abs. 1 Satz 2 PatG klargestellt, wonach § 25 PatG unberührt bleibt. Da der Hinweis auf § 25 PatG gleich zu Beginn des § 97 PatG erfolgt, wird deutlich, dass die Regelungen zum Inlandsvertreter von den weiteren Absätzen des § 97 PatG ebenfalls nicht berührt werden (BPatG, Beschluss vom 20. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11; BPatG, Beschluss vom 27. Oktober 2011 - 21 W (pat) 6/07).

Eine Anwendung des in § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG zum Ausdruck kommenden o. g. Rechtsgedankens verbietet sich nach Auffassung des Senats auch aufgrund der Wertung des Gesetzgebers, die aus der im Jahre 2001 vorgenommenen Neufassung des § 25 PatG hervorgeht (BPatG, Beschluss vom 20. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11). So lautete die relevante Regelung in § 25 PatG in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung:

„Wer im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann an einem in diesem Gesetz geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht nur teilnehmen und die Rechte aus einem Patent nur geltend machen, wenn er im Inland einen Patentanwalt oder einen Rechtsanwalt als Vertreter bestellt hat. Dieser ist im Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, zur Vertretung befugt; er kann auch Strafanträge stellen. …“.

Durch diese Formulierung konnte der – nach Auffassung des Gesetzgebers unzutreffende – Eindruck entstehen, dass ein Inlandsvertreter stets berechtigt sei, in allen genannten gerichtlichen Verfahren als Vertreter aufzutreten, mithin z. B. auch bei Verfahren, bei denen Vertretungszwang herrscht (vgl. Gesetzesbegründung in Bundestags-Drucksache 14/6203 vom 31. Mai 2001, Seite 61, rechte Spalte vorletzter Absatz). Die Befugnis zur Vertretung in Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, und zur Stellung von Strafanträgen wäre dann unmittelbar Ausfluss der Bevollmächtigung als solcher gewesen.

Durch Art. 7 Nr. 9 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656) wurde die Vorschrift des § 25 PatG dahingehend geändert, dass sie nun in der hier relevanten Passage lautet:

„(1) Wer im Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung hat, kann an einem in diesem Gesetz geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht nur teilnehmen und die Rechte aus einem Patent nur geltend machen, wenn er im Inland einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Vertreter bestellt hat, der zur Vertretung im Verfahren vor dem Patentamt, dem Patentgericht und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, sowie zur Stellung von Strafanträgen bevollmächtigt ist.“

Damit wurde klargestellt, dass es für die Wirksamkeit der Bestellung eines Inlandsvertreters auf den in § 25 Abs. 1 PatG konkret genannten Umfang der rechtsgeschäftlichen Vollmacht ankommt. An die Bevollmächtigung sind also - anders als bei der allgemeinen Prozessvollmacht vor dem Bundespatentgericht (§ 97 PatG) - besondere Anforderungen zu stellen. Aus diesem Grund muss die wirksame Bestellung als Inlandsvertreter durch Einreichung einer entsprechenden schriftlichen Vollmacht im Original nachgewiesen werden, auch wenn dies nicht unmittelbar aus § 25 PatG hervorgeht. Nur so kann das Bundespatentgericht bei Erforderlichkeit eines Inlandsvertreters auch feststellen, ob die zwingende Verfahrensvoraussetzung des § 25 Abs. 1 PatG erfüllt ist. Eine Anwendung des Rechtsgedankens des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG auf die Inlandsvertreter-Vollmacht würde zu dieser gesetzgeberischen Wertung im Widerspruch stehen und ist daher nach Ansicht des Senats abzulehnen (BPatG, Beschluss vom 20. Mai 2015 - 20 W (pat) 13/11).

2. Die Beschwerdeführerin und Einsprechende hat ihren Sitz in der Schweiz. Es wurde weder vorgetragen noch sind Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass sie im Inland eine Niederlassung i. S. d. § 21 ZPO hat. Demzufolge musste die Beschwerdeführerin im Inland einen Patent- oder Rechtsanwalt als Vertreter mit einer Vollmacht bestellen, die den Anforderungen des § 25 Abs. 1 PatG entspricht.

Der Beschwerdeführervertreter hat zwar im Termin zur mündlichen Verhandlung eine schriftliche Vollmachtsurkunde vom 7. Januar 2016 im Original vorgelegt, wonach die X… GmbH in R…, mehrere – namentlich im Einzelnen aufgeführte – Patentanwälte aus der Kanzlei S1… … in M1…, zu ihrem Inlandsvertreter im vorliegenden Verfahren vor dem Bundespatentgericht bestellt hat. Diese Vollmacht – sowie auch die für das patentamtliche Einspruchsverfahren vorgelegte Vollmacht vom 6. Oktober 2010 – ist für die X… unterschrieben von Herrn „B…, Patent Agent“. Weder aus dem vom Beschwerdegegnervertreter im Termin vorgelegten Internet-Auszug aus dem Handelsregister des Kantons Zürich betreffend die Firma X… … GmbH mit Sitz in R… vom 13. Januar 2016 – Firmennummer CHE-343.607.175 – noch aus dem vom Senat daraufhin recherchierten und im Termin überreichten aktuellen Internet-Auszug aus dem o. g. Register betreffend die Firma der Einsprechenden vom 18. Januar 2016 geht ein Herr B… als zeichnungsberechtigte Person hervor.

Zwar befindet sich auf den o. g. Internet-Auszügen am Ende jeweils der Hinweis, dass diese Internet-Information mangels Originalbeglaubigung keinerlei Rechtswirkung habe und ohne Gewähr erfolge. Dennoch kommt diesen Internet-Handelsregisterauszügen jedenfalls eine gewichtige Indizwirkung zu, die eine Zeichnungsberechtigung des Herrn B… für die Einsprechende ernsthaft in Frage stellt. Es oblag daher der Einsprechenden, eine Zeichnungs- bzw. Vertretungsberechtigung des Herrn B… substantiiert darzulegen und durch geeignete Unterlagen nachzuweisen (vgl. auch Schulte a. a. O., Einl. Rn. 444). Auf eine im Handelsregister eingetragene Zeichnungsberechtigung des Herrn B… hat sich der Bevollmächtigte der Einsprechenden auf Vorhalt der o. g. Unterlagen im Termin zur mündlichen Verhandlung aber nicht berufen, vielmehr hat er vorgetragen, dass Herr B… eine allgemeine (interne) Handlungsvollmacht habe. Unterlagen zum Nachweis dieser angeblichen Handlungsvollmacht bzw. einer wirksamen Vollmachtskette wurden jedoch nicht vorgelegt, auch seien die laut Internet-Handelsregisterauszug vom 18. Januar 2016 zeichnungsberechtigten Personen an diesem Tag nicht greifbar gewesen, so dass am Verhandlungstag keine weiteren Informationen hierzu eingeholt werden konnten.

Soweit der Bevollmächtigte der Einsprechenden die Vorlage des Internet-Handelsregisterauszugs vom 13. Januar 2016 durch den Beschwerdegegnervertreter im Termin zur mündlichen Verhandlung am 18. Januar 2016 als verspätet gerügt hat, geht diese Rüge ins Leere. Die Vorschriften der §§ 530, 296, 282 ZPO über die Zurückweisung verspäteten Vorbringens sind im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht nicht über die allgemeine Verweisungsnorm des § 99 Abs. 1 PatG anwendbar (vgl. Schulte, a. a. O., § 99 Rn. 6; Keukenschrijver/Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 99 Rn. 13 jeweils m. w. N.). Auch eine analoge Anwendung dieser Vorschriften scheidet aus, weil diese Bestimmungen auf dem Beibringungsgrundsatz beruhen und daher in den Verfahren mit Untersuchungsgrundsatz vor dem Bundespatentgericht nicht anwendbar sind; entsprechendes gilt für die Vorschriften der §§ 83 Abs. 4 und 117 PatG, da es sich um Ausnahmevorschriften für das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht bzw. das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof handelt (Schulte, a. a. O., Einl. Rn. 208).

Die Einsprechende, die bereits im Vorfeld des Verhandlungstermins vom Senat wiederholt auf die Notwendigkeit des Nachweises einer (wirksamen) Inlandsvertreter-Vollmacht hingewiesen worden war, hat im Termin zur mündlichen Verhandlung im Übrigen weder eine Schriftsatzfrist noch eine Vertagung im Hinblick auf das Vorbringen der Gegenseite betreffend die fehlende Zeichnungsberechtigung des Herrn B… und die hierzu überreichten Internet-Handelsregisterauszüge beantragt.

Der unterlassene Nachweis der Vertretungsberechtigung des Herrn … B… führt zu einem Mangel der nach § 25 PatG erforderlichen Inlandsvertreter-Vollmacht, so dass die Beschwerde der Einsprechenden gemäß § 79 Abs. 2 PatG als unzulässig zu verwerfen war.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kann vorliegend ferner dahingestellt bleiben, ob der elektronisch erstellte und signierte Beschluss des DPMA möglicherweise an Wirksamkeitsmängeln leidet (vgl. 20 W (pat) 28/12 vom 12. Mai 2014 u. a. im Hinblick auf das Erfordernis einer signierten Urschrift in der elektronischen Akte).

III.

Die Rechtsbeschwerde war zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen (§ 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG). Denn der erkennende Senat weicht aus o. g. Gründen – wie schon in seinem Beschluss vom 20. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11 – hinsichtlich der Frage der Anwendbarkeit der Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG auf eine Inlandsvertreter-Vollmacht nach § 25 Abs. 1 PatG von der Entscheidung des 23. Senats (Beschluss vom 20. März 2014 - Az. 23 W (pat) 9/10), in der dies bejaht wurde, ab. Eine höchstrichterliche Entscheidung des Bundesgerichtshofs hierzu liegt noch nicht vor. Die in dem o. g. Beschwerdeverfahren 20 W (pat) 13/11 aus dem gleichen Grund zugelassene Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt.