BGH 07.04.2011 - I ZR 56/09

Die Beklagte, die Deutsche Bahn AG, ist Inhaberin verschiedener Geschmacksmuster, die sie für Züge der Gattung Intercity-Express (ICE) benutzt.

Hierzu gehört das mit Priorität vom 20. Januar 1990 eingetragene und am 10. Januar 1991 bekanntgemachte deutsche Geschmacksmuster mit der Nummer M9000546-0001 (Aktenzeichen M9000546.5), das sie für den Zugtyp ICE 1 verwendet:

M9000546-0001 (ICE 1)

Weiterhin ist die Beklagte Inhaberin des mit Priorität vom 28. September 1995 eingetragenen und am 25. März 1996 bekanntgemachten deutschen Geschmacksmusters M9507884-0001 (Aktenzeichen M9507884.3) und des am 21. März 1996 eingetragenen internationalen Geschmacksmusters DM/035887, die sie für den Zugtyp ICE T benutzt:

M9507884-0001 (ICE T)

DM/035887 (ICE T)

Schließlich ist die Beklagte Inhaberin des mit Priorität vom 28. September 1995 eingetragenen und am 25. März 1996 bekanntgemachten deutschen Geschmacksmusters M9507883-0001 (Aktenzeichen M9507883.5) und des am 21. März 1996 eingetragenen internationalen Geschmacksmusters DM/035886, die sie für den Zugtyp ICE 3 verwendet:

M9507883-0001 (ICE 3)

DM/035886 (ICE 3)

Die Klägerin betreibt eine Einrichtung für angewandte Forschung, die sich mit Schienenfahrzeugtechnik befasst. Sie entwickelte für die Beklagte eine Radsatzprüfanlage für den Zugtyp ICE 1. Im Ausstellerkatalog der Fachmesse "InnoTrans 2004" warb sie für ihre Leistungen mit der nachfolgend abgebildeten Katalogseite, auf der ihr Leistungsspektrum und der aktuelle Forschungsbedarf in der Schienenfahrzeugtechnik dargestellt sind und der Triebwagen eines Zugs vom Typ ICE 3 abgebildet ist:

Die Beklagte wies die Klägerin mit Schreiben vom 4. Februar 2005 wegen dieser Abbildung des Zugs im Katalog unter Hinweis auf die Aktenzeichen M9507883.5 des Deutschen Patent- und Markenamtes sowie DM/035887 der Weltorganisation für geistiges Eigentum darauf hin, dass sie Inhaberin der den ICE 3 betreffenden Geschmacksmuster sei. Sie verlangte von der Klägerin den Nachweis einer Nutzungslizenz und erklärte, dass sie sich im Falle des Fehlens einer Lizenz ihre Inanspruchnahme auf Schadensersatz und Unterlassung vorbehalte. Mit Schreiben vom 2. März 2005 übersandte die Beklagte der Klägerin eine Lizenzvereinbarung mit der Aufforderung, diese zu unterzeichnen und zurückzusenden. In der Präambel dieser Vereinbarung heißt es, die Beklagte sei Inhaberin der Geschmacksmusterrechte an dem Design sämtlicher ICE-Züge. Gegenstand der Lizenzvereinbarung sollte nach § 1 der Lizenzvereinbarung die Einräumung des einmaligen Nutzungsrechts an dem Abbild des ICE 3 im Ausstellerkatalog der "InnoTrans 2004" gegen eine Gebühr von 750 € zuzüglich Mehrwertsteuer sein. Mit einem weiteren Schreiben vom 14. April 2005 erläuterte die Beklagte ihr Verlangen dahin, dass es sich bei dieser Summe um eine Schadensersatzforderung handele, weil die Klägerin Bildmaterial des ICE 3/ICE T veröffentlicht habe.

Die Klägerin beansprucht die Feststellung, dass der Beklagten aus der Abbildung des Zugs der Baureihe ICE 3 in ihrer Präsentation im Ausstellerkatalog der Messe "InnoTrans 2004" weder Unterlassungs- noch Schadensersatzansprüche aus den beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Geschmacksmustern M9000546.5, M9507883.5 und M9507884.3 sowie den bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum eingetragenen Geschmacksmustern DM/035887 und DM/035886 zustehen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

A. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klage sei unzulässig, soweit sie sich auf die den ICE 1 und ICE T betreffenden Geschmacksmuster M9000546.5, M9507884.3 und DM/035887 beziehe. Insoweit fehle es an dem nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderlichen Feststellungsinteresse, weil die Beklagte sich keiner Ansprüche gegenüber der Klägerin berühmt habe. Im Übrigen sei die Klage unbegründet. Die Beklagte könne von der Klägerin wegen der Abbildung des ICE 3 im Messekatalog gemäß § 42 Abs. 1 Satz 1 Fall 2, Abs. 2 Satz 1 GeschmMG Unterlassung und Schadensersatz verlangen. Dazu hat das Berufungsgericht ausgeführt:

Mit der Abbildung des ICE 3 im Messekatalog habe die Klägerin die den ICE 3 betreffenden Geschmacksmuster M9507883.5 und DM/035886 der Beklagten entgegen § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG benutzt. Sie habe deren wesentliche ästhetische Merkmale übernommen, auch wenn der Zug aus einer anderen Perspektive dargestellt sei.

Die Abbildung sei nicht vom Zitierrecht des § 40 Nr. 3 GeschmMG gedeckt. Sie stelle bereits keine Zitierung dar. Es bestehe kein sachlicher Zusammenhang zwischen dem abgebildeten ICE 3 und der dargestellten Dienstleistung der Klägerin. Es fehle auch die erforderliche Quellenangabe. Es könne offenbleiben, ob eine Quellenangabe bei allgemeiner Bekanntheit der Herkunft entbehrlich sei; denn es sei im vorliegenden Fall nicht offenkundig, wer Entwerfer und Hersteller oder Schutzrechtsinhaber des Geschmacksmusters sei. Die Abbildung sei auch nicht mit den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs vereinbar. Sie erwecke den irreführenden Eindruck, die Klägerin erbringe Dienstleistungen für den abgebildeten ICE 3.

Die Benutzung der Geschmacksmuster sei nicht in entsprechender Anwendung der markenrechtlichen Schrankenregelung des § 23 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt. Es bestehe keine planwidrige Regelungslücke und wohl auch keine vergleichbare Interessenlage. Auch begegne eine Übertragung von Schrankenregelungen des Markenrechts auf das Geschmacksmusterrecht grundsätzlichen Bedenken. Jedenfalls seien die Voraussetzungen des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht erfüllt. Die Abbildung des ICE 3 im Katalog sei zur Information über die Dienstleistungen der Klägerin nicht notwendig gewesen und habe zudem gegen die guten Sitten verstoßen, weil sie den irreführenden Eindruck erweckt habe, die Klägerin sei an der Entwicklung des ICE 3 beteiligt gewesen.

B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat teilweise Erfolg. Das Berufungsgericht hat zwar rechtsfehlerfrei angenommen, dass die Feststellungsklage unzulässig ist, soweit sie sich auf das für den ICE 1 verwendete Geschmacksmuster M9000546.5 und die für den ICE T benutzten Geschmacksmuster M9507884.3 und DM/035887 bezieht (dazu I). Die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht die Begründetheit der Feststellungsklage hinsichtlich der für den ICE 3 benutzten Geschmacksmuster M9507883-0001 und DM/036886 verneint hat, halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung jedoch nicht stand (dazu II).

I. Die Feststellungsklage ist wegen Fehlens des erforderlichen Feststellungsinteresses unzulässig, soweit sie sich auf das für den ICE 1 verwendete Geschmacksmuster M9000546.5 und die für den ICE T benutzten Geschmacksmuster M9507884.3 und DM/035887 bezieht.

1. Das rechtliche Interesse im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO an der alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses ist Sachurteilsvoraussetzung und daher in jeder Lage des Verfahrens - auch in der Revisionsinstanz - von Amts wegen zu prüfen (BGH, Urteil vom 8. Juli 1955 - I ZR 203/51, BGHZ 18, 98, 105 f.; Urteil vom 11. Januar 2007 - I ZR 87/04, GRUR 2007, 805 Rn. 6 = WRP 2007, 1085 - Irreführender Kontoauszug). Für die - hier vorliegende - negative Feststellungsklage ist das erforderliche Feststellungsinteresse gegeben, wenn sie zur Abwehr einer Abmahnung oder sonstigen Rechtsberühmung wegen einer Verletzung immaterieller Schutzrechte erhoben ist. Die Klägerin kann dann grundsätzlich gerichtlich feststellen lassen, dass die Rechtsberühmung zu Unrecht erfolgt ist und die behaupteten Ansprüche nicht bestehen (vgl. BGH, Urteil vom 12. Juli 1995 - I ZR 124/93, juris Rn. 29; Urteil vom 23. November 2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 243 = WRP 2001, 160 - Classe E, jeweils mwN).

2. Das Berufungsgericht hat das Feststellungsinteresse mit Recht nicht einheitlich für alle Schutzrechte, sondern getrennt für jedes einzelne Schutzrecht geprüft. Wird ein Anspruch auf mehrere Schutzrechte gestützt, begründet jedes Schutzrecht einen eigenen Streitgegenstand (vgl. BGH, Beschluss vom 24. März 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 521 Rn. 3 = WRP 2011, 878 - TÜV [zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt]; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Auflage, § 14 MarkenG Rn. 698). Das Feststellungsinteresse ist für jeden einzelnen Streitgegenstand gesondert zu beurteilen.

3. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass der Feststellungsklage das Feststellungsinteresse fehlt, soweit sie sich auf das für den ICE 1 verwendete Geschmacksmuster M9000546.5 und die für den ICE T benutzten Geschmacksmuster M9507884.3 und DM/035887 bezieht, weil die Beklagte sich in der vorgerichtlichen Korrespondenz mit der Klägerin keiner Ansprüche wegen einer Verletzung dieser Geschmacksmuster berühmt hat.

a) Das Berufungsgericht hat angenommen, im ersten Anschreiben vom 4. Februar 2005 gehe es allein um die Abbildung des ICE 3 im Katalog; in diesem Schreiben seien nur die Geschmacksmuster des ICE 3 genannt. Das Schreiben vom 2. März 2005 nenne in der Betreffzeile zwar eine "Abbildung des ICE 3/ICE T" und weise im letzten Absatz allgemein darauf hin, dass für jegliche Nutzung von ICE-3/ICE-T-Bildern vorab eine Freigabe einzuholen sei; der Fließtext nehme jedoch allein auf die Abbildung des ICE 3 im Katalog Bezug. Die Präambel des mit diesem Schreiben übermittelten Lizenzvertrags erwähne nur deshalb alle Geschmacksmuster, weil es sich um einen Standardvertrag handele; maßgeblich sei, dass in dem auf den Einzelfall angepassten § 1 des Lizenzvertrages als Vertragsgegenstand allein die einmalige Nutzung der Abbildung des ICE-3-Bildes im Messekatalog 2004 genannt sei. Im Schreiben vom 14. April 2005 sei zwar auch von der Abbildung des ICE 3/ICE T und der Nutzung von ICE-3/ICE-T-Bildmaterial die Rede; das Schreiben nehme jedoch auf die Vorkorrespondenz und den Lizenzvertrag Bezug und umreiße nur noch einmal den Sachverhalt, wobei es weiterhin allein um die Abbildung des ICE 3 gehe.

b) Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision stand. Das Berufungsgericht hat die einzelnen Erklärungen, mit denen die Beklagte gegenüber der Klägerin ihre Ansprüche geltend gemacht hat, umfassend gewürdigt. Es hat dabei keine Denkgesetze oder Erfahrungssätze missachtet und auch keine gesetzlichen Auslegungsregeln oder anerkannten Auslegungsgrundsätze oder Verfahrensvorschriften verletzt. Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht berücksichtigt, dass die vorgerichtlichen Erklärungen der Beklagten aus der objektiven Sicht der Klägerin als Empfänger dieser Erklärungen auszulegen sind. Mit ihrer abweichenden Beurteilung versucht die Revision lediglich, die Beurteilung des Berufungsgerichts durch ihre eigene zu ersetzen, ohne dabei einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts darzutun. Damit kann sie in der Revisionsinstanz keinen Erfolg haben.

Insbesondere macht die Revision vergeblich geltend, für die Klägerin als Empfängerin des Angebots auf Abschluss eines Lizenzvertrages sei nicht ersichtlich gewesen, dass sich unter den in der Präambel des Lizenzvertrages bezeichneten Geschmacksmustern solche befunden hätten, die andere Züge als den ICE 3 betroffen hätten. Es kommt nicht darauf an, ob die Klägerin erkennen konnte, dass die in der Präambel genannten Geschmacksmuster M9507884.3 und M9000546.5 sowie DM/035887 - anders als die dort angeführten Geschmacksmuster M9507883.5 und DM/035886 - nicht für den ICE 3, sondern für den ICE 1 und den ICE T benutzt werden. Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts war für die Klägerin mit Blick auf die Regelung des Vertragsgegenstandes in § 1 des Lizenzvertrages und die Vorkorrespondenz der Parteien deutlich erkennbar, dass die Beklagte sie nicht aus sämtlichen in der Präambel des Standardvertrags aufgeführten Geschmacksmustern, sondern allein aus den Geschmacksmustern in Anspruch nahm, die sie für den ICE 3 verwendet. Bereits in ihrem ersten Schreiben hatte die Beklagte die Klägerin unmissverständlich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die Geschmacksmuster M9507883.5 und DM/035886 handelt.

II. Die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht die Begründetheit der Feststellungsklage hinsichtlich der für den ICE 3 benutzten Geschmacksmuster M9507883-0001 und DM/036886 verneint hat, halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung dagegen nicht stand. Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen nicht seine Beurteilung, die von der Beklagten behaupteten Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz aus § 42 Abs. 1 Satz 1 Fall 2, Abs. 2 Satz 1 GeschmMG seien begründet, weil die Klägerin mit der beanstandeten Abbildung des ICE 3 ihre Geschmacksmuster M9507883-0001 und DM/036886 verletzt habe.

1. Die im Streitfall maßgeblichen Regelungen des Geschmacksmustergesetzes sind nicht nur auf das deutsche Geschmacksmuster M9507883-0001, sondern auch auf das internationale Geschmacksmuster DM/036886 anwendbar. Dieses ist aufgrund des Haager Abkommens über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle vom 6. November 1925 (Haager Abkommen) registriert. Nach dem am 13. Februar 2010 in Kraft getretenen § 66 GeschmMG ist das Geschmacksmustergesetz grundsätzlich auf Eintragungen oder Registrierungen gewerblicher Muster und Modelle nach dem Haager Abkommen, deren Schutz sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bezieht, entsprechend anzuwenden. Für die Zeit vor dem Inkrafttreten des § 66 GeschmMG ergab sich diese Rechtsfolge aus Art. 7 Abs. 1 Haager Abkommen vom 28. November 1960 (BGBl. 1962 II S. 774; vgl. BGH, Urteil vom 26. Oktober 1966 - Ib ZR 140/64, GRUR 1967, 533, 535 - Myoplastic zu Art. 4 Abs. 2 Satz 2 Haager Abkommen, Londoner Fassung; Urteil vom 24. März 2011 - I ZR 211/08 Rn. 25 - Schreibgeräte). Danach sind die im Streitfall maßgeblichen Bestimmungen des Geschmacksmustergesetzes über Schutzvoraussetzungen, Schutzwirkungen und Schutzbeschränkungen sowie Rechtsverletzungen auf das international registrierte Geschmacksmuster entsprechend anwendbar (vgl. Eichmann in Eichmann/von Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, 4. Aufl., § 66 Rn. 6).

2. Die für den ICE 3 verwendeten Muster M9507883-0001 und DM/035886 sind als Geschmacksmuster geschützt.

a) Die Schutzfähigkeit des mit Priorität vom 28. September 1995 eingetragenen deutsche Geschmacksmusters M9507883-0001 und des am 21. März 1996 eingetragenen internationalen Geschmacksmusters DM/035886 ist nach dem Geschmacksmustergesetz in seiner vor dem Inkrafttreten des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I, S. 390) am 1. Juni 2004 geltenden Fassung zu beurteilen. Auf Geschmacksmuster, die vor dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, finden nach § 72 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG weiterhin die für sie zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit Anwendung (vgl. BGH, Urteil vom 24. März 2005 - I ZR 131/02, GRUR 2005, 600, 603 = WRP 2005, 878 - Handtuchklemmen; Urteil vom 28. Mai 2009 - I ZR 124/06, GRUR 2010, 80 Rn. 48 = WRP 2010, 94 - LIKEaBIKE).

b) Die Klägerin hat den Geschmacksmusterschutz der in Rede stehenden Muster nach den von der Revision unbeanstandet gebliebenen Feststellungen des Berufungsgerichts nicht in Frage gestellt. Es ist deshalb davon auszugehen, dass diese Muster im Sinne des § 1 GeschmMG aF musterfähig (vgl. BGH, Urteil vom 10. Januar 2008 - I ZR 67/05, GRUR 2008, 790 Rn. 17 = WRP 2008, 1234 - Baugruppe, mwN) sowie im Sinne des § 1 Abs. 2 GeschmMG aF neu und eigentümlich (vgl. BGH GRUR 2008, 790 Rn. 22 - Baugruppe, mwN) sind.

3. Die Revision wendet sich aber mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die von der Beklagten behaupteten Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz wegen der Abbildung des ICE 3 im Messekatalog seien nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Fall 2, Abs. 2 Satz 1 GeschmMG begründet.

a) Die Frage, ob die von der Beklagten behaupteten Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz wegen einer Verletzung des mit Priorität vom 28. September 1995 eingetragenen deutschen Geschmacksmusters M9507883-0001 und des am 21. März 1996 eingetragenen internationalen Geschmacksmusters DM/035886 begründet sind, ist nach den Bestimmungen der §§ 38, 42 des Geschmacksmustergesetzes in der Fassung des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I, S. 390) zu beantworten. Das Geschmacksmustergesetz findet in dieser Fassung auch auf vor seinem Inkrafttreten angemeldete oder eingetragene Geschmacksmuster Anwendung, soweit sich - wie hier - nicht aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 etwas anderes ergibt (vgl. BGH, GRUR 2008, 790 Rn. 32 - Baugruppe; GRUR 2010, 80 Rn. 47 - LIKEaBIKE).

b) Wer entgegen § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG ein Geschmacksmuster benutzt (Verletzer) kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten (Verletzten) bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung (§ 42 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 GeschmMG) und bei vorsätzlichem oder fahrlässigem Handeln auf Schadensersatz (§ 42 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG) in Anspruch genommen werden. Gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG gewährt das Geschmacksmuster seinem Rechtsinhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen.

c) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Abbildung eines Musters in einem Katalog grundsätzlich zu den Benutzungshandlungen gehört, die nach § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG ausschließlich dem Rechtsinhaber vorbehalten sind.

Eine Benutzung schließt nach § 38 Abs. 1 Satz 2 GeschmMG insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr, den Gebrauch eines Erzeugnisses, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, und den Besitz eines solchen Erzeugnisses zu den genannten Zwecken ein. Die Abbildung eines Erzeugnisses, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, ist zwar in dieser - lediglich beispielhaften - Aufzählung von Benutzungshandlungen nicht erwähnt. Jedoch folgt aus dem Umstand, dass die Schrankenregelung des § 40 Nr. 3 GeschmMG ausnahmsweise die Wiedergabe eines Geschmacksmusters erlaubt, dass sich das ausschließliche Benutzungsrecht des Rechtsinhabers nach § 38 Abs. 1 GeschmMG grundsätzlich auf die Wiedergabe eines solchen Erzeugnisses erstreckt (vgl. Eichmann in Eichmann/von Falckenstein aaO § 38 Rn. 44). Die Abbildung - wie hier in einem Katalog - stellt eine (zweidimensionale) Wiedergabe im Sinne des § 40 Nr. 3 GeschmMG dar.

d) Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, die Klägerin habe mit der Abbildung im Messekatalog das Geschmacksmuster der Beklagten am ICE 3 wiedergegeben. Diese Abbildung stelle die wesentlichen ästhetischen Merkmale des Geschmacksmusters wie die Linienführung des Triebkopfes, der Fenster und des seitlichen Streifens dar. Es komme nicht darauf an, dass diese Darstellung aus einer veränderten Perspektive, also aus einem anderen Winkel erfolge. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Für die Frage der Verletzung der eingetragenen Geschmacksmuster kommt es zwar grundsätzlich nicht auf die geänderte Perspektive der beanstandeten Abbildung an. Der Schutz aus dem Geschmacksmusterrecht ist nicht auf die in der Anmeldung wiedergegebene Abbildung des Musters beschränkt. Der Schutz wird gemäß § 37 Abs. 1 GeschmMG vielmehr für die in der Anmeldung sichtbar wiedergegebenen Merkmale der Erscheinungsform eines Geschmacksmusters begründet.

Die Revision rügt jedoch mit Recht, dass das Berufungsgericht nicht den Gesamteindruck der beanstandeten Abbildung und der eingetragenen Geschmacksmuster bestimmt hat, sondern ohne nähere Prüfung davon ausgegangen ist, dass die beanstandete Abbildung die beiden den ICE 3 betreffenden Geschmacksmuster verletzt. Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ist es der Klägerin nicht verwehrt, diese Rüge zu erheben, obwohl sie die entsprechende Beurteilung des Landgerichts in der Berufungsinstanz nicht mehr in Frage gestellt hat. Bei der Frage, ob eine Geschmacksmusterverletzung vorliegt, handelt es sich um eine Rechtsfrage, die von den Parteien nicht unstreitig gestellt werden kann, sondern vom Gericht in jeder Lage des Verfahrens zu prüfen ist.

aa) Der Schutz aus einem Geschmacksmuster erstreckt sich gemäß § 38 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG auf jedes Muster, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt. Die Prüfung, ob ein beanstandetes Muster ein geschütztes Muster verletzt, erfordert daher, dass der Schutzumfang des geschützten Musters bestimmt und der Gesamteindruck beider Muster ermittelt und verglichen wird (vgl. Eichmann in Eichmann/von Falckenstein aaO § 38 Rn. 16 f.).

Bei der Beurteilung des Schutzumfangs ist gemäß § 38 Abs. 2 Satz 2 GeschmMG der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Musters zu berücksichtigen. Dabei besteht zwischen dem Gestaltungsspielraum des Entwerfers und dem Schutzumfang des Musters eine Wechselwirkung. Eine hohe Musterdichte und damit ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers führen zu einem engen Schutzumfang des Musters mit der Folge, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen können. Dagegen führen eine geringe Musterdichte und damit ein großer Gestaltungsspielraum des Entwerfers zu einem weiten Schutzumfang des Musters, so dass selbst größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken. Der Schutzumfang hängt demnach maßgeblich vom Abstand des Musters zum vorbekannten Formenschatz ab (vgl. zu Art. 10 GGV BGH, Urteil vom 19. Mai 2010 - I ZR 71/08, GRUR 2011, 142 Rn. 17 = WRP 2011, 100 - Untersetzer).

Zur Beurteilung, ob das angegriffene Muster beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck als das eingetragene Muster erweckt, sind zunächst der Gesamteindruck des angegriffenen Musters und der Gesamteindruck des eingetragenen Musters zu ermitteln. Sodann ist zu prüfen, ob der Gesamteindruck des angegriffenen Musters mit dem Gesamteindruck des eingetragenen Musters übereinstimmt. Dabei sind nicht nur die Übereinstimmungen, sondern auch die Unterschiede der Muster zu berücksichtigen (vgl. zu Art. 10 GGV BGH, GRUR 2011, 142 Rn. 20 - Untersetzer).

bb) Das Berufungsgericht hat weder den Schutzumfang der eingetragenen Geschmacksmuster bestimmt noch den Gesamteindruck der eingetragenen Geschmacksmuster einerseits und der beanstandeten Abbildung andererseits ermittelt und verglichen. Es hat lediglich festgestellt, die Abbildung stelle die wesentlichen ästhetischen Merkmale des Geschmacksmusters wie die Linienführung des Triebkopfes, der Fenster und des seitlichen Streifens dar. Es hat damit allein auf Übereinstimmungen der Muster abgestellt, ohne auch Unterschiede der Muster in seine Betrachtung einzubeziehen. Seine Annahme, die beanstandete Abbildung verletze die eingetragenen Geschmacksmuster, entbehrt daher einer hinreichenden tatsächlichen Grundlage.

Die Revision macht zutreffend geltend, dass schon nicht ohne Weiteres von einem übereinstimmenden ästhetischen Gesamteindruck der beiden eingetragenen Geschmacksmuster ausgegangen werden kann. Während beim deutschen Muster M9507883-0001 ein eher kompakter durch abgerundete Formen geprägter Gesamteindruck entsteht, ist der Gesamteindruck des internationalen Musters DM/035886 durch mehrfache Untergliederungen und entsprechende Absätze bestimmt. So führen die verwendeten Streifen und Falze zu einer Segmentierung, die durch die sichtbaren Drehgestelle samt Rädern noch betont wird. Im Übrigen sind beide Muster von der besonders ausgebildeten Frontscheibe geprägt.

Bei der beanstandeten Abbildung, die nur in einer schlechten Kopie zu den Gerichtsakten gereicht worden ist, ist dagegen keine Frontscheibe zu sehen. Die nicht unterteilte seitliche Fensterfront weist eine andere Form und damit eine andere Ästhetik auf als die Fensterfront der eingetragenen Geschmacksmuster. Die beanstandete Abbildung trägt anders als die eingetragenen Geschmacksmuster die markante Beschriftung "ICE". Bei der beanstandeten Abbildung ist der hell gehaltene obere Teil des Triebkopfes deutlich von dem dunkel gehaltenen unteren Teil abgesetzt; beide Teile sind durch eine Art hellen Wulst verbunden. Eine solche Aufteilung findet sich bei den eingetragenen Geschmacksmustern nicht.

C. Danach ist auf die Revision der Klägerin das Berufungsurteil unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als hinsichtlich der Geschmacksmuster M9507883-0001 und DM/035886 zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist. Im Umfang der Aufhebung ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, weil sie nicht zur Entscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). Die Feststellungsklage ist jedenfalls nicht deshalb begründet, weil ein Eingriff in die Geschmacksmuster gerechtfertigt wäre. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die beanstandete Abbildung nicht von der Zitierfreiheit nach § 40 Nr. 3 Fall 1 GeschmMG gedeckt ist (dazu 1) und die Klägerin sich auch nicht mit Erfolg auf eine entsprechende Anwendung der markenrechtlichen Schrankenregelung des § 23 Nr. 3 MarkenG (dazu 2) oder eine Gestattung der Beklagten (dazu 3) berufen kann.

1. Nach § 40 Nr. 3 GeschmMG können Rechte aus einem Geschmacksmuster nicht gegenüber Wiedergaben zum Zwecke der Zitierung oder der Lehre geltend gemacht werden, vorausgesetzt, solche Wiedergaben sind mit den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs vereinbar, beeinträchtigen die normale Verwertung des Geschmacksmusters nicht über Gebühr und geben die Quelle an.

Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass diese Schrankenregelung nicht eingreift, weil die beanstandete Abbildung im Ausstellerkatalog nicht - was hier allein in Betracht kommt - "zum Zwecke der Zitierung" erfolgte. Es kann daher dahinstehen, ob die Voraussetzungen dieser Bestimmung - wie das Berufungsgericht weiter angenommen hat - auch deshalb nicht vorliegen, weil keine Quelle angegeben ist und die Abbildung den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs widerspricht.

a) Es kommt nicht darauf an, ob der Begriff "Zitierung" in § 40 Nr. 3 GeschmMG im Sinne von "Veranschaulichen" zu verstehen ist, weil ein Muster, anders als ein Text, kaum zitiert werden kann (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Geschmacksmusterreformgesetzes BT-Drucks. 15/1075, S. 53; dagegen Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2. Aufl., Art. 20 Rn. 13). Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass eine "Wiedergabe zum Zwecke der Zitierung" - ebenso wie eine Nutzung zum Zweck des Zitats nach § 51 UrhG - jedenfalls voraussetzt, dass die Wiedergabe des Musters als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für eigene Ausführungen des Zitierenden dient und daher erfordert, dass eine innere Verbindung zwischen dem wiedergegebenen Muster und eigenen Gedanken des Zitierenden hergestellt wird.

aa) Entgegen der Ansicht der Revision bestehen keine Bedenken, zur Auslegung des Begriffs "zum Zwecke der Zitierung" in § 40 Nr. 3 GeschmMG auf die Auslegung zurückzugreifen, die der Begriff "zum Zweck des Zitats" in § 51 UrhG erfahren hat (vgl. Ruhl aaO Art. 20 Rn. 14). Beide Schrankenregelungen dienen gleichermaßen dem Ziel, die geistige Auseinandersetzung mit fremden Gedanken bzw. schöpferischen Leistungen zu erleichtern (vgl. zum Urheberrecht BGH, Urteil vom 30. Juni 1994 - I ZR 32/92, BGHZ 126, 313, 320 - Museums-Katalog; Urteil vom 29. April 2010 - I ZR 69/08, BGHZ 185, 291 Rn. 26 - Vorschaubilder; Urteil vom 5. Oktober 2010 - I ZR 127/09, GRUR 2011, 415 Rn. 22 = WRP 2011, 609 - Kunstausstellung im Online-Archiv). Die allgemeinen Anforderungen an die Zulässigkeit eines Zitats sind mit Blick auf diesen Zweck dieselben. Zudem ist das aus dem Urheberrecht bekannte Bildzitat (vgl. BGHZ 126, 313, 320 - Museums-Katalog; Schricker/Spindler in Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., § 51 UrhG Rn. 45 mwN) mit der von § 40 Nr. 3 Fall 1 GeschmMG erfassten bildlichen Wiedergabe eines Musters vergleichbar (vgl. Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 40 GeschmMG Rn. 1, Art. 20 GGV Rn. 4).

bb) Ein Zitat ist nach § 51 UrhG nur zulässig, wenn eine innere Verbindung zwischen dem verwendeten fremden Werk und eigenen Gedanken des Zitierenden hergestellt wird und das Zitat als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für selbständige Ausführungen des Zitierenden dient (BGH, Urteil vom 20. Dezember 2007 - I ZR 42/05, BGHZ 175, 135 Rn. 42 - TV-Total; BGHZ 185, 291 Rn. 26 - Vorschaubilder; BGH, GRUR 2011, 415 Rn. 22 - Kunstausstellung im Online-Archiv). Dementsprechend setzt auch die Zulässigkeit einer Zitierung im Sinne des § 40 Nr. 3 GeschmMG eine innere Verbindung zwischen dem wiedergegebenen Muster und eigenen Gedanken des Zitierenden voraus und muss die Wiedergabe des Musters als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für eigene Ausführungen des Zitierenden dienen (vgl. Ruhl aaO Art. 20 Rn. 14; Eichmann in Eichmann/von Falckenstein aaO § 40 Rn. 5; Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 40 GeschmMG Rn. 1, Art. 20 GGV Rn. 4).

b) Zwischen der schriftlichen Darstellung des Leistungsangebots der Klägerin und der beanstandeten Abbildung eines ICE 3 besteht keine solche innere Verbindung.

Dabei kommt es nicht darauf an, ob die beanstandete Abbildung - wie das Berufungsgericht angenommen hat - bei den angesprochenen Verkehrskreisen den Eindruck erweckt, die Klägerin erbringe die von ihr beworbenen Dienstleistungen konkret in Bezug auf den abgebildeten Zug des Typs ICE 3, oder ob sie - wie die Revision geltend macht - deutlich macht, das Leistungsspektrum der Klägerin in der Schienenfahrzeugtechnik erstrecke sich ganz allgemein auf den Einsatz bei modernen Hochgeschwindigkeitszügen. In beiden Fällen dient die Abbildung nicht der geistigen Auseinandersetzung, sondern - wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat - ausschließlich Marketinginteressen der Klägerin. Die Klägerin verwendet die Abbildung nicht zu dem Zweck, damit eigene Ausführungen zu belegen, sondern allein zu dem Zweck, damit für ihr Leistungsangebot zu werben.

Die Klägerin kann sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sie für die Beklagte eine Radsatzprüfanlage für den Zugtyp ICE 1 entwickelt und in der Darstellung ihres Leistungsspektrums im Ausstellerkatalog als Projektbeispiel unter anderem die Radsatzprüfung aufgeführt hat. Die Klägerin hat keine Ausführungen zur Radsatzprüfung gemacht, die durch die Abbildung des Zuges veranschaulicht werden könnten. Sie hat die in der Darstellung ihres Leistungsspektrums genannte Radsatzprüfanlage zudem nicht für den ICE 3, sondern für den ICE 1 entwickelt. Es besteht deshalb keine innere Verbindung zwischen dem abgebildeten Zug und dem dargestellten Leistungsspektrum.

Die Klägerin weist ferner vergeblich darauf hin, dass sie im Ausstellerkatalog den Forschungsbedarf dargestellt hat. Allein der Umstand, dass sie ihre Forschungsleistungen künftig auch für den ICE 3 erbringen könnte, berechtigt die Klägerin nicht, für ihr Leistungsangebot unter Berufung auf das Zitatrecht mit der Abbildung eines ICE 3 zu werben, für den sie bislang noch keine Leistungen erbracht hat.

2. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass die Klägerin sich nicht mit Erfolg auf die markenrechtliche Schrankenregelung des § 23 Nr. 3 MarkenG berufen kann.

a) Nach dieser Bestimmung hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt.

b) Es kann offenbleiben, ob eine entsprechende Anwendung markenrechtlicher Schrankenregelungen im Geschmacksmusterrecht überhaupt in Betracht kommt (vgl. zur entsprechenden Anwendung von Schranken des Urheberrechts im Geschmacksmusterrecht ablehnend Eichmann in Eichmann/von Falckenstein aaO § 38 Rn. 32, befürwortend Schulze in FS Ullmann, 2006, S. 93 ff.). Selbst wenn die Bestimmung des § 23 Nr. 3 MarkenG entsprechend anwendbar wäre, lägen ihre Voraussetzungen im Streitfall nicht vor. Eine Benutzung der Muster der Beklagten durch die Klägerin als Hinweis auf die Bestimmung seiner Dienstleistung wäre jedenfalls - wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat - nicht notwendig gewesen. Es kann daher dahinstehen, ob eine solche Benutzung auch gegen die guten Sitten verstoßen hätte, weil die Abbildung - wie das Berufungsgericht weiter angenommen hat - den irreführenden Eindruck erweckte, die Klägerin sei an der Entwicklung des ICE 3 beteiligt gewesen.

aa) Die Benutzung einer Marke durch einen Dritten, der nicht deren Inhaber ist, ist als Hinweis auf die Bestimmung einer von diesem Dritten vertriebenen Ware oder erbrachten Dienstleistung notwendig, wenn eine solche Benutzung praktisch das einzige Mittel darstellt, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware oder Dienstleistung zu erhalten (vgl. EuGH, Urteil vom 17. März 2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Rn. 39 - Gillette; vgl. auch BGH, Urteil vom 15. Juli 2004 - I ZR 37/01, GRUR 2005, 163, 164 = WRP 2005, 219 - Aluminiumräder).

bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Abbildung des ICE 3 im Ausstellerkatalog sei nicht in diesem Sinne notwendig gewesen, um auf die Bestimmung der Dienstleistungen der Klägerin hinzuweisen. Die Klägerin hätte ihre Forschungen im Bereich des Schienenverkehrs auch anders darstellen können.

Die Revision macht vergeblich geltend, wer einen bildlichen Bezug zu Hochgeschwindigkeitszügen herstellen wolle, sei auf die Abbildung eines ICE der Beklagten angewiesen, weil diese jedenfalls im Inland ein Monopol für Hochgeschwindigkeitszüge besitze. Es ist bereits nicht ersichtlich, dass die Klägerin darauf angewiesen war, auf ihre Dienstleistungen mit der Abbildung eines Hochgeschwindigkeitszuges hinzuweisen. Jedenfalls wäre im Blick darauf, dass die Klägerin ihre Dienstleistungen weltweit anbietet - hierauf hat das Berufungsgericht zutreffend hingewiesen - auch die Abbildung eines ausländischen (nicht geschützten) Hochgeschwindigkeitszuges in Betracht gekommen. Schließlich hätte auch ein Phantasieprodukt dargestellt werden können.

3. Die Revision rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe den Vortrag der Klägerin unberücksichtigt gelassen, die Beklagte habe auf ihrer Internetseite "www.bahnimbild.de" selbst Bilder des ICE 3 zur freien Verwendung angeboten; bei Würdigung dieses Vortrags hätte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen müssen, dass die Beklagte der Allgemeinheit die Nutzung der in Rede stehenden Geschmacksmusterrechte zum Zwecke der bildlichen Wiedergabe freigestellt habe.

Die Beklagte hat zwar auf ihrer Internetseite, wie aus den von der Klägerin vorgelegten Bildschirmausdrucken hervorgeht, Fotografien auch des ICE 3 zu Nutzung angeboten und dabei zwischen den Nutzungsrechten "frei" und "nicht für Werbung" unterschieden. Das Nutzungsrecht an Bildmaterial, auf dem ICE-Züge abgebildet sind, umfasst nach Ziffer 4 Abs. 2 Satz 2 der von der Klägerin gleichfalls zu den Akten gereichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten auch das Recht zur einmaligen Nutzung des betreffenden Geschmacksmusters.

Aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten ergibt sich jedoch zweifelsfrei, dass die Beklagte dieses Bildmaterial entgegen der Darstellung der Klägerin nicht jedermann zur kostenfreien Nutzung anbietet. Zum Herunterladen von Bildmaterial sind nur Kunden berechtigt, denen die Beklagte zuvor eine Zugangsberechtigung zur Bilddatenbank erteilt hat (vgl. Ziffer 2 AGB). Die Nutzung des Bildmaterials ist zudem kostenpflichtig (Ziffer 2 Abs. 1 Satz 1 AGB); für das Herunterladen der Bilder fallen Nutzungsgebühren an (Ziffer 6 AGB).

Die Bestimmung des Nutzungsrechts "frei" ist daher entgegen der Ansicht der Revision nicht dahin zu verstehen, dass die Beklagte sowohl die Urheberrechte an dem jeweiligen Bild als auch die Rechte an dem abgebildeten Geschmacksmuster - und diese sogar unabhängig von der konkreten Abbildung  im Rahmen einer Freilizenz zur Verfügung stellt. Vielmehr ist mit der Angabe "frei" ersichtlich gemeint, dass diese Bilder - im Unterschied zu den Bildern mit der Angabe "nicht für Werbung" - von den registrierten Kunden nach dem entgeltlichen Erwerb der Nutzungsrechte genutzt werden dürfen, ohne dass diese Nutzung auf einen bestimmten Verwendungszweck beschränkt ist.