BPatG 18.12.2013 - 25 W (pat) 557/11

I.

Die Bezeichnung

NETSCADA

ist am 7. Januar 2011 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 37, 38 und 42 angemeldet worden, nämlich für

Klasse 9: Elektrische Apparate und Instrumente für die Stark- und Schwachstromtechnik, Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik, wie Geräte für die Stromversorgung (ausgenommen Stromgeneratoren), zur Regelung, Steuerung und Überwachung von Licht-, Heizungs-, Klima-, Jalousie-, Sicherheits-, Überwachungs-, Belüftungs- und Lüftungs-, Zutrittkontrollsystemen für die Gebäudeinstallation, Gebäude-Automatisierung, Gebäudesystemtechnik sowie für die Gebäudeleittechnik mit Hausinstallationen, insbesondere Feldbusse mit Busankoppler, BCU (bus coup-ling unit) und BIM (bus-interface-modul), EIB (European-installation-bus), Installationsbus, Sensoren und Aktoren; biometrische Identifizierungsgeräte, Gesichtserkennungssysteme, Bildauswertegeräte der Automatisierungstechnik, optische Mess- und Prüfgeräte auf der Basis von Bildverarbeitung; Datenverarbeitungsgeräte für die Telekommunikationstechnik, einschließlich elektronische Informations- und Auskunftsgeräte, insbesondere für Callcenter, elektronisches Bestellgerät und automatisches Ansage- und Aufnahmegerät, Schnittstellengeräte, Bridges, EDV-integrierende Telefonanlagen sowie sprachgesteuerte CTI-Systeme, nämlich Computer und Telefon-Endgerät (CTI = Computer Telephony Integration) mit ISDN-Schnittstellenschaltungen; Hard-und Software (soweit in Klasse 9 enthalten) für multimediale Mailbox-Systeme (Online-Dienste) zur Übertragung von Informationen in Sprache, Ton und/oder Bild, insbesondere Telekommunikationsgeräte, einschließlich Synthesizer; Geräte zur Übertragung und/oder Vermittlung und/oder Wiedergabe und/oder Speicherung, Ver- und/oder Bearbeitung von Signalen und/oder Bild und/oder Ton und/oder Daten und/oder Nachrichten in digitaler und/oder analoger Form einschließlich aufeinander abgestimmte Geräte zur multimedialen Darstellung von Daten, Text, Graphiken, Bildern, Audio und Video in Kombination mit Geräten der Datenverarbeitung, insbesondere Computern und Mikroprozessoren; Informations- und Datenverarbeitungsgeräte und Computer, insbesondere Personal-Computer und tragbare Computer, und deren Peripheriegeräte sowie aus elektronischen Geräten der Klasse 09 bestehende Subsysteme der automatischen Datenverarbeitung und deren Teile, insbesondere Steuergeräte und anschließbare Speicher; Mikrocomputer und Datenverarbeitungsgeräte einschließlich Peripheriegeräte, insbesondere Automatisierungsgeräte und Personal-Computer, Dateneingabe- und Datenausgabe-, Datenspeicher- und Daten-Übertragungsgeräte und Signalumsetzer, elektrische Nachrichten-    und   Datenaufnahme-,   -verarbeitungs-,   -sende-, -übertragungs-, -vermittlungs-, -Speicher- und -ausgabegeräte, vorgenannte Waren auch zur Datenkommunikation über kabelgebundene und drahtlose Fernmeldenetze zur Datenfernübertragung und Datenübertragung in lokalen Netzwerken; Netzwerke, bestehend aus Netzwerkcomputer und -peripheriegeräte, Netzwerkanschaltungen, Feldbuskomponenten (soweit in Klasse 09 enthalten) und Kommunikationsbaugruppen; Geräte der Kommunikations- und Informationstechnik, der Telekommunikation, der Sicherheitstechnik, der Haustechnik und der Automatisierungstechnik, vorgenannte Waren soweit in Klasse 09 enthalten; Prozessoren und Mikroprozessoren zur Verwendung in der EDV; Apparate und Instrumente zum Speichern, zum Verarbeiten und zum Drucken von Daten (soweit in Klasse 09 enthalten); Datenverarbeitungsprogramme und Computerprogramme (Software) auf magnetischen, optischen und elektronischen Datenträgern, insbesondere für die vorgenannten Geräte einschließlich zur Steuerung von Datenausgabegeräten und Druckern, Archivierungsprogramme für Serverdaten und Daten von optischen Platten; wissenschaftliche, photographische, Unterrichts-, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- und elektrische -apparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Photogeräte; kombinierte Vergrößerungs- und Entwicklungsgeräte für photographisches Material; Registrierkassen, Rechenmaschinen; Geräte zur Überwachung und Auswertung von Detektoren und Steuerung von Signalgebern, vorgenannte Waren soweit in Klasse 9 enthalten; Geräte der industriellen Elektronik und Mechanik (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere der Mess-, Steuerungs-, Regelungs-, Sicherheits-, Fernseh-, Überwachungs- und Videotechnik; Stromversorgungsgeräte (ausgenommen Stromgeneratoren); analoge und digitale Fernsprechgeräte, Splitter, DSLAM, ADSL-Baugruppen, Leitungsmodul, Netzabschluss, metallischer Testzugang, insbesondere analoge und digitale Fernsprechgeräte, Geräte für die Überwachung, Wartung, Bedienung, Prüfung, Regenerierung, Steuerung, Fehlerortung, Messung, Registrierung, Ersatz- und Umwegschaltung, sowie daraus bestehende Anlagen zur Herstellung von Verbindungen für die Kommunikationstechnik soweit in Klasse 9 enthalten; elektrische Nachrichtenübertragungs- und -Verarbeitungsgeräte für den stationären und mobilen Einsatz zur Nachrichtenübermittlung über Kabel, Leitungen, Funk- oder Laserverbindungen, Fernmeldegeräte, fernmeldetechnische Messgeräte, Geräte für die Fernsprechgebührenzählung, einschließlich Geräte zur Erfassung und Auswertung der Telefonkosten sowie Verwaltung von Telefonkonten, Geräte für die Abgabe und den Empfang von Notruf- und Alarmmeldungen, Funksende- und Empfangsgeräte zur Übertragung von Sprache und Datensignalen, Multiplex-Nachrichtenübertragungsgeräte,   Dateneingabe-,  -ausgabe-  und -übertragungsgeräte  sowie  Anlagen  zur Herstellung  elektrischer Verbindungen für die Nachrichtenübertragung (auch in Verbindung mit Fern-, Bezirks- und Ortsnetzen sowie mit privaten Vermittlungszentralen); Geräte für die Datenübertragung in einem Netz, nämlich Knotenpunktgeräte, Phasenadaptionsgeräte, Synchronisationsgeräte, Zeitmultiplexgeräte (soweit in Klasse 9 enthalten); Gateways, einschließlich Ethernet-Gateways, Router, Hubs; Zubehör und Teile aller vorgenannten Waren, nämlich optische und elektrische Mess- und Testgeräte, Schaltgeräte, elektronische Bauteile, insbesondere für Videokonferenz-Anlagen, Videokonferenzcodecs, Terminals und Eingabetastaturen, Drucker, Monitore, Stecker, Kabel, Speichereinrichtungen nämlich band-, Scheiben- oder flächenförmige magnetische, elektronische (insbesondere Halbleiterspeicher) und/oder optische Aufzeichnungsträger, Interface, insbesondere digitale Schnittstellen, Schnittstellenumsetzer und -geräte, Plotter, Scanner, Konsolen, Fernbedienungssender und Fernbedienungsempfänger für die vorgenannten Waren; Signalumsetzer, I/O-Karten, Kontrollgeräte, -apparate oder –instrumente für handbetätigte elektronische Spielgeräte; elektrische Schalt- und Steuerschränke, Aufbausysteme, bestehend aus Frontrahmen und Blenden, Steuerpultabdeckungen, Keyboards, beliebig kombinierbaren Geräteblechen, Traggerüsten, Profilstielen, Baugruppenträger, Seitenteilen, Verbindungsschienen, Verriegelungsschienen, Stütz- und Führungsleisten und Steckbaugruppen, im Wesentlichen bestehend aus beliebig kombinierbaren Einzelteilen zur Aufnahme und/oder Kombination von Leiterplatten sowie Teile aller vorgenannten Waren (soweit in Klasse 9 enthalten); Kombinationen der genannten Waren, insbesondere Geräte für den Einsatz in Verbindung mit digitalen Netzen sowie Anlagen, die aus einer Kombination vorgenannter Geräte bestehen;

Klasse 16: Waren aus Papier, nämlich Spezialpapiere für Druckzwecke, Papier und Bänder zur Aufzeichnung von Computerprogrammen und zur Aufzeichnung von Daten, Handbücher und Kurzbeschreibungen für Maschinen und Geräte, Preislisten, Manuals, Produktbeschreibungen; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, insbesondere Geschäftsdrucksachen wie Visitenkarten, Briefpapiere, Formulare, Endlossätze, Selbstdurchschreibesätze, Werbedrucksachen wie Prospekte, Broschüren, Werbehandzettel, Dokumentationen, Buchstabenbilder, Drucktypen und Klischees, Reproduktionen, Druckvorlagen, Drucklettern, Stempel, Druck-, Hand- und Signierstempel, Drucktypen, Schablonen (Papier- und Schreibwaren); Druckstöcke; Verpackungsmittel und Verpackungen aus Papier, Pappe, insbesondere Wellpappe und Karton, jeweils in bedruckter Ausführungsform, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten bestehend aus Papier; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel) einschließlich Zubehör, nämlich Typenräder und Formulareinzüge, Farbbänder, Farbbandkassetten, Schreibmaschinen; nichtelektrische und elektrische Bürogeräte und Büromaschinen (vorgenannte Waren soweit in Klasse 16 enthalten), insbesondere Adressiermaschinen, Frankiermaschinen, Vervielfältigungsgeräte; Schreibgeräte, insbesondere Füllfederhalter, Kugelschreiber, Fasermaler, Filzschreiber, Tintenzeichner, Bleistifte, Buntstifte, Zeichenstifte; Kunststoffartikel, nämlich Notizzettelboxen, Schreibgeräteköcher, Ablagekörbe, Schreibunterlagen, vorgenannte Waren mit individueller Bedruckung, Gravierung und Prägung und Verpackungsmaterial aus Kunststoff (vorgenannte Waren soweit in Klasse 16 enthalten), insbesondere Hüllen, Beutel, Folien, Selbstklebefolien mit Bild- und Schriftdarstellungen, metallisierte und lackierte Folien für Druckzwecke; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen;

Klasse 37 :  Installation und Montage, einschließlich Hardware-Implementierung, nämlich Rechnerinstallation, Verlegung von Netzwerken, Einbau der Waren der Klasse 09 in Fertigungs- und Kommunikationsanlagen sowie Inbetriebnahme mit vollständigem Funktionstest; Servicedienstleistungen, nämlich Reparatur, Wartung, Pflege und Instandhaltung hinsichtlich vorgenannter Waren der Klasse 09 außer Software; Bauwesen;

Klasse 38:  Telekommunikation, insbesondere Sammeln und Bereitstellen des Zugriffs auf, sowie elektronische Übermittlung von Fernseh-, Hörfunk-, Telekommunikations-, Daten- und Informationssignalen über kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge Netze, auch im Online- und Offline-Betrieb in Form von interaktiven elektronischen Mediendiensten sowie mittels Computer einschließlich Sammeln und Liefern von Nachrichten über Satelliten, Funk, Telefax, Telex, Telefon, Telegramm und E-Mail; Bereitstellung des Zugriffs auf netzwerkbasierende Telekommunikationsdienste, nämlich Internet und Intranet, für die Dokumentenübermittlung und -nutzung sowie Dienstleistungen, die mittels des Telekommunikationsnetzes zu erbringen sind, nämlich elektronische Übertragung und Verstärkung und/oder Wiedergabe von Informationssignalen sowie Kommunikation zwischen den im öffentlichen Netz betriebenen Teilnehmereinrichtungen untereinander, einschließlich elektronische Übermittlung von Fernkopien, von Texten und grafischen Darstellungen zur Wiedergabe auf Bildschirmgeräten, von Bildern und von Informationen beim Fernanzeigen, Fernmessen, Fernschalten und Ferneinstellen zwischen diesen Endstellen; elektronische Übermittlung von Nachrichten zum Ausdruck oder zur elektronischen Nutzung beim Kunden; Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern über Waren und Dienstleistungen, sowie elektronische    Übertragungs-    und     Vermittlungsdienstleistungen   für Daten-, Sprach-und Videosignale und Betrieb von Fernsprechdiensten, Mobilfunkdiensten, Mehrwertdiensten, Anrufbeantwortern, Mailboxen, Anrufweiterschaltungen und Konferenzschaltungen; Sammeln von Pressemeldungen; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; computergestützte Übertragung von Nachrichten und Bildern; E-Mail-Datendienste; Bereitstellung des Zugriffs auf ein Adressinformationszentrum, einen elektronischen Marktplatz, Telesecurity Service Center oder Trust Center auf Computernetzwerken; Bereitstellen von Internetzugängen (Software) zu Texten, Grafiken, Dokumenten, Datenbanken und Computerprogrammen; Betrieb von Chatlines und Foren; vorgenannte Dienstleistungen auch zur Übermittlung über das Internet; Ausstrahlung und elektronische Übertragung von Radio- und Fernsehprogrammen sowie elektronische Übermittlung von entgeltpflichtigen Leistungen, die über Telekommunikationsnetze erbracht werden, von Radio- und Fernsehprogrammen, Video-On-Demand-Programmen, Near-Video-On-Demand-Programmen, Online-Informationsdiensten, Home-Shopping-Diensten, Bildtelefondiensten, Tele-Working-Diensten, Tele-Learning-Diensten, Tele-Teaching-Diensten, Tele-Medizin-Diensten, Videospielen und interaktiven Fernseh- und Computerdiensten; Vermietung von Geräten zur Telekommunikation und zur Daten- und Nachrichtenübertragung oder -abfrage einschließlich von Datenverarbeitungseinrichtungen, Computern, Faxgeräten, Modems, Telefonen, und von Telekommunikationsgeräten; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere zur Datenfernübertragung und Datenfernabfrage; Dienstleistungen von Internet- und Intranetprovidern, nämlich Zurverfügungstellen eines Zugangs zum Internet durch Software; Einstellung von Webseiten ins Internet oder in ein Intranet für Dritte; Betrieb von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere von Communicationcentern, nämlich Telefon-Hotlines, E-Mail-Hotlines und Fax-Hotlines; Fernmelde- und Datenübertragungsdienstleistungen sowie Datenübertragungsdienste zwischen vernetzten Computersystemen; Telekommunikationsdienstleistungen, insbesondere Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen für die elektronische Übertragung von Auskünften und Informationen; elektronische Übermittlung von Informationen beim Fernanzeigen, Fernmessen, Fernschalten und Ferneinstellen (Fernwirkinformation) zwischen als Fernwirkleitstelle betriebenen Endstellen und einer bestimmten Gruppe von Endstellen, die als Fernwirkaußenstellen betrieben werden (Temexdienst); elektronische Übermittlung von Texten und Bildern von Nachrichtenagenturen zu Zeitungsunternehmen, Rundfunkveranstaltern und Behörden (Übermittlungsdienst für Presseinformationen); Nachrichtenübermittlung für Zwecke des Warndienstes (Übermittlungsdienste für den Warndienst); Personenruf durch Rundfunk, Telefon oder mit anderen Mitteln elektronischer Kommunikation einschließlich Übermittlung von Nachrichten eines bestimmten Absenders von Sendefunkstellen zu Empfängern (Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger) und Übermittlung von der Sicherheit der Seeschifffahrt dienenden Nachrichten über Küstenfunkstellen (Funkdienst für die Seeschifffahrt); Vermittlung von Zugriffszeiten zu Datenbanken mit Daten, Graphiken, audiovisuellen und Multimediainformationen und Computerprogrammen für die Dokumentenübermittlung und -nutzung sowie Vermittlung von Datenbankinformationen und Vermietung der Zugriffszeiten auf Datenbanken;

Klasse 42 : wissenschaftliche und industrielle Forschung; Entwicklung, Erstellung, Verbesserung und Aktualisierung von Programmen für die Text- und Datenverarbeitung (Software) und zur Prozesssteuerung; technische Beratung und Planung, einschließlich technisches Projektmanagement und Erstellen von technischen Analysen auf dem Gebiet der EDV; Dienstleistungen von Ingenieuren und Informatikern, nämlich Entwicklung von Hard- und Software, insbesondere elektronischer Baugruppen sowie Dienstleistungen eines Ingenieurs für die konzeptionelle Planung und für die Durchführung von Audio/Video-Installationen, insbesondere im Zusammenhang mit Computern, Computerprogrammen und -peripheriegeräten sowie der Vernetzung von Computern und Systemvaluationen, insbesondere technische Beratung über Netzwerkarchitektur und bestehende EDV-Investitionen, Entwicklung eines technischen Konzeptes zur Optimierung oder Erweiterung des Netzwerkes, Erstellen von technischen und datentechnischen Prüfungen, Erstellung von Bewertungen und Gutachten sowie Spezifikation und Implementierung von Software für komplexe, heterogene Netze sowie von Netzwerken; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, insbesondere Erstellung und Anpassung von Anwender-Programmen und Applikationen, Erstellen und Anpassung, Pflege und Aktualisieren, Kompilierung und Portierung, Vermittlung und Vermietung von Computersoftware und Anwendungsprogrammen (Software); anwendungstechnische Beratung beim Betrieb von zentralen und dezentralen Computersystemen zur Abwicklung der Spezialdienstleistungen von Datenbanken und netzwerkbasierter Dienste zur Bereitstellung der logischen und physikalischen Netzinfrastruktur für die Nachrichtenübermittlung und -nutzung; Dienstleistungen einer Designagentur; Industriedesign, einschließlich Konstruktion von Formgebungen für plastische Objekte oder Produkte und Konstruktionsplanung; Dienstleistungen eines Designers, einschließlich Konzeption und Entwurf von Konsum-, Gebrauchs- und Investitionsgütern; Forschung auf dem Gebiet der Technik bezüglich Produktinnovationen; Design- und technische Beratung für Produkt- und Designrealisation, einschließlich auf dem Gebiet des Messebaus, Durchführung von Ergonomiestudien, Entwurf von Modellbauten, projektbezogene Beratung in technischer Hinsicht; Dienstleistungen eines Kommunikationsdesigners oder eines Multimediadesigners, insbesondere Entwicklungs-, Entwurfs- und Gestaltungsleistungen im Bereich Grafik-Kommunikationsdesign zur Erstellung von Medien zu Kommunikations- und Werbezwecken; technische Konzeption von interaktiven Medien; technische Konzeption von interaktiven Medien; Dienstleistung einer Datenbank, nämlich digitales Speichern von Daten und sonstigen Informationen, Erstellen von Internet-Seiten, interaktive Beratungsdienstleistungen technischer Art, insbesondere Ermöglichung von elektronischen Anfragen; Erstellen von Programmen (Software) zur Lösung branchenspezifischer Probleme im Internet; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen, -einrichtungen und Computern; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen, -einrichtungen und Computern; technische Projektierung und Planung von Anlagen, Einrichtungen und Geräten für die Datenverarbeitungs- und die Telekommunikationstechnik; technische Projektplanungen, Netzwerkplanung und technische Beratung (ausgenommen Unternehmensberatung), insbesondere zur Anschaltung von Computersystemen an Datennetze, Telefonanlagen und Telefonnetze; Dienstleistungen eines Franchisegebers, nämlich Vermittlung von technischem Know-how.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat diese unter der Nr. 30 2011 001 026.9 geführte Anmeldung nach entsprechender Beanstandung mit Beschluss durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes zurückgewiesen.

Die Markenstelle hält die angemeldete Bezeichnung für nicht unterscheidungskräftig i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und in Bezug auf einen erheblichen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen darüber hinaus für beschreibend i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Ein Eintragungshindernis würde sich nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zur Ware oder Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch aus dem Erkennen einer Sachinformation im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen durch die angesprochenen Verkehrskreise. Bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen würde es sich um solche handeln, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen oder aufweisen könnten. Die angemeldete Bezeichnung würde sich für den Fachverkehr ohne weiteres erkennbar aus den zwei Bestandteilen „NET" und „SCADA" zusammensetzen, wobei der Begriff „NET" für die Abkürzung Netz, Netzwerk oder auch Internet stehen würde, und der Begriff „SCADA" eine in der Automatisierungstechnik bekannte Abkürzung für „Supervisory Control and Data Acquisition" darstellen würde, wie die von der Markestelle im Internet recherchierte Dokumente belegen würden. Die angesprochenen Verkehrskreise würden daher das aus den zwei Wortelementen "NET" und "SCADA" zusammengesetzte Zeichen lediglich als beschreibenden Sachhinweis dahingehend auffassen, dass die mit dieser Bezeichnung gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen Geräte der Prozessüberwachung und -steuerung mittels Internet bereitstellen würden. Beide Wortbestandteile seien beschreibend und ihre Kombination könne nur dann das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG überwinden, wenn hierdurch eine sprachliche oder begriffliche Besonderheit entstehen würde, welche die gewählte Verbindung als ungewöhnlich erscheinen ließe, was bei der angemeldeten Bezeichnung „NETSCADA“ nicht der Fall sei.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

Sie hält an ihrer Auffassung der Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung „NETSCADA“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen fest. Der von der Markenstelle behauptete Bedeutungsgehalt von „NETSCADA“ sei nicht nachgewiesen worden, wobei die von der Prüferin vorgenommene Trennung der dreisilbigen Bezeichnung in die Bestandteile „NET“ und „SCADA“ willkürlich sei. Vielmehr liege eine Aussprache der Anmeldemarke mit „netz“ und „ka-da“ nahe. Die Markenstelle habe nicht belegen können, für welche Waren und Dienstleistungen das Phantasiewort „NETSCADA“ eine beschreibende Sachangabe darstelle und auch nicht, wie die Verwendung von „NETSCADA“ vom Publikum verstanden werde. Schließlich seien die Ausführungen der Markenstelle in Bezug auf die beteiligten Verkehrskreise widersprüchlich.

Auf den gemäß Verfügung vom 27. September 2013 übermittelten Ladungshinweis, in dem der Senat seine Bedenken zur Schutzfähigkeit der Anmeldemarke in Bezug auf die meisten Waren und Dienstleistungen dargelegt hat, führt die Anmelderin noch aus, dass, auch wenn dem Fachverkehr der Fachbegriff „SCADA“ bekannt sei, der angemeldeten Bezeichnung „NETSCADA“ als komplexem Wortzeichen, bei dem ein Fachausdruck mit einem anderen Bestandteil verschmolzen worden sei, nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne, insbesondere im Hinblick auf die einschlägige höchstrichterliche Rechtsprechung, nach der die Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks hinreichende Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besitze. Der Wortbestandteil „NET“ sei auch nicht, wie die Markenstelle gemeint habe, mit Internet gleichzusetzen, zumal die Kommunikation bei den NETSCADA-Geräte der Anmelderin über Ethernet erfolgen würde, bei dem es sich um eine modifizierte, kabelgebundene Netzwerktechnologie handele, die nicht mit dem Internet zu verwechseln sei. Schließlich verweist die Anmelderin noch auf Voreintragungen ihrer Meinung nach ähnlicher oder vergleichbarer Zeichen, wie z.B. „netSTICK“.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. September 2011 aufzuheben.

Des Weiteren regt sie hilfsweise an, die Rechtsbeschwerde hinsichtlich der Frage zuzulassen, ob die Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks grundsätzlich als hinreichend unterscheidungskräftig i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG anzusehen sei, insbesondere wenn in einem komplexen Zeichen ein Fachausdruck (vorliegend „SCADA“) mit einem weiteren Bestandteil (vorliegend „NET“) verschmolzen worden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist zum Teil, nämlich im aus dem Tenor zu Ziffer 1. ersichtlichen Umfang begründet und im Übrigen unbegründet, da der angemeldeten Marke in Bezug auf die meisten Waren und Dienstleistungen jedenfalls das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, so dass die Markenstelle die Anmeldung überwiegend zu Recht zurückgewiesen hat, § 37 Abs. 1 und Abs. 5 MarkenG.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 „Henkel“; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 „FUSSBALL WM 2006“). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, Tz. 19 „FUSSBALL WM 2006“; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 „Postkantoor“). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu den betreffenden Waren und Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH - FUSSBALL WM 2006 a.a.O.), was in Bezug auf den überwiegenden Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Fall ist.

Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Fachkreise aus dem Bereich der Technik bzw. IT-Technik abzustellen, an die neben den allgemeinen inländischen Verbrauchern die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gerichtet sind.

1. Die angemeldete Bezeichnung „NETSCADA“ ist für diese Fachleute in einem insoweit einschlägigen Produktzusammenhang trotz Zusammenschreibung eine ohne weiteres erkennbare englischsprachige Wort- bzw. Abkürzungskombination aus den Bestandteilen „NET“ und „SCADA“ und wird von dem Fachpublikum nicht, wie die Anmelderin meint, als Abwandlung des Fachbegriffs „SCADA“ wahrgenommen, bei dem weitere Elemente keinen Bedeutungsgehalt besitzen. Das englische Wort „net“ mit der Bedeutung „Netz“ gehört zum englischen Grundwortschatz (vgl. dict.leo.org, diese Unterlagen sind der Anmelderin mit Ladungsverfügung vom 27./30. September 2013, Bl. 19 d.A. übermittelt worden) und ist als Kurzform des Wortes „Internet“ mittlerweile auch in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen, wobei der Verkehr die Bezeichnung nicht nur im Sinne von Internet, sondern in entsprechenden anderweitigen, einschlägigen Zusammenhängen ganz allgemein im Sinne von Netz bzw. Netzwerk versteht (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Auflage, 2011 sowie DUDEN, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 6. Aufl., 2011, die der Anmelderin mit Ladungsverfügung vom 27./30. September 2013 übersandt worden sind, Bl. 20-23 d.A.; siehe auch www.acronymfinder.com, worauf die Markenstelle im Beanstandungsbescheid vom 30. März 2011 verwiesen hat, Anlage zu Bl. 9/10 der Patentamtsakten). Wegen der hohen Bekanntheit des Begriffes „Net“ ist entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht davon auszugehen, dass der angesprochene Fachverkehr die angemeldete Bezeichnung als geschlossene Phantasiebezeichnung verstehen wird oder sie in die Bestandteile  „Nets“ und „Cada“ zerlegt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu der angemeldeten Bezeichnung in einem entsprechenden Zusammenhang stehen, bei welchen die einzelnen Elemente „Net“ und „SCADA“ einen beschreibenden Sinn ergeben. Neben dem ersten Wortbestandteil ist auch das zweite Wortelement, also „SCADA“ ein seit einigen Jahren verwendetes Akronym für „Supervisory Control und Data Aquisition“ (vgl. Vliestra, Dictionary of Acronyms an Technical Abbreviations, 2nd Edition, 2001; diese Unterlagen sind der Anmelderin mit Ladungsverfügung vom 27./30. September 2013 als Anlage 2a, Bl. 24 f. d.A., übermittelt worden sowie Auszug aus Wikipedia, der der Anmelderin von der Markenstelle mit Beanstandungsbescheid vom 30. März 2011 überreicht worden ist, Anlage zu Bl. 9/10 der Patentamtsakten), bei dem es sich um ein Computersystem für das Sammeln und Analysieren von Echtzeitdaten handelt. Scada-Systeme sind Netzleitsysteme für die Überwachung, Steuerung und Optimierung von Industrieanlagen und werden in der Wasseraufbereitung oder in energieerzeugenden und verteilenden Anlagen sowie in Telekommunikationseinrichtungen oder in Chemieanlagen, in Anlagen für die Stahlerzeugung oder die Pkw-Produktion eingesetzt (vgl. Webseite von ITWissen.info, die der Anmelderin mit Ladungsverfügung vom 27./30. September 2013 übersandt worden sind, Bl. 26 f. d A.). Daher wird der angesprochene Fachverkehr in der Bezeichnung „NETSCADA“ im Zusammenhang mit den einschlägigen Waren und Dienstleistungen einen Hinweis darauf sehen, dass die Geräte über ein SCADA-System verfügen und in einem Netz bzw. über das Internet genutzt werden oder sich mit solchen Geräten thematisch auseinandersetzen können. Mit dieser Bedeutung bietet die Anmelderin selbst ihre Geräte an (vgl. auf der Internetseite der Anmelderin zu findendes Benutzerhandbuch, dort insb. Seite 5, die ihr mit Ladungsverfügung vom 27./30. September 2013 übersandt worden sind, Bl. 37 ff. d.A.), wobei sie sich  hierbei  der  Ethernet-Technologie  bedient,  also  einer – wie die Anmelderin selbst angibt - kabelgebundenen Netzwerktechnologie (vgl. zudem zur Bedeutung von „Ethernet“ bei Wikipedia unter diesem Stichwort, www.wikipedia.org).

a. Ausgehend hiervon weist die Bezeichnung „NETSCADA“ in Bezug auf alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37 (ausgenommen Bauwesen), 38, 42 sowie in Bezug auf die nachfolgend genannten Waren der Klasse 16

Handbücher und Kurzbeschreibungen für Maschinen und Geräte, Preislisten, Manuals, Produktbeschreibungen; Druckereierzeugnisse, insbesondere Geschäftsdrucksachen wie Visitenkarten, Briefpapiere, Formulare, Endlossätze, Selbstdurchschreibesätze, Werbedrucksachen wie Prospekte, Broschüren, Werbehandzettel, Dokumentationen, Buchstabenbilder, Drucktypen und Klischees, Reproduktionen, Druckvorlagen, Drucklettern, Stempel, Druck-, Hand- und Signierstempel, Drucktypen, Schablonen (Papier- und Schreibwaren); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen;

keine Unterscheidungskraft auf. Denn bei all diesen Produkten kann die angemeldete Bezeichnung „NETSCADA“ einen sachbezogenen Hinweis auf ein in einem Netz bzw. über das Internet nutzbares SCADA-System geben. Bei den beanspruchten Waren der Klasse 9 handelt es sich um Apparate und Instrumente zum Leiten, Speichern usw. von Elektrizität, Aufzeichnungsgeräte sowie Produkte „rund um den Computer“, die im Rahmen eines SCADA-System eingesetzt werden können, wobei im Zusammenhang mit der Überwachung bestimmter kritischer Anlagen der Infrastruktur (z.B. Wasseraufbereitung, Energieerzeugung) auch biometrische Identifikationsgeräte und Gesichtserkennungsysteme in einem SCADA-System integriert sein können. Die beanspruchten Druckereierzeugnisse der Klasse 16, wie Handbücher, Manuals, Produktbeschreibungen u.ä. sowie Lehr-  und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate) können ebenso einen thematischen Bezug zu Geräten mit SCADA-Systemen aufweisen. Gleichermaßen können die beanspruchten Waren „Druckereierzeugnisse, insbesondere Geschäftsdrucksachen wie Visitenkarten, Briefpapiere, Formulare, Endlossätze, Selbstdurchschreibesätze, Werbedrucksachen wie Prospekte, Broschüren, Werbehandzettel, Dokumentationen, Buchstabenbilder, Drucktypen und Klischees, Reproduktionen, Druckvorlagen, Drucklettern, Stempel, Druck-, Hand- und Signierstempel, Drucktypen, Schablonen (Papier- und Schreibwaren)“, bei denen von der Anmelderin der umfassende Warenoberbegriff „Druckereierzeugnisse“ beansprucht wird, zu denen u.a. z.B. Dokumentationen gehören, einen thematischen Bezug zu ebensolchen System haben. Soweit ein solcher Bezug bei einzelnen der vorgenannten Waren nicht gegeben ist (z.B. Stempel), sind auch diese Waren nicht eintragungsfähig, weil diese Produkte lediglich beispielhaft („insbesondere.. . wie…“) für die Waren der „Druckereierzeugnisse“ aufgeführt sind und nicht als selbständige Einzelprodukte angemeldet worden sind. Eine rechtliche, relevante Einschränkung eines Oberbegriffs auf eine Spezialware oder Spezialdienstleistung kann nicht durch den Zusatz „insbesondere“, sondern nur durch Zusätze wie „nämlich“ oder „und zwar“ erfolgen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 32, Rdn.95 mit Rechtsprechungsnachweisen).

Alle Dienstleistungen der Klasse 37 ausgenommen „Bauwesen“ weisen einen Bezug zu Computern bzw. Computersystemen auf, so dass „NETSCADA“ auch insoweit geeignet ist, einen Hinweis darauf zu geben, dass diese Dienstleistungen  sich mit einem in einem Netz bzw. über das Internet nutzbaren SCADA-System befassen.

Des Weiteren eignet sich die angemeldete Bezeichnung „NETSCADA“ bei allen in der Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen des Telekommunikationsbereichs, bei denen ein in einem Netz bzw. über das Internet nutzbares SCADA-System zum Einsatz kommen kann, als produktbezogenen Hinweis auf den Gegenstand der Dienstleistungen, so dass die Anmeldemarke von den maßgeblichen Verkehrskreisen auch im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden wird.

Dies gilt in gleicher Weise für alle beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42, wie der wissenschaftlichen und industriellen Forschung, die ein über das Internet bzw. in einem Netz nutzbares SCADA-System einschließlich entsprechend ausgestatteter Geräte zum Forschungsgegenstand haben können, so dass die beteiligten Verkehrskreise das Anmeldezeichen „NETSCADA“ im Zusammenhang mit diesen Produkten als einen entsprechenden Hinweis auf diese Thematik auffassen werden. Ein solches SCADA-System kann des weiteren Gegenstand der technischen Beratung und Planung sowie der Dienstleistung auf dem Gebiete der Datenverarbeitung und der anwendungstechnischen Beratung beim Betrieb von zentralen und dezentralen Computersystemen zur Abwicklung der Spezialdienstleistungen von Datenbanken und netzwerkbasierten Diensten zur Bereitstellung der logischen und physikalischen Netzinfrastruktur für die Nachrichtenübermittlung und –nutzung sein. Auch Designdienstleistungen können solche über das Internet bzw. in einem Netz nutzbare SCADA-Systeme zum Thema haben, so dass die angemeldete Bezeichnung „NETSCADA“ auch im Zusammenhang  mit diesen Produkten vom Verkehr als Sachhinweis und damit nicht als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt werden wird.

Soweit die Anmelderin meint, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine neue und nicht geläufige Wortzusammenstellung ohne derzeit nachweisbaren (beschreibenden) Gebrauch handelt, ist dies nach den vom Senat getroffenen Feststellungen, insbesondere einer von ihm durchgeführten Internetrecherche, nicht zutreffend, da die Bezeichnung „NETSCADA“ bereits von anderen Firmen, beispielsweise der BENTEK SYSTEMS SCADA & Telemetry Solutions und der OPC Systems.NET, verwendet wird (vgl. Ergebnis einer google-Recherche, die der Anmelderin mit Ladungsverfügung vom 27./30. September 2013 übermittelt worden ist, Bl. 37-39 d.A.). Aber selbst wenn es sich bei dem Anmeldezeichen um eine neue Bezeichnung handeln würde, reicht dieser Umstand allein für sich genommen für die Bejahung der Schutzfähigkeit nicht aus, wenn die Eignung des Anmeldezeichens zur Produktbeschreibung – wie hier - gegeben ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG., 10. Aufl., § 8, Rdn. 107).

Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verwiesen hat, rechtfertigt auch dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der EuGH mehrfach entschieden (ständige Rspr., vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u.a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42-44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428 Tz. 63 - Henkel). Dies entspricht auch ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts (vgl. BGH GRUR 2008, 1093 Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

b. Ob darüber hinaus in Bezug auf die Anmeldemarke „NETSCADA“ im Zusammenhang mit den eingangs unter a. genannten Produkten das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, kann dahin gestellt bleiben, da jedenfalls bezogen auf diese Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gegeben ist.

2. Eine andere Beurteilung ist in Bezug auf die in Ziffer 1. des Tenors genannten Waren und Dienstleistungen angezeigt. Denn insoweit handelt es sich um Produkte, bei denen ein Sachbezug zu einem SCADA-System nicht bzw. nicht ohne weiteres erkennbar ist, d.h. ein solcher Zusammenhang allenfalls nach mehreren analysierenden Gedankenschritten hergestellt werden kann. Bei den Produkten der Klasse 16 „Waren aus Papier, nämlich Spezialpapier für Druckzwecke, Papier und Bänder zur Aufzeichnung von Computerprogrammen und zur Aufzeichnung von Daten“  sowie „Verpackungsmittel und Verpackungen aus Papier, Pappe, insbesondere Wellpappe und Karton, jeweils in bedruckter Ausführungsform, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten bestehend aus Papier; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel) einschließlich Zubehör, nämlich Typenräder und Formulareinzüge, Farbbänder, Farbbandkassetten, Schreibmaschinen; nichtelektrische und elektrische Bürogeräte und Büromaschinen (vorgenannte Waren soweit in Klasse 16 enthalten), insbesondere Adressiermaschinen, Frankiermaschinen, Vervielfältigungsgeräte; Schreibgeräte, insbesondere Füllfederhalter, Kugelschreiber, Fasermaler, Filzschreiber, Tintenzeichner, Bleistifte, Buntstifte, Zeichenstifte; Kunststoffartikel, nämlich Notizzettelboxen, Schreibgeräteköcher, Ablagekörbe, Schreibunterlagen, vorgenannte Waren mit individueller Bedruckung, Gravierung und Prägung und Verpackungsmaterial aus Kunststoff (vorgenannte Waren soweit in Klasse 16 enthalten), insbesondere Hüllen, Beutel, Folien, Selbstklebefolien mit Bild- und Schriftdarstellungen, metallisierte und lackierte Folien für Druckzwecke“ liegt, auch wenn diese Produkte in vielen  Bereichen unterschiedlicher Art eingesetzt werden können und daher auch eine Verwendung im Zusammenhang mit der Arbeit eines SCADA-Systems grundsätzlich denkbar ist, aber eine besondere Verwendungseignung dieser Produkte im Zusammenhang mit solchen SCADA-Systemen nicht nahe, so dass der angesprochene Verkehr, wenn ihm die Bezeichnung „NETSCADA“ in Verbindung mit diesen Produkten gegenüber tritt, das Anmeldezeichen insoweit nicht ohne weiteres, jedenfalls nicht ohne mehrere analysierende Gedankenschritt vollziehen zu müssen, mit solchen SCADA-Systemen in Verbindung bringen wird. Im Zusammenhang mit der Dienstleistung „Bauwesen“ wird der angesprochene Verkehr in der Bezeichnung „NETSCADA“ ebenfalls keinen produktbezogene Angabe erkennen, ein irgendwie gearteter Sachbezug ist bei diesem Produkt nicht ersichtlich.

Daher kann der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die im Beschlusstenor aufgeführten Waren und Dienstleistungen auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Aus den vorgenannten Gründen ist die angemeldete Bezeichnung „NETSCADA“ in Bezug auf die in Ziffer 1. des Tenors genannten Waren und Dienstleistungen auch nicht als eine Angabe geeignet, diese Produkte und ihre Merkmale zu beschreiben, so dass insoweit auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erfüllt ist.

3. Für eine Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG besteht keine Veranlassung.

4. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist ebenfalls nicht veranlasst. Es war weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts erforderlich (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat hat die Frage der Unterscheidungskraft anhand der von der Rechtsprechung hierzu entwickelten Kriterien beurteilt, wobei entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht die Recht-sprechung zur Frage der Schutzfähigkeit von Bezeichnungen, bei denen ein produktbeschreibende Fachbezeichnung abgewandelt worden ist, heranzuziehen war, sondern die Rechtsprechung zur Schutzfähigkeit von ausschließlich aus beschreibenden Elementen bestehenden Wort- bzw. Zeichenkombinationen, da  in Bezug auf das Anmeldezeichen diese Wahrnehmung durch die relevanten Fachverkehrskreisen festzustellen und daher bei der Prüfung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zugrunde zu legen war.