BGH 12.07.2018 - I ZR 74/17

Die Klägerin ist ein in Konstanz ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Hard- und Software in der Computerbranche sowie Serviceleistungen und Schulungen hierfür befasst. Sie vertreibt die Software "combit Relationship Manager", "combit CRM Software" und "combit Adress Manager" für Unternehmen jeglicher Branche.

Die Klägerin ist - soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung - Inhaberin folgender Marken:

Unionswortmarke Nr. 001729367 "combit" mit Priorität vom 28. Juni 2000, eingetragen in den Klassen 35, 37, 38 und 42 für die Entwicklung, Erstellung, Einrichtung, Pflege und Vermietung von Datenverarbeitungsprogrammen, Installations- und Installierungsarbeiten von Software und von Hardware sowie Beratung auf dem Gebiet der Computer-Hardware und -Software (Klagemarke 3).

Unionswortbildmarke Nr. 000233429 mit Priorität vom 1. April 1996, eingetragen in Klasse 9 für Computerprogramme (Klagemarke 4)

Die Beklagte ist ein Unternehmen mit Sitz in Israel, das über seine Homepage "www.c.    .com" weltweit Computerprogramme anbietet. Diese Homepage verfügt über einen "e-Store", der im Zeitpunkt der beanstandeten Verletzungshandlung in deutscher Sprache abrufbar war und über den Produkte zur Lieferung nach Deutschland bestellt werden konnten. Die Beklagte vertreibt eine Professional-Service-Automation-Software mit der Bezeichnung "Commit CRM" an IT-Dienstleistungsunternehmen. CRM ist die Abkürzung für "Customer Relationship Management".

Die Klägerin hält die Bezeichnung "Commit" für Software für markenverletzend, wobei sie ihre Ansprüche in erster Linie auf die Klagemarke 3 und hilfsweise auf die Klagemarke 4 stützt. Sie hat die Beklagte im August 2010 erfolglos abgemahnt. Nach Erhalt der Abmahnung programmierte die Beklagte ihre Homepage so, dass von Deutschland aus die Seite nicht aufgerufen und auch keine Produkte bestellt werden konnten.

Die Klägerin hat - soweit für die Revision von Bedeutung - mit dem Klageantrag I 1 beantragt,

die Beklagte unter Androhung der gesetzlich vorgesehenen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,

in der Europäischen Union im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung der Klägerin die Bezeichnung "Commit" für Software zu verwenden und/oder unter der Bezeichnung die vorstehend genannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder das Zeichen in der Werbung zu benutzen;

hilfsweise: im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung der Klägerin die Bezeichnung "Commit" für Software zu verwenden und/oder unter der Bezeichnung die vorstehend genannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder das Zeichen in der Werbung zu benutzen.

Mit dem Klageantrag II hat die Klägerin die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt. Das Landgericht hat diesen beiden Klageanträgen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stattgegeben. Gegen diese Entscheidung hat die Klägerin Berufung eingelegt, mit der sie ihre Klageanträge I 1 und II weiterverfolgt hat, soweit diese auf das Gebiet der Europäischen Union bezogen sind.

Das Berufungsgericht hat zunächst dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV folgende Fragen vorgelegt (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2015, 336):

Welche Folgen hat es für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr einer Gemeinschaftswortmarke, wenn aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers eines Teils der Mitgliedstaaten die klangliche Ähnlichkeit der Gemeinschaftsmarke mit einer als markenverletzend gerügten Bezeichnung durch einen Bedeutungsunterschied neutralisiert wird, aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers anderer Mitgliedstaaten jedoch nicht:

a) Ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Sicht des einen Teils oder die Sicht des anderen Teils oder die Sicht eines fiktiven Durchschnittsverbrauchers aller Mitgliedstaaten maßgeblich?

b) Ist die Verletzung der Gemeinschaftsmarke für das gesamte Gebiet der Europäischen Union zu bejahen oder zu verneinen, wenn in nur einem Teil eine Verwechslungsgefahr besteht, oder ist dann zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten zu differenzieren?

Der Gerichtshof hat wie folgt entschieden (EuGH, Urteil vom 22. September 2016 - C-223/15, GRUR 2016, 1166 = WRP 2016, 1492 - combit/Commit):

Art. 1 Abs. 2, Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und Art. 102 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke sind dahin auszulegen, dass ein Unionsmarkengericht, wenn es feststellt, dass die Benutzung eines Zeichens in einem Teil des Gebiets der Europäischen Union zur Gefahr von Verwechslungen mit einer Unionsmarke führt, während in einem anderen Teil dieses Gebiets keine solche Gefahr besteht, zu dem Schluss kommen muss, dass eine Verletzung des durch die Marke verliehenen ausschließlichen Rechts vorliegt, und die Benutzung des Zeichens für das gesamte Gebiet der Europäischen Union mit Ausnahme des Teils, für den eine Verwechslungsgefahr verneint wurde, untersagen muss.

Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin nachfolgend zurückgewiesen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihre auf das Gebiet der Europäischen Union bezogenen Klageanträge I 1 und II weiter.

I. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Unterlassungs- und Annexansprüche als nur für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland begründet angesehen und hierzu ausgeführt:

Die Verwendung des Begriffs "Commit" im europäischen Ausland verletze die Klagemarken 3 und 4 nicht, selbst wenn diese von der Klägerin rechtserhaltend benutzt worden sein sollten. Ob diesen Marken eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme, könne offenbleiben. Selbst bei hochgradiger Warenähnlichkeit bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Ähnlichkeit in schriftlicher und klanglicher Hinsicht werde durch einen abweichenden Sinngehalt des angegriffenen Zeichens neutralisiert.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der von der Klägerin mit dem Klageantrag I 1 geltend gemachte Unterlassungsanspruch gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) und Art. 9 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke (UMV) nicht verneint werden. Infolgedessen hat auch die Abweisung des Klageantrags II keinen Bestand, mit dem die Klägerin die Feststellung der Pflicht der Beklagten zum Ersatz des unionsweit entstandenen Schadens begehrt.

1. Da die Klägerin die geltend gemachten Unterlassungsansprüche auf Wiederholungsgefahr stützt, ist die Klage nur begründet, wenn das beanstandete Verhalten der Beklagten sowohl zum Zeitpunkt seiner Vornahme rechtswidrig war als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung in der Revisionsinstanz rechtswidrig ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 16. November 2017 - I ZR 160/16, GRUR 2018, 541 Rn. 12 = WRP 2018, 429 - Knochenzement II, mwN). An die Stelle des im Zeitpunkt der beanstandeten Handlungen geltenden Art. 9 Abs. 1 Buchst. b GMV ist mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 die Vorschrift des Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV getreten. Für den Streitfall erhebliche Rechtsänderungen sind hiermit nicht verbunden. Nach beiden Vorschriften hat der Inhaber einer Unionsmarke das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (vgl. auch BGH, Urteil vom 9. November 2017 - I ZR 110/16, GRUR 2018, 516 Rn. 13 bis 18 = WRP 2018, 461 - form-strip II).

2. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob die Klägerin die Klagemarken rechtserhaltend benutzt hat und ob die angegriffene Verwendung durch die Beklagte markenmäßig erfolgt. Beides ist mithin für die Revisionsinstanz zugunsten der Klägerin zu unterstellen.

3. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht.

a) Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob den Klagemarken eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt. Selbst bei hochgradiger Warenähnlichkeit bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Klagemarken und das angegriffene Zeichen bestünden jeweils aus zwei Silben, von denen die erste identisch sei. Der Unterschied bei den Buchstaben "b" und "m" zu Beginn der zweiten Silbe befinde sich zwar an wenig exponierter Position in der Wortmitte, falle aber durch den Unterschied in der Oberlänge in schriftbildlicher Hinsicht ins Auge. Auch klanglich bestehe eine - nicht hohe - Ähnlichkeit, weil die Wortmelodie infolge der bei den Klagemarken zwischen erster und zweiter Silbe erforderlichen erheblichen Lippenumformung eine andere sei. Die Ähnlichkeit in schriftlicher und klanglicher Hinsicht werde allerdings durch einen abweichenden Sinngehalt des angegriffenen Zeichens neutralisiert. "To commit" gehöre zum englischen Grundwortschatz und bedeute "begehen", "sich binden", "sich verpflichten", "jemanden einweisen". "Commitment", als dessen Abkürzung "commit" ebenfalls verstanden werden könne, bedeute "Hingabe", "Verpflichtung", "Engagement", "Zusage". Die Beklagte spreche einen Kundenkreis an, der über Kenntnisse der englischen Sprache verfüge oder verfügen müsse. Die Beklagte vertreibe ihre Produkte nur noch über ihre Internetseite "www.c.    .com", die - ebenso wie die Programme selbst - in den Sprachen Englisch und Hebräisch verfasst sei. Dem auf Einholung eines Sachverständigengutachtens gerichteten Beweisangebot der Klägerin, demzufolge nicht jeder Betreiber eines Computer-Hard- und Softwaregeschäfts in ganz Europa als Englischkundiger mit Kenntnissen des Begriffs "commit" zu qualifizieren sei, sei nicht nachzugehen. Vielmehr sei zugrunde zu legen, dass der angesprochene Verkehrskreis Personen seien, die über die notwendigen Kenntnisse in englischer Sprache verfügten, um sich auf englischsprachigen Internetseiten insbesondere auch der Beklagten zu informieren. Es könne deshalb aufgrund der während des Verfahrens fortschreitenden Erkenntnisse entgegen zwischenzeitlicher Erwartung auch dahin stehen, in welchem Land der Europäischen Union allgemein Englischkenntnisse vorhanden seien. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

b) Die Frage, ob eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt. Die Prüfung der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage erfordert eine Beurteilung des Gesamteindrucks der Zeichen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, die im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegt. Diese Beurteilung kann daher im Revisionsverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2018, 516 Rn. 23 - form strip II, mwN).

c) Die Prüfung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht ist nicht frei von solchen Rechtsfehlern.

aa) Für die Beurteilung in der Revisionsinstanz ist mangels entgegenstehender Feststellungen des Berufungsgerichts zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass die Klagemarken durchschnittlich kennzeichnungskräftig sind und eine hochgradige Warenähnlichkeit besteht.

bb) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit hat das Berufungsgericht von ihm in Bezug genommene tatsächliche Feststellungen im landgerichtlichen Urteil außer Acht gelassen und einen unzutreffenden rechtlichen Maßstab zugrunde gelegt.

(1) Gegen die Annahme des Berufungsgerichts, zwischen der Klagemarke 3 und dem Wortbestandteil der Klagemarke 4 einerseits und der angegriffenen Verwendungsform andererseits bestehe eine - wenn auch nicht hohe - Ähnlichkeit in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht, ist im Ergebnis revisionsrechtlich nichts zu erinnern. Allerdings spricht bei der Feststellung der klanglichen Ähnlichkeit der Umstand, dass bei der Aussprache der mehrsilbigen Klagemarke, nicht aber der angegriffenen Bezeichnung zwischen einzelnen Silben eine Lippenumformung zu erfolgen hat (hier: beim Übergang von "com-" zu "-bit"), wegen der Möglichkeit der undeutlichen Aussprache nicht - wie vom Berufungsgericht angenommen - gegen, sondern für die Ähnlichkeit der Zeichen.

(2) Die Annahme des Berufungsgerichts, die bildliche und klangliche Zeichenähnlichkeit werde durch den abweichenden Sinngehalt des englischen Worts "commit" neutralisiert, ist nicht frei von Rechtsfehlern.

Bei der umfassenden Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen in Bedeutung, Bild und Klang ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union allerdings zu berücksichtigen, dass die begrifflichen und visuellen Unterschiede zwischen zwei Zeichen ihre vorhandenen klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren können, wenn zumindest eines der Zeichen eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie ohne Weiteres erfassen können (vgl. EuGH, Urteil vom 22. Juni 1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Rn. 25 bis 28 - Lloyd; Urteil vom 12. Januar 2006 - C-361/04, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Rn. 19 f. - Ruiz-Picasso u.a./HABM [PICASSO/PICARO]; Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06, Slg. 2008, I-10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 98 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn. 32 = WRP 2011, 1157 - Kappa, mwN).

Das Berufungsgericht hat jedoch zu Unrecht darauf abgestellt, dass im Streitfall als angesprochene Verkehrskreise ausschließlich der englischen Sprache mächtige Abnehmer in Betracht kommen. Das Berufungsgericht hat hierbei maßgeblich berücksichtigt, dass die Beklagte ihre Produkte nunmehr europaweit ausschließlich über ihren in Englisch und Hebräisch abgefassten Internetauftritt vertreibt, so dass ihr Kundenkreis über Kenntnisse der englischen Sprache verfüge oder verfügen müsse. Hierbei hat es unter Verstoß gegen § 286 ZPO außer Acht gelassen, dass die von der Klägerin beanstandete Handlung nach den von ihm in Bezug genommenen Feststellungen im landgerichtlichen Urteil darin bestand, dass die Angebote der Beklagten über den "e-Store" ihrer Homepage (auch) in deutscher Sprache abrufbar waren. Die vom Berufungsgericht zugrunde gelegte nachträgliche Umstellung auf einen englisch- und hebräischsprachigen Vertrieb änderte nichts daran, dass sich die beanstandete Handlung gerade auch an deutschsprachige Abnehmer richtete.

Das Berufungsgericht hat bei der Feststellung, die Beklagte wende sich mit den Angeboten in ihrem "e-Store" ihrer Homepage an einen homogenen englischsprachigen Verkehrskreis, zudem entscheidungserhebliches Vorbringen der Klägerin übergangen. Diese hat vorgetragen, angesprochene Verkehrskreise seien vorliegend keineswegs ausschließlich Softwareentwickler oder IT-Spezialisten, denen möglicherweise eine besondere Kenntnis der englischen Sprache zugesprochen werden könne. Angesprochen seien größere und kleinere Unternehmen genauso wie ein "Ein-Mann-Betrieb" oder der Computerladen "um die Ecke". Nicht jeder Betreiber eines Computergeschäfts in ganz Europa könne als englischkundig qualifiziert werden. Ein homogener Verkehrskreis mit durchgängig gleich guten Englischkenntnissen sei folglich nicht vorauszusetzen, stattdessen müssten auch Abstufungen in den Sprachkenntnissen in Betracht gezogen werden. Mit diesem Vortrag der Klägerin hat sich das Berufungsgericht in deren rechtliches Gehör verletzender Weise nicht hinreichend befasst, sondern durch isolierte Betrachtung der von der Klägerin vorgelegten Anlage K 32 den Vortrag der Beklagten als bestätigt angesehen.

Die Beurteilung des Berufungsgerichts hat weiter keinen Bestand, weil es bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr einen falschen rechtlichen Maßstab zugrunde gelegt hat. Nach seinen tatsächlichen Feststellungen weist das englische Wort "commit" eine Reihe geläufiger Bedeutungen auf. Die vom Berufungsgericht festgestellte Bandbreite möglicher Bedeutungen, die sich teilweise deutlich unterscheiden, stellt jedoch keinen eindeutigen und bestimmten Begriffsinhalt im Sinne der vorgenannten Rechtsprechung dar, der eine Zeichenähnlichkeit in klanglicher oder bildlicher Hinsicht neutralisieren könnte. Ob die Verwendung von "commit" etwa "begehen", "sich binden", "sich verpflichten", "jemanden einweisen" oder als Abkürzung von "commitment" "Hingabe", "Verpflichtung", "Engagement" oder "Zusage" bedeuten soll, hängt von dem konkreten Zusammenhang ab, in dem die Verwendung erfolgt. Das Berufungsgericht hat zudem nicht festgestellt, dass dem Wort "commit" gerade bei der im Streitfall in Rede stehenden Verwendung für ein Computerprogramm aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs ein eindeutiger und bestimmter, ohne weiteres erfassbarer Sinngehalt zukommt.

4. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - C-283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - Doc Generici, mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder zweifelsfrei zu beantworten ist.

III. Danach ist das angegriffene Urteil aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO).

Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Im Hinblick darauf, dass die von der Klägerin beanstandete Handlung der Beklagten im Vertrieb von Produkten nach Deutschland über eine (auch) in deutscher Sprache abrufbare Internetseite besteht, kommt im Streitfall die Annahme eines homogenen englischsprachigen Verkehrskreises nicht in Betracht. Eine Zeichenähnlichkeit dürfte im Hinblick auf die schriftbildlichen Übereinstimmungen zwischen den Markenworten und Wortbestandteilen "combit" und "commit" kaum zu verneinen sein. Klangliche Unterschiede dürften demgegenüber angesichts der vom Landgericht zutreffend angenommenen Möglichkeit undeutlicher Aussprache kaum Gewicht erlangen.

2. Die im Gebiet eines Mitgliedstaats begangene Verletzungshandlung begründet eine Wiederholungsgefahr für das gesamte Unionsgebiet (vgl. EuGH, Urteil vom 12. April 2011 - C-235/09, Slg. 2011, I-2801 = GRUR 2011, 518 Rn. 39 ff. - DHL/Chronopost; EuGH, GRUR 2016, 1166 Rn. 26 f., 30 - combit/Commit). Die von der Beklagten nachträglich vorgenommene Umstellung des Vertriebs wirkte sich auf den Fortbestand einer einmal begründeten Wiederholungsgefahr nicht aus (vgl. nur BGH, Urteil vom 30. April 2009 - I ZR 42/07, BGHZ 181, 77 Rn. 64 - DAX). Umstände, die dafür sprechen, dass aus sprachlichen Gründen in Teilen des Unionsgebiets keine Verwechslungsgefahr besteht, und die deshalb eine territoriale Beschränkung des Unterlassungsanspruchs rechtfertigen könnten, hat grundsätzlich der als Verletzer in Anspruch genommene Beklagte darzulegen und zu beweisen (vgl. EuGH, GRUR 2011, 518 Rn. 48 - DHL/Chronopost; GRUR 2016, 1166 Rn. 31 f. - combit/Commit; Kochendörfer, GRUR 2016, 778, 779 f.).