BPatG 27.11.2014 - 35 W (pat) 5/12

I.

Die Beschwerdegegnerin war Inhaberin des am 28. Mai 2003 angemeldeten Gebrauchsmusters 203 08 400 (Streitgebrauchsmuster), das eine „Vorrichtung zum Einstellen eines Parameters eines Objektives einer Kamera“ betrifft. Der Beschwerdeführer hat am 4. November 2008 die vollumfängliche Löschung des Gebrauchsmusters wegen mangelnder Schutzfähigkeit beantragt, dem die Beschwerdegegnerin rechtzeitig widersprochen hat.

Mit Beschluss vom 16. Dezember 2010 (mit Gründen versehene schriftliche Fassung vom 30. Dezember 2010), den Beteiligten am 6. Januar 2011 bzw. 9. Januar 2011 zugestellt, hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts das Streitgebrauchsmuster gelöscht und die Kosten des Löschungsverfahrens der Beschwerdegegnerin auferlegt.

Nach Rechtskraft dieses Beschlusses hat der Beschwerdeführer mit einem am 30. März 2011 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz beantragt, die ihm von der Beschwerdegegnerin zu erstattenden Kosten auf 14.505,12 Euro festzusetzen und die Verzinsung dieses Betrages mit 5 Prozent über dem Basiszinssatz auszusprechen. Ausgehend von einem Gegenstandswert von 12.5000,– Euro berechnete er für die Vertretung durch seine Patentanwälte eine 1,3-fache Verfahrensgebühr, eine 1,2-fache Terminsgebühr, eine Post- und Telekommunikationspauschale von 20 Euro, die Löschungsantragsgebühr, Tage- und Abwesenheitsgeld in Höhe von 60 Euro, eine Aufwandsentschädigung für die Kopien der Anlage 10a in Höhe von 20 Euro, für die Recherche nach älteren Schutzrechten (anwaltlicher Aufwand von 8,2 h) ein Betrag von 2.132,00 Euro, für die Beglaubigung der Übersetzung einen Betrag von 8,17 Euro, für die Recherche nach der Anlage 17 ein Betrag von 150 Euro, für eine Hin- und Rückfahrt Köln Berlin 210,50 Euro, einen anwaltlichen zeitlichen Aufwand von 13,2 h für die Anlage 16 in Höhe von 3.432 Euro, Taxikosten von 44 Euro und für die Akteneinsicht 14,94 Euro. Für die Tätigkeit zusätzlich hinzugezogener Rechtsanwälte wurden eine 1,3-fache Verfahrensgebühr sowie eine Post- und Telekommunikationspauschale von 20 Euro in Ansatz gebracht. Als Auslagen des Beschwerdeführers wurden für die Recherche 1.785 Euro, für den Kauf eines Manuals 47,71 Euro und den Kauf der Anlage 10 ein Betrag von 318 Euro veranschlagt. Außerdem wurde für eine persönliche Recherche bei einem Verlag 12 Euro plus 413 Euro für die Hin- und Rückfahrt sowie 80 Euro Übernachtungskosten in Ansatz gebracht.

Mit Beschluss vom 16. Januar 2012 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts auf der Basis eines Gegenstandswerts von 12.5000,– Euro die dem Beschwerdeführer von der Beschwerdegegnerin zu erstattenden Kosten auf 3.515,11 Euro festgesetzt, wobei der festgesetzte Betrag seit dem 30. März 2011 mit 5 Prozentpunkten über dem Basissatz zu verzinsen sei. Dabei wurde eine doppelte Verfahrensgebühr in Höhe von insgesamt 2.862 Euro, pauschale Entgelte für Post und Telekommunikationsdienstleistungen in Höhe von 20 Euro, Tage- und Abwesenheitsgeld in Höhe von 60 Euro, Recherchekosten in Höhe von 250 Euro, 8,17 Euro für die Beglaubigung der Übersetzung, 14,94 Euro für die Akteneinsicht sowie die Löschungsgebühr in Höhe von 300 Euro in Ansatz gebracht. Der weitergehende Antrag des Beschwerdeführers wurde zurückgewiesen. Die Doppelvertretung von Patent- und Rechtsanwälten wurde nicht als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig erachtet. Da eine Verhandlung stattgefunden hat, wurde nur eine Verfahrensgebühr in Höhe des doppelten Satzes nach RVG-VVNr. 2300 angesetzt, nicht dagegen eine zusätzliche Terminsgebühr. Für die Recherche wurde ein höherer Aufwand als 250 Euro (Höhe der Recherchegebühr) nicht als notwendig erachtet. Eine Recherche müsse kostenschonend durchgeführt werden.

Gegen den Beschluss vom 16. Januar 2012 richtet sich die Beschwerde des Beschwerdeführers vom 27. Januar 2012, eingegangen am gleichen Tage. Er ist der Meinung, dass die Doppelvertretung notwendig war, da im Vorfeld der mündlichen Verhandlung parallel ein Verletzungsverfahren anhängig gewesen sei und es zwingend gewesen sei, eine Strategie für beide Verfahren zu entwickeln. An der mündlichen Verhandlung selbst habe der Rechtsanwalt dann nicht mehr teilgenommen. Die Notwendigkeit der Doppelvertretung hätte in Abhängigkeit des Verfahrensstandes beurteilt werden müssen. Die geltend gemachten Recherchekosten seien ebenfalls notwendig gewesen. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb konkret nachgewiesene Recherchen, die zur Löschung des Gebrauchsmusters geführt hätten, nicht erstattungsfähig sein sollten. Das Ganze müsse vor dem Hintergrund gesehen werden, dass der Beschwerdeführer aus dem Streitgebrauchsmuster verklagt worden sei und damit seine Verteidigung zwingend notwendig geworden sei.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Januar 2012 dahingehend abzuändern, dass die dem Beschwerdeführer von der Beschwerdegegnerin für das Löschungsverfahren zu erstattenden Kosten auf 14.505,12 Euro festgesetzt werden und den festgesetzten Betrag mit 5 Prozentpunkten über dem Basissatz zu verzinsen

Die Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren dazu nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten des wechselseitigen Vorbringens wird auf den Beschwerdeschriftsatz vom 27. Januar 2012 und den Schriftsatz des Beschwerdeführers im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vom 25. März 2011 und vom 20. Juni 2011 sowie auf den Schriftsatz der Beschwerdegegnerin im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vom 12. Mai 2011 Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde gegen den Beschluss vom 16. Januar 2012 ist zulässig. Sie ist insbesondere fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) eingelegt worden, da sie am 27. Januar 2012 beim DPMA eingegangen ist.

Die Beschwerde hat in der Sache jedoch nur teilweise Erfolg.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit rechtskräftigem Beschluss vom 16. Dezember 2010 der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Zu den auferlegten Kosten gehören die dem Beschwerdeführer erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG).

Die Gebrauchsmusterabteilung ist zutreffend von einem Streitwert in Höhe von 125.000 Euro ausgegangen. Dieser Gegenstandswert wird von den Beteiligten nicht in Frage gestellt.

Hinsichtlich der einzelnen geltend gemachten Kosten hat die Beschwerde nur teilweise Erfolg. Hinsichtlich der einzelnen Posten gilt folgendes:

Gemäß RVG-VVNr. 2300 besteht für die Vertretung in einem Verwaltungsverfahren bei der Geschäftsgebühr ein Rahmen von 0,5 bis 2,5. Für die Vertretung durch die Patentanwälte ist der im angefochtenen Beschluss angesetzte doppelte Satz für ein Verfahren, in dem eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, angemessen. Soweit der Beschwerdeführer in seinem Kostenfestsetzungsantrag für die Vertretung durch die Patentanwälte eine 1,3-fache Verfahrensgebühr plus einer 1,2-fache Terminsgebühr in Ansatz gebracht hat, hat die Gebrauchsmusterabteilung dies mit zutreffender Begründung abgelehnt und lediglich den doppelten Satz der Geschäftsgebühr zuerkannt. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung verwiesen, zumal der Beschwerdeführer in der Beschwerde nicht im Einzelnen angibt, weshalb er dies für unzutreffend hält.

Außerdem wurde in Bezug auf die Vertretung durch die Patentanwälte zutreffend eine Post- und Telekommunikationspauschale von 20 Euro zuerkannt.

Die mit der Beschwerde weiterhin geltend gemachten Kosten können nur teilweise in Ansatz gebracht werden.

Bei Festsetzung der zu erstattenden Kosten für die Eigenrecherche des Vertreters ist zu berücksichtigen, dass anwaltliche Leistungen im Zusammenhang mit einer Recherche wie die Prüfung der recherchierten Ergebnisse durch die Geschäftsgebühr abgegolten sein können (Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdn. 194). Auf die Kosten einer eigenhändigen Recherche des Anwalts als solche trifft dies nicht zu, (Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdn. 156), Recherchekosten sind jedoch nur erstattungsfähig, wenn sie auch angemessen sind und für erforderlich gehalten werden durften.

So können die Kosten in Höhe von 20 Euro für die Informationsbeschaffung der Anlage 10a und Kopien der Buchseiten in Ansatz gebracht werden.

Die geltend gemachten Kosten für die Internetrecherche (Anlagen 8, 9, 10, 10a, 11, 14, 15) und der Recherche nach älteren Schutzrechten (Anlage 12) sind nicht in voller Höhe angemessen. Hierfür wurde ein anwaltlicher Aufwand in Höhe von 8,2 h angegeben. Da jedoch die Auswertung der Rechercheergebnisse selbst nicht dazu zählt und auch nicht im Einzelnen angegeben wurde, wie sonst für diese Recherche 8,2 h Zeit nötig gewesen sein könnte, kann lediglich ein Rechercheaufwand in Höhe 250 Euro anerkannt werden, was auch der Gebühr für eine Recherche nach § 7 GebrMG bzw. einer Recherche von ca. 3 Stunden mit einem Stundensatz von etwas über 80 Euro entspräche.

Hinsichtlich der Aufwendungen bezüglich des Besuchs im Filmmuseum in Potsdam ist nicht hinreichend aufgeschlüsselt, inwieweit es sich bei dem geltend gemachten Aufwand um reine Recherche handelte und wieweit es sich um die Auswertung der Rechercheergebnisse ging. Es können daher lediglich die 150 Euro, die das Filmmuseum Potsdam in Rechnung gestellt hat sowie die Reise- und Taxikosten in Höhe von 210,50 Euro + 44 Euro in Ansatz gebracht werden. Hinsichtlich des geltend gemachten zeitlichen Aufwands von 13,2 h ist nicht hinreichend dargetan, in wieweit und ob überhaupt dieser ausschließlich auf die reine Recherche fällt, so dass die geltend gemachten 3.432 Euro nicht in Ansatz gebracht werden können.

Die geltend gemachten Kosten für die Doppelvertretung durch einen hinzugezogenen Rechtsanwalt sind nur teilweise zu berücksichtigen. Zu den Kosten gehören nach § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO auch die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei. Bei der entsprechenden Anwendung des § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO sind dies die Kosten des Patentanwalts, wenn sich die Beteiligte durch einen Patentanwalt vertreten ließ. Eine Einschränkung besteht dahingehend, dass lediglich die Gebühren und Auslagen eines Anwalts erfasst werden. In den Fällen, in denen sich ein Beteiligter im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem Bundespatentgericht durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt vertreten lässt, sind in der Regel nur die Kosten eines dieser Vertreter als erstattungsfähig anzuerkennen (BGH GRUR 1965, 621).

Für die Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts kommt es gemäß §§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO darauf an, ob diese zusätzlichen Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtverteidigung notwendig waren, was sich nach einem objektiven Maßstab beurteilt (BGH GRUR 2007, 729 f. – „Kosten der Schutzschrift II“). Eine entsprechende Anwendung der für Verfahren in Gebrauchsmusterstreitsachen in § 27 Abs. 3 GebrMG gesondert geregelten Erstattungsfähigkeit von Gebühren und Auslagen des neben einem Rechtsanwalt mitwirkenden Patentanwalts kommt nicht in Betracht, denn es liegt keine planwidrige Regelungslücke vor. Die Verfahrenssituation im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren bezüglich der Doppelvertretung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalts ist in rechtlicher Hinsicht nicht so weit mit dem vom Gesetzgeber für das Verletzungsverfahren geregelten Tatbestand vergleichbar, dass angenommen werden kann, der Gesetzgeber wäre bei einer Interessenabwägung, bei der er sich von den gleichen Grundsätzen hätte leiten lassen, wie bei dem Erlass der herangezogenen Gesetzesvorschrift, zu dem gleichen Abwägungsergebnis gekommen. Im Gegensatz zu Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten benötigen z. B. die Beteiligten zur Verfahrensführung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder vor dem Bundespatentgericht keinen Rechtsanwalt.

Bei Prüfung der Notwendigkeit ist darauf abzustellen, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei, die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte, wobei die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen darf und lediglich gehalten ist, unter mehreren gleichartigen Maßnahmen die kostengünstigste auszuwählen (vgl. BGH GRUR 2005, 271 m. w. N.). Notwendig sind danach alle Kosten, ohne die die zweckentsprechenden Maßnahmen nicht getroffen werden könnten. Bei der Beurteilung der Erstattungsfähigkeit ist grundsätzlich eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht.

Unter Berücksichtigung dessen geht grundsätzlich die Beauftragung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt in einem Gebrauchsmusterlöschungsbeschwerdeverfahren über das hinaus, was eine verständige, kostenbewusste und wirtschaftlich vernünftige Partei als in diesem Sinn erforderlich ansehen durfte.

Der Bundesgerichtshof hat in seiner grundlegenden Entscheidung zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (GRUR 1965, 621, 626 - „Patentanwalts-kosten“) die Auffassung des (damals) 5. Senats des Bundespatentgerichts gebilligt, dass eine Partei im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren durch einen Patentanwalt regelmäßig vollwertig vertreten sei, denn dieser ist aufgrund seiner Ausbildung und Berufspraxis so geschult, dass er die im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren regelmäßig auftretenden gebrauchsmusterrechtlichen Fragen beherrscht.

Doppelvertretungskosten können dann anerkannt werden, wenn über den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hinaus derart schwierige rechtliche Fragen zu beurteilen sind, dass für deren Beurteilung das bei einem Patentanwalt vorauszusetzende rechtliche Wissen nicht ausreicht (vgl. BPatG GRUR 2010, 556 - „Medizinisches Instrument“). Dies ist im vorliegenden Fall nicht dargetan.

Dass die Inanspruchnahme eines weiteren Anwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung kostenrechtlich als notwendig anerkannt wird, stellt eine absolute Ausnahme dar und bedarf des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände (vgl. BVerfG NJW 1978, 259; BVerfG NJW 1993, 1460). Grundsätzlich gilt, dass sich ein Anwalt die Kenntnisse für ein übernommenes Mandat selbst verschaffen muss.

Daran ändert sich auch vor dem Hintergrund der vom Bundesgerichtshof als geboten angesehenen typisierenden Betrachtungsweise grundsätzlich nichts.

Der BGH hat aber in der Entscheidung X ZB 11/12 vom 18. Dezember 2012 die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Patentnichtigkeitsverfahren notwendig erachtet, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (vgl. GRUR 2013, 427 „Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren“). Der Grund hierfür ist, dass der in dieser besonderen Situation erforderliche Abstimmungsbedarf typischerweise die Mitwirkung derjenigen anwaltlichen Vertreter erfordert, die mit der Vertretung der Partei im Verletzungsstreit betraut sind.

Soweit tatsächlich das Verletzungsverfahren und das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren gleichzeitig geführt werden, besteht kein prinzipieller Unterschied hinsichtlich des notwendigen Abstimmungsbedarfs, zu der Situation, in der bei einem Patent die Nichtigkeitsklage und das Verletzungsverfahren gleichzeitig geführt werden, auch wenn es gewisse Unterschiede gibt. So findet z. B. das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem Amt statt und erfordert keine Klage beim Bundespatentgericht. Am entsprechenden Abstimmungsbedarf ändert das allerdings nichts.

Die Mitwirkung der Rechtsanwaltskanzlei wurde hier bereits im Löschungsantrag (Schriftsatz vom 4. November 2008) angezeigt. Allerdings gibt es keine Anhaltspunkte dafür, in welchem Umfang diese Kanzlei tatsächlich eingebunden und wie groß der Abstimmungsbedarf war. Es kann daher statt der beantragten 1,3 Verfahrensgebühr lediglich eine Geschäftsgebühr von 1,0 berücksichtigt werden, das ist ein Wert im unteren Bereich des Rahmens von 0,5 bis 2,5. Nach der Fassung der Anlage 2 RVG a. F., die bis zum 1. August 2013 galt, sind dies 1.431 Euro.

Hinzu kommt noch eine weitere Post- und Telekommunikationspauschale von 20 Euro. Da die Pauschale grundsätzlich sich nach den Gebühren richtet, jedoch auf 20 Euro begrenzt ist (vgl. Nr. 7002 RVG), ist diese Gebühr auch für den zusätzlichen Vertreter in Ansatz zu bringen, da auch diesem Gebühren zustehen. Gerade wenn Abstimmungsbedarf besteht, fallen in aller Regel auch zusätzliche Post- und Telekommunikationsgebühren an. Da die Vertretung durch die Rechtsanwaltskanzlei mit einem Gebührensatz anzusetzen ist, sind als Pauschale 20 % von 1.431 Euro anzusetzen, jedoch nicht mehr als 20 Euro.

Die Auslagen, die der Beschwerdeführer als eigene Recherchekosten geltend macht, können nicht in Ansatz gebracht werden. So ist nicht erkennbar, dass die Recherchekosten von 1.785 Euro tatsächlich im Zusammenhang mit dem vorliegenden Löschungsverfahren entstanden sind und nicht nur aufgrund des Verletzungsverfahrens. Darüber hinaus fehlt eine Aufschlüsselung, wie und wofür diese Kosten entstanden sind. Ebenfalls nicht belegt ist, warum gerade der Kauf des English Manual – Kinor – 35H movie camera für 47,71 Euro und eines Buches für 318 Euro für die Recherche im vorliegenden Löschungsverfahren notwendig war. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, dass für die Anlage 10 ein Betrag von 318 Euro erforderlich war. Auch lässt sich nicht nachvollziehen, dass eine Recherche beim Verlag hinsichtlich der Zeitschrift „Der Deutsche Kameramann“ notwendig war und persönlich durchgeführt werden musste, so dass insoweit auch nicht 413 Euro für Hin- und Rückfahrt (Bad Honnef – München) sowie 80 Euro Übernachtungskosten und 12 Euro für die Garage in Ansatz zu bringen sind.

Die folgenden Kosten wurden im angefochtenen Beschluss wie beantragt zuerkannt und sind daher außer Streit: Die Löschungsantragsgebühr in Höhe von 300 Euro, Tage- und Abwesenheitsgeld in Höhe von 60 Euro, 8,17 Euro für die Beglaubigung der Übersetzung und für die Akteneinsicht 14,94 Euro. Gleiches trifft auf den Verzinsungsanspruch mit 5 Prozentpunkten über dem Basissatz zu.

III.

Der Beschwerdeführer trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu 83/100 und die Beschwerdegegnerin zu 17/100 (§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG, 92 Abs. 1 ZPO). Dies entspricht dem Erfolg der Beschwerde. Da als Kosten des Verfahrens zugunsten des Beschwerdeführers statt der beantragten Summe von 14.505,12 Euro lediglich 5.410,11 Euro anzuerkennen sind, und damit lediglich 1.895,00 Euro mehr als im angefochtenen Beschluss, hat er von der Summe, die Gegenstand der Beschwerde ist (10990,01 Euro) lediglich einen Erfolg in Höhe von 1.875 Euro erzielt.

IV.

Die Rechtsbeschwerde wird im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in seiner grundlegenden Entscheidung zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (GRUR 1965, 621, 626 - „Patentanwaltskosten“) gemäß § 18 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG zugelassen, da bisher die Kosten für eine Doppelvertretung im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren regelmäßig nicht erstattungsfähig waren.