BPatG 01.10.2013 - 27 W (pat) 558/12

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 18. Juli 2008 veröffentlichte Eintragung der am 21. Januar 2008 für die Waren

„18: Geldbörsen, Rucksäcke, Brieftaschen, Einkaufstaschen, Handtaschen, Leder, roh oder teilweise bearbeitet, Lederbezüge für Möbel, Schulterriemen, Tierhäute; Sonnenschirme;

25: Bekleidungsstücke, Schuhe, Stiefel, Sandalen, Fußballschuhe, Handschuhe (Bekleidung), Hüftgürtel, Krawatten, Wirkwaren (Bekleidung), Kopfbedeckungen“

angemeldete Wortmarke 30 2008 003 533

SashaFabiani

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 23. Dezember 2005 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen in den Klassen 3, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 35 und 44, in den Klassen 18 und 25 für die Waren

„Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Ledergurte, Lederbezüge, Reisenecessaires (Lederwaren), Taschen, Riemen, Schnüre, Möbelbezüge aus Leder; Babytragetücher; Badetaschen, Bekleidungsstücke für Tiere; Bergstöcke; Brieftaschen; Campingtaschen; Dokumentenmappen, Dokumentenkoffer; Dosen aus Leder oder Lederpappe; Einkaufstaschen, -netze; Felldecken (Pelz); Felle (Pelze); Gehstöcke; Geldbörsen (Geldbeutel); Reise- und Handkoffer, Handtaschen, Handkoffergriffe, Aktentaschen, Kosmetikkoffer und/oder -taschen; Schminkkoffer, Beauty Cases; Kompact Timer; Schlüsseletuis (Lederwaren), Rucksäcke, Schultaschen, Schulranzen, Sporttaschen; Portmonee; Kleidersäcke für die Reise; Häute und Felle; Pelze; Regenschirme, Regenschirmgriffe; Schirmstöcke, Schirmringe, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Stockgriffe; Kleidersäcke für die Reise;

Klasse 25: Babywäsche, Babywindelhosen (Bekleidungsstücke), Babywindeln aus textilem Material; Badeanzüge, Badehosen, Bademäntel, Bademützen, Bikinis, Badesandalen, Badeschuhe; Bandanas (Tücher für Bekleidungszwecke); Bekleidung aus Leder und/oder Lederimitat; Bekleidung für Autofahrer; Bekleidungsstücke für Damen, Herren, Kinder, Babys und Jugendliche; Bodysuits (Teddies, Bodies); Duschhauben; Einstecktücher; Faschings-, Karnevalskostüme; Fausthandschuhe; Fischerwesten (Anglerwesten); Fußsäcke (nicht elektrisch beheizt); Galoschen; Gamaschen; Geldgürtel (Bekleidung); Gleitschutz für Schuhe; Gürtel (Bekleidung); Gymnastikbekleidung, Gymnastikschuhe; Halstücher; Handschuhe (Bekleidung); Hemdblusen, Hemdeinsätze, Hemdkragen (lose), Hemden; Hemd-Höschenkombinationen (Unterbekleidung); Hosen, Hosenstege, Hosenträger; Hüftgürtel; Hutunterformen; Anzüge, Jacken, Kleider, Röcke; Kleidereinlagen (konfektioniert); Kleidertaschen (vorgefertigt); Konfektionskleidung; Kopfbedeckungen, einschließlich Kappen, Mützen, Baskenmützen, Mützenschirme, Hüte, Kapuzen, Kopftücher; Krawatten, Krawattentücher; Lätzchen, nicht aus Papier; Livreen; Manschetten (Bekleidung); Mäntel; Mieder (Kleidungsstücke); Ohrenschützer (Bekleidung); Overalls; Papierhüte (Bekleidung); Pelze (Bekleidung); Radfahrerbekleidung; Schuhe (Halbschuhe), einschließlich Lederschuhe, Sandalen, Stoffschuhe (Espadrillos), Hausschuhe, Holzschuhe, Strandschuhe, Sportschuhe; Schuhwaren, einschließlich Absätze (für Schuhe), Absatzstoßplatten für Schuhe, Einlegesohlen, Schuhsohlen; Schals, Schärpen; Schlafanzüge, Schlafmasken; Schleier (Bekleidung); Stiefel, Halbstiefel (Stiefeletten); Schürzen (Bekleidung); Unterwäsche, einschließlich Unterhemden, Unterhosen, Corsagen, Schlüpfer, Slips, Büstenhalter, Unterröcke; Korsettleibchen, Korsetts, Leibwäsche (schweißaufsaugend); Skischuhe; Socken, Sockenhalter; Sportbekleidung und -unterwäsche; Stirnbänder (Bekleidung); Strumpfbänder, Strümpfe, Strumpfhalter, Strumpfhosen, Wadenstrümpfe; Wasserskianzüge; Westen; Wirkwaren (Bekleidung)“

eingetragenen Wortmarke 305 53 383

FABIANI

Der Widerspruch wird auf alle Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle Waren der angegriffenen Marke.

Die Markeninhaberin hat im Amtsverfahren mit Schriftsätzen vom 10. Februar 2009 und vom 27. Dezember 2010 die Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke erhoben.

Mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2010 hat die Widersprechende zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung für Lederwaren, Bekleidung, Schmuck und Parfümwaren diverse Unterlagen vorgelegt, bei denen es sich meist um undatierte Katalogauszüge handelt. Mit Schriftsatz vom 22. März 2011 hat sie weitere umfangreiche Unterlagen vorgelegt, u.a. Prospekte, Kataloge und Webseiten aus den Jahren 2005 bis 2011, die eine rechtserhaltende Benutzung für die Waren der Klassen 18 und 25 belegen sollen.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 24. Juli 2012 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, im Hinblick auf die zu vergleichenden Waren lasse sich Identität und im Übrigen hochgradige Ähnlichkeit feststellen. Für die Widerspruchsmarke sei von einem durchschnittlichen Schutzumfang auszugehen.

Den danach erforderlichen Abstand halte die jüngere Marke wegen des Wortbestandteils „Sasha“ in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht ein. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden werde die jüngere Marke nicht von dem Markenbestandteil „Fabiani“ geprägt. Auf die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede müsse wegen der fehlenden Verwechslungsgefahr nicht mehr eingegangen werden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält die Marken für verwechselbar, da die jüngere Marke von dem in Deutschland seltenen Nachnamen Fabiani geprägt werde. Dem Vornamen „Sasha“ komme dagegen keine besondere Bedeutung zu, da es sich hierbei um einen in Deutschland besonders geläufigen, weitverbreiteten Vornamen handele.

Eine Verwechslungsgefahr sei zwischen den streitgegenständlichen Marken auch in einer Entscheidung des HABM vom 6. März 2012 angenommen worden.

Zwischen den Marken bestehe zumindest eine assoziative Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 24. Juli 2012 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss. Eine Verwechslungsgefahr scheitere an dem Bestandteil „Sasha“. Die jüngere Marke werde nicht von dem Bestandteil „Fabiani“ geprägt, da dieser Bestandteil mit dem Bestandteil „Sasha“ gleichgewichtig sei.

II.

1. Da die Widersprechende keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat und der Senat diese auch nicht für geboten hält, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

2. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht den Widerspruch mangels der Gefahr von Verwechslungen zurückgewiesen. Inwieweit die Widersprechende durch die im Amtsverfahren vorgelegten Unterlagen eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht hat, kann daher dahingestellt bleiben.

3. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungs- bzw. Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen, einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und/oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2010; 235 - Aida/Aidu; GRUR 2010, 883 - Malteserkreuz II; EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Herkunftsfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel/Autec).

Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 - Bainbridge; GRUR 2005, 1042 - Thomson Life; BGH GRUR 2009, 1055 - airdsl). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelteile achtet (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 - Limoncello; BGHZ 169, 295 - Goldhase).

4. Nach diesen Grundsätzen ist die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken vorliegend zu verneinen.

a) Die zugunsten der angegriffenen Marke in den Klassen 18 und 25 eingetragenen Waren sind mit den für die Widerspruchsmarke in diesen Klassen eingetragenen Waren identisch.

b) Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Eine Kennzeichnungsschwäche ist bei Namensmarken, wie Fabiani, nicht von vornherein anzunehmen, zumal es sich bei „Fabiani“ um keinen Allerweltsnamen handelt (Onken, Die Verwechslungsgefahr bei Namensmarken, S. 91 ff.).

Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittmarken mit dem Bestandteil „Fabiani“ kommt entgegen der von der Markeninhaberin im Amtsverfahren vertretenen Auffassung hier nicht in Betracht, da es sich nicht um eine Vielzahl von Marken, sondern nur um acht Marken handelt, über deren Benutzung nichts bekannt ist.

c) Den danach erforderlichen deutlichen Abstand halten die Marken in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht aufgrund des in der jüngeren Marke enthaltenen Bestandteils „Sasha“ ein.

Eine den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens prägende oder selbständig kennzeichnende und damit kollisionsbegründende Stellung des Bestandteils „Fabiani“ in dem angegriffenen Zeichen vermag der Senat nicht festzustellen.

Eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr kann gegeben sein, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke durch den mit der Gegenmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können (vgl. zur sog. Prägetheorie BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life). In Fällen, in denen einzelne Bestandteile der einander gegenüberstehenden Zeichen übereinstimmen, ist dabei jeweils vom Gesamteindruck der Zeichen auszugehen, um zu ermitteln, ob der übereinstimmende Teil das jeweilige Zeichen derart prägt, dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist, wenn der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH GRUR 1996, 775 – Sali Toft; GRUR 1998, 942 - Alka-Seltzer; GRUR 2000, 233 -  Rausch/Elfi Rauch; GRUR 2003, 830 - City Plus). Dies gilt unabhängig davon, ob die prioritätsältere Marke oder - wie im Streitfall - das angegriffene Zeichen den zusätzlichen Bestandteil aufweist (BGH GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; GRUR 1996, 406 - JUWEL; GRUR 2000, 233 - Rausch/Elfi Rauch).

Nach diesen Grundsätzen kann eine den Gesamteindruck prägende und damit kollisionsbegründende Stellung des Bestandteils „Fabiani“ vorliegend nicht bejaht werden, zumal das angegriffene Zeichen aus einem zusammengeschriebenen Wort besteht.

In Bezug auf die hier maßgeblichen Waren der Klassen 18 und 25 ist ein beschreibender Sinngehalt des Bestandteils „Sasha“ nicht ersichtlich, weshalb dieser weder kennzeichnungsschwach ist noch hinter dem weiteren Bestandteil zurücktritt und demnach für den Gesamteindruck der jüngeren Marke von Bedeutung ist.

„Fabiani“ ist vorliegend auch nicht als Nachname neben dem auch in der gegebenen Schreibweise als Vorname verständlichen „Sasha“ selbständig kollisionsbegründend. Das Verständnis von Zeichen, die aus Personennamen bestehen, ist in den verschiedenen Staaten der Europäischen Gemeinschaft unterschiedlich (vgl. EuG GRUR Int. 2005, 846, Rn. 97 - Julián Murua Entrena/Murua; EuG GRUR Int. 2005, 499 - Enzo Fusco/Antonio Fusco). Es gibt auch keinen allgemeinen Erfahrungsschatz, wonach sich der deutsche Verbraucher bei einer erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marke allein oder vorrangig am Nachnamen orientiert, sofern nicht spezielle Bezeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Waren- bzw. Dienstleistungssektor einen speziellen Erfahrungssatz ergeben (vgl. BGH GRUR 2000, 233 - Rausch/Elfi Rauch; BGH GRUR 2000, 1031 - Carl Link; Zur Entwicklung der Rechtsprechung, siehe Onken, a.a.O. S. 119 ff.; 132 ff., 155 f.). In der Modebranche lässt sich keine eindeutige Gewohnheit, Nachnamen besondere Bedeutung beizumessen, feststellen.

Da die Annahme, dass sich die Verbraucher in aller Regel an dem aus Vor- und Familiennamen gebildeten Gesamtnamen orientieren, weil zur Individualisierung auch der Vorname wesentlich beiträgt, wie der Rechtsprechung (BGH GRUR 1999, 241 - Lions; GRUR 2000, 233 - Rausch/Elfi Rauch; GRUR 2000, 1031 - Carl Link) entnommen werden kann,  zu kaum hinnehmbaren Problemen bei der Durchsetzung von Rechten aus „Namensmarken“ (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 384) führt, erfahren jedenfalls Nachnamen, die besonders auffällig sind oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt haben, Schutz gegen jüngere Gesamtnamensmarken mit identischem oder ähnlichem Nachnamensbestandteil (BPatGE 47, 198 - Ella May; nachgehend BGH GRUR 2005, 513 MEY/Ella May; BPatG 27 W (pat) 173/03 - leni baldessari/BALDESSARINI).

Gegen eine solche prägende oder selbständig kollisionsbegründende Stellung von „Fabiani“ spricht, dass es sich dabei nicht um einen bekannten Namen handelt (BGH GRUR 2000, 233 - Rausch/Elfi Rauch; BPatG 27 W (pat) 319/03 – Georgio Valentino/Valentino). Ferner spricht dagegen, dass „Sasha“ als Vorname allein nicht zur Identifizierung einer bestimmten Person  genügt (BPatG GRUR 1998, 1027 - Boris/Boris Becker). „Sasha“ ist auch kein beschreibender Begriff (BPatG 27 W (pat) 257/03 – Thommy/Toni Dress) und wirkt nicht als Bezeichnung einer bestimmen Linie der Marke „FABIANI“, zumal „Sasha“ ein Pendant (wie Adam/Eva, Romeo/Julia etc.) fehlt, das eine andere Linie (etwa Frauenmode) bezeichnen kann.

Obwohl die Verbraucher „Sasha“ auch in der vorliegenden Schreibweise als männlichen Vornamen verstehen werden, ist damit nicht zu erwarten, dass sie ihre Aufmerksamkeit nur auf den sich anschließenden Nachnamen „Fabiani“ richten werden und dieser Bestandteil dann das dominierende Element wird.

Eine Verwechslungsgefahr kann zwar auch dann anzunehmen sein, wenn die jüngere Marke neben anderen Bestandteilen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne den Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung hat (EuGH GRUR 2005, 1 042, Nr. 32 ff.) - Thomson Life; BGH GRUR 2006, 859, Nr. 21 - Malteserkreuz). Dies bedeutet aber nicht, dass jede Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen zwangsläufig zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führt. Es bedarf vielmehr besonderer Anhaltspunkte dafür, dass der betreffende Teil in dem jüngeren Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt (Hacker, MarkenR, 2. Aufl., Rn. 469, 470). Dies kann etwa der Fall sein, wenn der älteren Marke in der jüngeren lediglich ein Handelsname oder ein bekannter Name hinzugefügt wird. Ein solcher Fall liegt hier nicht vor.

Sonstige Anhaltspunkte, die den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil „Fabiani“ in der angegriffenen Marke als selbständig kennzeichnend erscheinen lassen, liegen nicht vor. Vielmehr wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch ihre Gesamtheit bestimmt.

d) Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Verbraucher die Vergleichsmarken im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung bringen. Dies wäre der Fall, wenn der Verbraucher, der die Unterschiede der Marken wahrnimmt und sie deshalb nicht unmittelbar verwechselt, aufgrund von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung oder prägenden Einzelteilen Anlass hätte, das jüngere Zeichen (irrtümlich) der Inhaberin der älteren Marke zuzuordnen oder aufgrund dieser Umstände auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung, zu schließen. Ausschließlich assoziative Gedankenverbindungen, die zwar behindernde, rufausbeutende oder verwässernde Wirkung haben, nicht jedoch zu eigentlichen Herkunftsverwechslungen führen, erfasst § 9 Abs. 1 Nr. 2 § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alternative 2 MarkenG nicht (EuGH GRUR 1998, 387, Nr. 18 - Sabél/Puma; BGH GRUR 2002, 544 - Bank 24).

Eine derartige Verwechslungsgefahr wird regelmäßig nur dann bejaht, wenn die Widersprechende bereits mit einer Serie von Marken aufgetreten ist, die das in den Vergleichsmarken übereinstimmende Element als Stammbestandteil enthalten und das Publikum trotz abweichender Bestandteile das jüngere Zeichen mit der Widerspruchsmarke als ein davon abgeleitetes Serienzeichen in Verbindung bringt (vgl. z.B. BGH GRUR 1996, 200 – Innovadiclophlont; GRUR 2000, 886 - Bayer/BayChem).

Dies ist hier nicht der Fall. Der zusätzliche Bestandteil „Sasha“ des angegriffenen Zeichens fügt sich nicht in eine serienmäßige Bezeichnungspraxis der Widersprechenden ein.

Der Annahme, die Verbraucher würden die beiden Marken als unterschiedliche Bezeichnung einer Person sehen, was Verwechslungsgefahr begründen könnte (Onken, a.a.O. S. 144 f.), folgt der Senat nicht, zumal „Sascha“ in dem angegriffenen Zeichen keine selbständig kennzeichnende Stellung aufweist (aA Onken, a.a.O. S. 204 f.).

Insgesamt besteht zwischen den Vergleichsmarken somit kein solcher Ähnlichkeitsgrad, dass selbst bei Identität der Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr gegeben wäre.

5. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

6. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG zugelassen, weil der Fall die bisher nicht entschiedene Frage aufwirft, inwieweit bei einem aus Vor- und Nachnamen erkannten jüngeren Zeichen der übereinstimmende Bestandteil der Widerspruchsmarke, der in Alleinstellung als Nachname mit durchschnittlicher Kennzeichnungskraft verstanden wird, in einem zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende und damit kollisionsbegründende Stellung besitzt.