BPatG 04.12.2012 - 33 W (pat) 50/10

I.

Die Anmelderin hat am 11. Juli 2007 die Wortmarke

WPBilanz

für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet:

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen

Klasse 38: Telekommunikation

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und  software; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen.

Mit Beschlüssen vom 30. September 2008 und vom 10. Februar 2010letzterer im Erinnerungsverfahren hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass dem schutzsuchenden Zeichen jede Unterscheidungskraft fehle. „WP“ sei die Abkürzung für „Wertpapier“. Insgesamt bringe das Zeichen klar verständlich zum Ausdruck, dass die beanspruchten Dienstleistungen für eine oder im Zusammenhang mit einer Wertpapierbilanz erbracht werden. Ob die Buchstaben- und Wortfolge lexikalisch nachweisbar sei und bereits anderweitig im Sprachgebrauch verwendet werde, sei nicht maßgeblich.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde.

Die Anmelderin wiederholt und vertieft ihre bereits im Verfahren vor der Markenstelle vorgebrachten Argumente. Sie weist darauf hin, dass sich die Buchstaben- und Wortfolge „WPBilanz“ im Sprachgebrauch nicht nachweisen lasse; sie werde nur von der Anmelderin selbst verwendet. Tatsächliche Anhaltspunkte für ein aktuelles oder in absehbarer Zukunft entstehendes Freihaltungsbedürfnis seien nicht gegeben.

Ein eindeutiger, im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt liege nicht vor; vielmehr handle es sich um eine originelle Zusammensetzung von selbst nicht eindeutig beschreibenden Zeichen. Soweit die Elemente des schutzsuchenden Zeichens an beschreibende Angaben angelehnt seien, ergebe sich daraus allenfalls, dass die einzutragende Marke nur einen geringen Schutzumfang haben werde.

Die Buchstabenfolge „WP“ werde von der Anmelderin in ihrer Firma verwendet, außerdem in mehreren für sie eingetragenen Marken, namentlich „dwpbank“, WPDynamic“, „WPIntegrator“, „WPLayout“, „WPOutput“ und „WPTicket“. Die Anmelderin genieße insofern einen äußerst hohen Bekanntheitsgrad. Daher werde das hier schutzsuchende Zeichen nicht als beschreibend, sondern als Hinweis auf die Anmelderin verstanden werden.

Zudem habe das Deutsche Patent- und Markenamt in vergleichbaren Fällen zugunsten anderer Anmelder anders entschieden, darin liege eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung. Namentlich seien die Marken „GENO WP“, „wp-soft“ und „WP Design“ eingetragen worden. Zwar seien Voreintragungen nach der Rechtsprechung des BPatG nicht bindend. Die Markenstelle sei jedoch gehalten, die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen zu berücksichtigen, was vorliegend nicht geschehen sei. Aus diesem Grund komme eine Zurückverweisung an die Markenstelle in Betracht.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 36, vom 30. September 2008 und vom 10. Februar 2010 aufzuheben;

hilfsweise: die vorgenannten Beschlüsse unter Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt aufzuheben;

hilfsweise: die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Der Senat hat einen Hinweis erteilt; die Anmelderin hat Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt.

II.

Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet.

1.

Mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen mit Ausnahme des Versicherungs- und Immobilienwesens steht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung entgegen.

a)

Dieses Schutzhindernis verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtliche Zeichen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, freizuhalten (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22, 23)ADIDAS II). Es liegt nämlich insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs im Allgemeininteresse, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25)Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31)DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54, 56)Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 3536)BIOMILD).

Im Lichte dieses Schutzzwecks kommt es nicht darauf an, ob die Buchstaben- und Wortfolge „WPSofort“ im Sprachgebrauch nachgewiesen werden kann. Die Zeichenfolge ist bereits dann schutzunfähig, wenn sie dazu dienen kann, Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen zu bezeichnen, also hierzu geeignet ist (EuGH GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 32)DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 38)BIOMILD; BGH GRUR 2012, 276 (Nr. 8)Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 8 Rn. 280). Das kann auch dann zutreffen, wenn es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt (EuGH a. a. O. (Nr. 38, 39)BIOMILD).

Besteht das schutzsuchende Zeichen aus mehreren Elementen, so kommt es darauf an, ob der Verkehr das Zeichen in seiner Gesamtheit unmittelbar, also ohne analysierende Betrachtung, als beschreibend versteht (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 20 f.)Maglite; BGH GRUR 2001, 162, 163RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; HK-Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 2. Auflage § 8 MarkenG Rn. 34; Ströbele a. a. O. § 8 Rn. 298). Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt nur dann vor, wenn das Zeichen ein hinreichend direkten und konkreten Bezug zu den angemeldeten Produkten aufweist, der es dem angesprochenen Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen oder eins ihrer Merkmale zu erkennen (EuGH GRUR 2010, 534 (Nr. 29)PRANAHAUS; EuGH GRUR Int. 2010, 503 (Nr. 26, 27)Patentconsult; BPatG  vom 29.5.2012, 33 W (pat) 517/11Rock and Seal).

Abkürzungen sind dann als beschreibend einzuordnen, wenn sie üblich sind und von den angesprochenen Verkehrskreisen verstanden werden (BPatG vom 14.11.2011, 28 W (pat) 47/11LCM). Das trifft auch dann zu, wenn dieselbe Buchstabenfolge als Abkürzung für unterschiedliche Wortfolgen verstanden werden kann und insofern mehrdeutig ist (BPatG vom 14.2.2012, 24 W (pat) 84/10ERP Doktor; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 8 Rn. 377 f.). Das entspricht dem allgemeinen Grundsatz, wonach ein Wortzeichen bereits dann schutzunfähig ist, wenn es in einer seiner möglichen Bedeutungen beschreibenden Charakter hat (EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 32)Doublemint; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 97)Postkantoor; BGH GRUR 2010, 825 (Nr. 15)   Marlene-Dietrich-Bildnis II; Ströbele a. a. O. § 8 Rn. 301).

b)

Nach diesem Maßstab beschreibt das schutzsuchende Zeichen aus der Sicht des angemessen aufmerksamen und verständigen Publikums unmittelbar verständlich ein Merkmal der beanspruchten Dienstleistungen mit Ausnahme des Versicherungs- und Immobilienwesens.

aa) Das angesprochene Publikum wird die Abkürzung „WP“ mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen als Abkürzung für „Wertpapier“ oder „Wirtschaftsprüfer“ verstehen. Mit Bezug auf alle Dienstleistungen handelt es sich um eine geläufige und ohne analysierende Betrachtung verständliche Abkürzung (BPatG vom 2.8.2011, 33 W (pat) 73/10WPPowerLink; BPatG vom 4.12.2012, 33 W (pat) 46/10WPSofort). Die Mehrdeutigkeit der Abkürzung reicht nach dem oben dargelegten Maßstab nicht aus, um die Schutzfähigkeit zu begründen.

bb) Somit ist auch das Gesamtzeichen „WPBilanz“ mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen mit Ausnahme des Immobilienwesensunmittelbar verständlich. Ob das Zeichen bereits verwendet wird und sich abgesehen von seiner Verwendung durch die Anmelderin im Sprachgebrauch nachweisen lässt, ist aus den oben dargelegten Gründen unerheblich. Verstehen die angesprochenen Verkehrskreise „WP“ als „Wertpapier“ oder „Wirtschaftsprüfer“, so ist auch das Gesamtzeichen als Hinweis auf die Bewertung und Bilanzierung von Wertpapieren (vgl. BPatG vom 11.3.2008, 33 W (pat) 66/06Markenbilanz) oder auf die Überprüfung von Bilanzen durch Wirtschaftsprüfer unmittelbar verständlich. Soweit es um Wertpapiere geht, wird damit ein mögliches Merkmal der beanspruchten Dienstleistungen Finanzwesen und Geldgeschäfte beschrieben. Dienstleistungen aus dem Bereich des Entwurfs und der Entwicklung von Computerhardware und  software können die Arbeit von Wirtschaftsprüfern an Bilanzen zum Gegenstand haben, insbesondere können sie speziell auf die Überprüfung von Bilanzen zugeschnitten sein. Dasselbe gilt für die übrigen beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 und für die Telekommunikation, die mit dem Bereitstellen von Hardware und Software in einem engen Zusammenhang steht (vgl. BPatG vom 4.12.2012, 33 W (pat) 46/10WPSofort).

Der Beschwerde kann nicht darin gefolgt werden, dass das Gesamtzeichen nicht ohne weiteres verständlich sei, sondern allenfalls einen beschreibenden Anklang enthalte. Die Kombination von „Wertpapieren“ oder „Wirtschaftsprüfern“ mit einer Bilanz ist weder ungewöhnlich, noch erschließen sich die in Betracht kommenden Bedeutungen des Gesamtzeichens erst nach einigem Nachdenken. Insofern unterscheidet sich das schutzsuchende Zeichen von den nicht ohne weiteres Nachdenken verständlichen und deshalb für schutzfähig erachteten Wortzeichen „WPPowerLink“ und „Medpilot“ (BPatG vom 2.8.2011, 33 W (pat) 73/10WPPowerLink; BPatG vom 19.12.2006, 33 W (pat) 233/04Medpilot).

c)

Wenn die Anmelderin vorbringt, dass sie die Buchstabenfolge „WP“ in ihrem Firmennamen und in weiteren für sie eingetragenen Marken verwende und dadurch eine erhebliche Bekanntheit erlangt habe, so kann dies der Beschwerde nicht zum Erfolg verhelfen. Für die Beurteilung der originären Schutzfähigkeit der Marke (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG) kommt es nicht darauf an, wie das Zeichen verwendet worden ist (BPatG, Beschluss vom 2.11.2011, 29 W (pat) 545/11fine selection). Auf Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) beruft sich die Anmelderin nicht; dafür sind auch keine Anhaltspunkte ersichtlich.

d)

Auch mit dem Argument, dass andere vergleichbare Marken eingetragen worden seien, kann die Anmelderin nicht durchdringen.

Die Markenstelle und der Senat sind wie die Anmelderin nicht verkennt an Voreintragungen aus anderen Verfahren nicht gebunden (EuGH GRUR 2009, 667Schwabenpost; BGH GRUR 1997, 527Autofelge; BGH GRUR 2011, 230SUPERgirl; BPatGE 51, 157Linuxwerkstatt; BPatG GRUR 2009, 1175Burg Lissingen; Ströbele a. a. O. § 8 Rn. 36 ff.). Die in der Beschwerdebegründung genannten Voreintragungen rechtfertigen auch keine Zurückverweisung der Sache an die Markenstelle (vgl. BGH GRUR 2011, 230SUPERgirl).

2.

Soweit das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, steht auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG der Eintragung entgegen.

Beschreibt ein Zeichen wie hier Merkmale von Waren und Dienstleistungen unmittelbar, so fehlt ihm auch im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Unterscheidungskraft (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 86)Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 19)BIOMILD). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 16)VISAGE; BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19)FUSSBALL WM 2006 m. w. N.).

3.

Die Beschwerde ist begründet, soweit mit der Anmeldung Dienstleistungen des „Versicherungs- und Immobilienwesens“ beansprucht werden.

a)

Soweit Dienstleistungen des Versicherungswesens beansprucht werden, hat „WPBilanz“ keine ohne weiteres verständliche, beschreibende Bedeutung. Es gibt zwar eigene Haftpflichtversicherungen für Wirtschaftsprüfer; diese decken jedoch in der Regel die gesamte Arbeit als Wirtschaftsprüfer ab. Die Arbeit an Bilanzen ist soweit ersichtlich ein eigenes Risiko, das selbständig versichert werden könnte. Der Zusatz „Bilanz“ ist deshalb in diesem Zusammenhang nicht als Beschreibung eines Merkmals der Dienstleistung verständlich. Auch die Bilanzierung von Wertpapieren hat im Zusammenhang mit Versicherungen keine unmittelbar einleuchtende Bedeutung. Der Zusatz „Bilanz“ erscheint im Zusammenhang mit Versicherungen auch nicht als werbeüblicher, nicht unterscheidungskräftiger Hinweis.

b)

Auch für das Immobilienwesen hat die Zeichenfolge „WPBilanz“ keine unmittelbar verständliche, beschreibende Bedeutung. Immobiliengeschäfte werden nicht dadurch für die angesprochenen Verkehrskreise verständlich beschrieben, dass sie mit Wirtschaftsprüfern oder Wertpapieren zu tun haben. Beteiligungen an Immobilienfonds können zwar in Wertpapieren verbrieft werden; außerdem ist es denkbar, die Finanzierung eines Immobiliengeschäfts auf den Erwerb von Wertpapieren zu stützen (Anlage 22 zum schriftlichen Senatshinweis). In diesen Fällen handelt es sich aber um Dienstleistungen, die nicht zum Immobilienwesen gehören, sondern zum Finanzwesen (vgl. BPatG vom 14.7.2009, 33 W (pat) 121/07Keiner bringt mehr Menschen in die eigenen 4 Wände Schwäbisch Hall).

Die Zurückweisung der Anmeldung kann nicht auf solche Dienstleistungen erstreckt werden, die durch das schutzsuchende Zeichen zwar nicht beschrieben werden, aber denjenigen Dienstleistungen ähnlich sind, für die das Zeichen als beschreibend einzuordnen ist (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage § 8 Rn. 64; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 309). Wenn das vorliegende Zeichen für Dienstleistungen des Immobilienwesens geschützt ist, mag zwar die Gefahr bestehen, dass das Zeichen auch Schutz für Finanzdienstleistungen beansprucht, weil diese den geschützten Dienstleistungen des Immobilienwesens ähnlich seien (vgl. dazu BGH GRUR 2002, 544 (Nr. 32)BANK 24). Dieser Gefahr ist jedoch nicht im Anmeldeverfahren, sondern erst im Kollisionsfall also im Widerspruchs- und Verletzungsverfahren zu begegnen (Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 309).

4.

Die Voraussetzungen, unter denen die Rechtsbeschwerde zuzulassen ist (§ 83 Abs. 2 MarkenG), liegen nicht vor.

Die Anmelderin hat nämlich weder Gründe dafür vorgetragen, noch sind Anhaltspunkte ersichtlich, dass Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden wären, noch dass die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des BGH erfordere.