BPatG 26.04.2018 - 30 W (pat) 505/15

I.

Das Zeichen

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ist am 16. April 2012 angemeldet und am 6. August 2012 unter der Registernummer 30 2012 026 222 als Wort-/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 3: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege

Klasse 5: pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, Arzneimittel, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke zum Ersatz von Elektrolytverlusten auf der Basis von Kohlehydraten, unter Beigabe von Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 29 enthalten

Klasse 30: diätetische Nahrungsmittel für nichtmedizinische Zwecke zum Ersatz von Elektrolytverlusten auf der Basis von Kohlehydraten, unter Beigabe von Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 30 enthalten

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 7. September 2012 veröffentlicht worden ist, ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der am 16. Mai 2007 angemeldeten und am 24. April 2008 eingetragenen Unionsmarke 5 913 017

die für folgende Waren und Dienstleistungen Schutz genießt:

„Klasse 5: Ergänzungsstoffe, nämlich diätetische Nahrungsergänzungsstoffe, diätetische Ergänzungsstoffe, Nahrungsergänzungsstoffe, Kräuterzusätze, Getränkemischungen als Mahlzeitenersatz und als diätetische Ergänzungsstoffe, mineralische Nahrungsergänzungsstoffe, mineralische Ergänzungsstoffe, Getränkemischungen als Nahrungsergänzungsstoffe, Ergänzungsstoffe mit Vitaminen und Mineralstoffen, Vitaminzusätze, Nahrungsriegel als Mahlzeitenersatz.

Klasse 29: Nährriegel auf Sojabasis; mit Nährstoffen angereicherte Snackriegel auf Proteinbasis.

Klasse 30: Essfertige Nahrungsmittelriegel auf Schokoladenbasis; Reiswaffeln.

Klasse 35: Online-Einzelhandelsdienstleistungen für Gesundheits- und Diätprodukte.“

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit einem am 21. November 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen Schriftsatz die Einrede der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 125 b Nr. 4 MarkenG i. V. m. Art. 15 GMV (jetzt: Art. 18 UMV) erhoben.

Zur Glaubhaftmachung einer (rechtserhaltenden) Benutzung hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung des Herrn R…, Vize-Präsi- dent der Widersprechenden, vom 9. Mai 2014 in englischer Originalfassung und deutscher Übersetzung vorgelegt. Hierin wird u. a. ausgeführt, dass die Widerspruchsmarke kontinuierlich und in großem Umfang in der Europäischen Union für „Nahrungsergänzungsmittel“ benutzt worden sei, wobei in den Jahren 2010 bis 2013 in der Europäischen Union „Mindestverkaufszahlen“ [Mindestumsätze] in Höhe von jeweils $ … sowie in Deutschland von jeweils $ … erzielt worden seien. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die eidesstattliche Versicherung vom 9. Mai 2014 Bezug genommen. Als weitere Glaubhaftmachungsunterlagen hat die Widersprechende Ausdrucke von Online-Verkaufsseiten (Amazon, www.bodylab24.de), zwei Fotos von der Rückseite einer Verpackung in Dosenform (Anlage A 3) sowie schließlich Rechnungen ihrer europäischen Vertriebspartner vorgelegt.

Mit Beschluss vom 16. Dezember 2014 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Vergleichszeichen unterschieden sich hinreichend deutlich voneinander. Die Wortbestandteile der Widerspruchsmarke Universal Nutrition bezeichneten eine „universale Ernährung, Nahrung, Ernährungsweise“ und wiesen somit in sprachüblicher Weise auf die Bestimmung der Widerspruchswaren hin (unter Hinweis auf EUIPO PAVIS PROMA, R1236/06-1 -„UNIVERSAL NUTRITION“). Bei einer solchen, an beschreibende Angaben angelehnten Marke sei der Schutzumfang auf die eintragungsbegründende Eigenprägung (vorliegend also auf die graphische Gestaltung) begrenzt, so dass bereits geringfügige Abweichungen den Ausschluss einer Kollisionsgefahr begründeten. Die Annahme einer Verwechslungsgefahr scheide daher bereits aus rechtlichen Gründen aus, so dass die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke dahinstehen könne.

Gegen diese Bewertung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie macht geltend, entgegen der Auffassung der Markenstelle bestehe durchaus Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen, einschließlich der Gefahr des gedanklichen Inverbindungsbringens im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Mit der Terminsladung vom 8. Februar 2018 hat der Senat die Widersprechende darauf hingewiesen, dass nach vorläufiger Prüfung die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend dargelegt sei. Bedenken bestünden insbesondere im Hinblick darauf, dass die eidesstattliche Versicherung vom 9. Mai 2014 sich pauschal auf den weiten Oberbegriff „Nahrungsergänzungsmittel“ beziehe, der auch Waren in verschiedenen Klassen erfassen könne. Erforderlich sei eine Glaubhaftmachung für konkrete Waren; ob diese dann Nahrungsergänzungsmittel darstellten (und ggf. welche), sei eine vom Senat zu beantwortende Frage.

Die Widersprechende hat hierauf mit Schriftsatz vom 3. April 2018 eine weitere (ergänzende) eidesstattliche Versicherung ihres Vize-Präsidenten, Herrn R…, vom 26. März 2018 im englischsprachigen Original sowie in deutscher Übersetzung vorgelegt. Hierin wird u. a. versichert, dass die Widerspruchsmarke in der Europäischen Union kontinuierlich für „Nahrungsergänzungsmittel verwendet wird, nämlich Nahrungsergänzungsmittel, die Keratin, Aminosäuren usw. enthalten und insbesondere Riegel auf Schokoladenbasis für Bodybuilder; Reiskuchen, auf Sojabasis hergestellte Lebensmittelriegel; proteinhaltige, nährstoffreiche Snackriegel, Ergänzungsstoffe, nämlich diätetische Nahrungsergänzungsmittel, diätetische Ergänzungsstoffe, Nahrungsergänzungsstoffe, pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, Mahlzeitenersatz und diätetische Ergänzungsgetränkemischungen, Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Mineralstoffen, mineralische Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungs-mittel, Nahrungsergänzungsgetränkemischungen, Vitamin- und Mineralstoffzusätze, Vitaminzusätze und Mahlzeitenersatzriegel“.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Dezember 2014 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 5 913 017 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2012 026 222 anzuordnen.

Eine Stellungnahme der Markeninhaberin ist im Beschwerdeverfahren nicht zur Gerichtsakte gelangt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Widerspruch - und somit auch die Beschwerde - bleibt bereits deshalb ohne Erfolg, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß Art. 18 UMV in der Union für den nach §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 125 b Nr. 4 MarkenG maßgeblichen Zeitraum nicht glaubhaft gemacht hat.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Eingabe vom 21. November 2013 die Benutzung der (Unions-)Widerspruchsmarke 5 913 017 gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 125 b Nr. 4 MarkenG i. V. m. Art. 15 GMV (jetzt: Art. 18 UMV) bestritten. Die Einrede ist wirksam erhoben worden, da die am 24. April 2008 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede bereits länger als fünf Jahre eingetragen war.

2. Auf Seiten der Widerspruchsmarke sind daher gemäß § 43 Abs. 1 S. 3 i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist. Damit obliegt es der Widersprechenden, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß Art. 18 UMV in der Union für den nach §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 125 b Nr. 4 MarkenG maßgeblichen Zeitraum - innerhalb von 5 Jahren vor der Entscheidung, hier also 26. April 2013 bis 26. April2018 - glaubhaft zu machen.

Nach § 125b Nr. 4 MarkenG sind für den Fall, dass ein Widerspruch auf eine ältere Unionsmarke gestützt wird (vgl. § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG), die Glaubhaftmachungsregeln des § 43 Abs. 1 MarkenG entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Unionsmarke gemäß Artikel 15 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (jetzt: Artikel 18 UMV) tritt. Danach muss die Marke in der Union ernsthaft benutzt worden sein (vgl. hierzu im Einzelnen Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 125 b Rn. 41 ff.). Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion - die Ursprungsidentität der Waren (oder Dienstleistungen), für die sie eingetragen wurde, zu garantieren - benutzt wird, um für diese Waren (oder Dienstleistungen) einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen werden, die Marke um ihrer selbst willen zu erhalten. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003, 425, 428, Rn. 38 - Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582, 584, Rn. 70 - VITAFRUIT). Nach der europäischen Spruchpraxis ist davon jedenfalls auszugehen, wenn die Marke „tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist" (vgl. EuGH GRUR 2008, 343, 346, Nr. 74 - Il Ponte Finanziaria SpA/HABM).

3. In Anwendung der dargelegten Grundsätze hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß Art. 18 UMV in der Union für den nach §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 125 b Nr. 4 MarkenG maßgeblichen Zeitraum nicht glaubhaft gemacht.

Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung enthält die erste eidesstattliche Versicherung des Vizepräsidenten der Widersprechenden, Herrn R…, vom 9. Mai 2014 zwar Mindestumsatzzahlen für „Nahrungsergänzungsmittel“, dabei auch noch für das in den maßgeblichen Zeitraum fallende Jahr 2013 (Europäische Union 2013: … US-Dollar; Deutschland 2013:… US-Dollar).

Derartige Umsatzzahlen können zwar grundsätzlich einen maßgeblichen Umstand für die Feststellung einer ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke darstellen (vgl. zur Glaubhaftmachung der Benutzung in der Union Ströbele/Hacker/ Thiering, a. a. O., § 125 b Rn. 41 ff., 44).

Jedoch hat die Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke in Bezug auf konkrete Waren oder Dienstleistungen zu erfolgen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 75 sowie § 26 Rn. 260 ff.). Vorliegend beziehen sich die Umsatzangaben in der ersten eidesstattlichen Versicherung vom 9. Mai 2014 dagegen ausschließlich auf den weiten Oberbegriff „Nahrungsergänzungsmittel“ (im englischen Original: „food supplements“), während sich die die zweite eidesstattliche Versicherung vom 26. März 2018 darauf beschränkt, unter diesen Oberbegriff fallende Warenbegriffe, für die die Widerspruchsmarke benutzt worden sei, pauschal (und wiederum ohne Zuordnung konkreter Umsatzzahlen) aufzulisten.

Auch in der Gesamtschau beider eidesstattlichen Versicherungen ist somit die erforderliche Aufschlüsselung der Umsatzzahlen im Hinblick auf konkrete Waren (bzw. jedenfalls einzelne Warengruppen) nicht erfolgt, worin ein schwerwiegender Mangel liegt. Das Erfordernis einer derartigen, auf einzelne Waren(-gruppen) bezogenen Glaubhaftmachung der Benutzung ergibt sich im Widerspruchsverfahren aus § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG (vgl. im Übrigen die entsprechenden Vorschriften für andere Verfahrensarten: § 25 Abs. 2 Satz 3, § 55 Abs. 3 Satz 4 MarkenG; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 15. Dezember 2009, 24 W (pat) 69/08 - Butterfly by Max Gordon/Butterfly).

Gerade in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem auf Seiten der jüngeren Marke verschiedenartige Waren und Dienstleistungen in den Klassen 3, 5, 30 und 42 betroffen sind, auf Seiten der Widerspruchsmarke nach dem Register dagegen verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 29, 30 und 35, kann sich die Frage der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit bzw. des Warenabstands - und somit auch der Verwechslungsgefahr - bezüglich einzelner Erzeugnisse ganz unterschiedlich darstellen. Es ist somit zwingend geboten, dass die Widersprechende konkret angibt, für welche konkreten Produkte die Widerspruchsmarke - in welchem Umfang sowie in welcher Art und Form - benutzt worden ist (vgl. BPatG, a. a. O., 24 W (pat) 69/08 - Butterfly by Max Gordon/Butterfly). Die lediglich pauschalen, nicht nach Einzelwaren bzw. jedenfalls Warenuntergruppen aufgeschlüsselten, sondern alleine auf den weiten Oberbegriff „Nahrungsergänzungsmittel“ (erste eidesstattliche Versicherung) bzw. auf eine allgemeine Auflistung von hierunter fallenden Waren (zweite eidesstattliche Versicherung) bezogenen Umsatzzahlen genügen insoweit nicht.

Soweit sich die Umsatzangaben der Widersprechenden in der ersten eidesstattlichen Versicherung vom 9. Mai 2014 - ohne die gebotene Aufschlüsselung - ausschließlich auf den weiten Oberbegriff „Nahrungsergänzungsmittel“ („food supplements“) beziehen, handelt es sich um einen weiten, breit gefächerten Warenoberbegriff, der auch Waren in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erfassen kann. Ferner lässt sich die Frage, ob die jeweilige Ware tatsächlich ein „Nahrungsergänzungsmittel“ darstellt, ausschließlich anhand des konkret benutzten Produktes und unter Berücksichtigung seiner Inhalts- und Wirkstoffe beantworten. Insbesondere für die Abgrenzung von „Nahrungsergänzungsmitteln“ zu „Arzneimitteln“ kann es im Einzelfall maßgeblich auf die jeweiligen Wirkstoffe und Wirkstoffkonzentrationen ankommen.

Daher wäre es, worauf der Senat bereits mit Verfügung vom 8. Februar 2018 hingewiesen hat, vorliegend zwingend erforderlich gewesen, den konkreten Umfang der (rechtserhaltenden) Benutzung für konkrete Waren glaubhaft zu machen.

Dem ist die Widersprechende auch durch Vorlage der zweiten (ergänzenden) eidesstattlichen Versicherung ihres Vize-Präsidenten vom 26. März 2018 nicht nachgekommen. Die zweite eidesstattliche Versicherung benennt wiederum keine auf konkrete Waren bezogene Umsatzzahlen, sondern beschränkt sich darauf, pauschal eine Vielzahl von Warenbegriffen aufzulisten, die unter den Oberbegriff „Nahrungsergänzungsmittel“ fallen sollen und für welche die Widerspruchsmarke kontinuierlich in der Union benutzt worden sein soll („nämlich Nahrungsergänzungsmittel, die Keratin, Aminosäuren usw. enthalten und insbesondere Riegel auf Schokoladenbasis für Bodybuilder; Reiskuchen, auf Sojabasis hergestellte Lebensmittelriegel; proteinhaltige, nährstoffreiche Snackriegel, Ergänzungsstoffe, nämlich diätetische Nahrungsergänzungsmittel, diätetische Ergänzungsstoffe, Nahrungsergänzungsstoffe, pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, Mahlzeitenersatz und diätetische Ergänzungsgetränkemischungen, Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Mineralstoffen, mineralische Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsgetränkemischungen, Vitamin- und Mineralstoffzusätze, Vitaminzusätze und Mahlzeitenersatzriegel“). In Ermangelung weiterer Angaben lässt sich allerdings der in der ersten eidesstattlichen Versicherung vom 9. Mai 2014 angegebene Jahresmindestumsatz 2013 (in Höhe von … US-Dollar für Deutschland bzw. … US-Dollar für das Gebiet der Union) wiederum keiner dieser einzelnen Waren zuordnen; vielmehr bleibt auch in der Gesamtschau beider eidesstattlichen Versicherungen letztlich völlig offen, worauf sich die genannten Umsatzzahlen beziehen sollen.

Dies gilt auch unter Berücksichtigung der weiteren, in den eidesstattlichen Versicherungen in Bezug genommenen Unterlagen. Die Abbildungen von Internetangeboten (Anlagen A 1 bis A 2), die - undatierten - Abbildungen der Rückseite einer Warenverpackung in Dosenform (Anlage 3) sowie die vorgelegten Rechnungen des „europäischen Vertriebspartners“ zeigen bzw. benennen unterschiedliche Produkte und lassen allenfalls aufgrund der Produktbezeichnungen Rückschlüsse darauf zu, dass es sich um Waren für „Sportler“/“Bodybuilder“, dabei allerdings wohl zu unterschiedlichen Zwecken (überwiegend zum „Muskelaufbau“ und zur „Kraftsteigerung“, aber auch „Fatburner“, „Gelenknährstoffe“) und mit unterschiedlichen Inhalts- und Wirkstoffen („Creatin“; „Natural Sterol“; „Proteinkonzentrate“ bzw. „Aminosäuren“) handeln kann. Wiederum lässt sich der in der ersten eidesstattlichen Versicherung angegebene Mindestumsatz 2013 in Ermangelung weiterer Angaben keiner dieser möglichen Spezialwaren konkret zuordnen.

Die fehlende Aufschlüsselung der Umsatzangaben bezogen auf konkrete Waren stellt daher, wie dargelegt, einen schwerwiegenden Mangel der beiden eidesstattlichen Versicherungen dar. Bereits aus diesem Grunde ist eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 125 b Nr. 4 MarkenG nicht glaubhaft gemacht.

Weitere Mängel der Glaubhaftmachung können deswegen bereits dahinstehen. Soweit in der zweiten eidesstattlichen Versicherung allerdings erneut auf die Anlage A 3 Bezug genommen und ausgeführt wird, die Marke werde „auf der Verpackung der Produkte verwendet wie auf dem Foto zu sehen“, merkt der Senat ergänzend und zur Klarstellung an, dass auch insoweit unklar verbleibt, auf welche konkreten Waren (im Sinne der Auflistung vom 26. März 2018) sich die Abbildungen in Anlage A 3 beziehen sollen. Da hier zweimal die Rückseite einer Dose abgebildet ist, kann es sich offensichtlich nicht um die Verpackung aufgelisteter Waren wie „Riegel (…), Snack- bzw. Lebensmittelriegel“, „Reiskuchen“ etc. handeln, und auch hinsichtlich der weiteren, in der zweiten eidesstattlichen Versicherung genannten Warenbegriffe bleibt die Zuordnung unklar. Die - im Übrigen auch undatierte - Anlage A 3 ist demnach nicht geeignet, eine funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 22, 40 ff. und § 43 Rn. 75) für konkrete Waren im Sinne der Auflistung vom 26. März 2018 glaubhaft zu machen.

4. Die Widersprechende hat daher eine rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke 5 913 017 für den relevanten Benutzungszeitraum nicht glaubhaft gemacht, so dass der Widerspruch und somit auch die Beschwerde bereits aus diesem Grunde zurückzuweisen sind.

5. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.