BPatG 29.05.2018 - 29 W (pat) 12/17

I.

Die Bezeichnung

Loyalty Builder

ist am 23. Juli 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Beratung im Bereich Marketing; Beratung in Bezug auf Werbung; Marketing [Absatzforschung]; Marktforschung; Meinungsforschung; Unternehmensberatung; Werbung;

Klasse 42: Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung.

Mit Beschluss vom 30. November 2016 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass sich das Anmeldezeichen aus zwei Bestandteilen, die zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörten, zusammensetze und mit „Loyalitäts-/Treue-Erzeuger bzw. -Bildner“ übersetzt werde. Die Verwendung der Kombination von „loyalty“ und „build“ zu den Ausdrücken „loyalty builder“ bzw. „to build loyalty“ lasse sich bereits vor dem hier maßgeblichen Anmeldetag nachweisen. Die Bezeichnung „Loyalty Builder“ wirke als bloße Sachangabe, mit der auf die Zweckbestimmung und den Gegenstand bzw. das Thema der angemeldeten Dienstleistungen hingewiesen werde, nämlich dahingehend, dass sich diese mit Kundenloyalität/-treue und Kundenbindung befassten. Der beschreibende Gehalt erschließe sich auch ohne weitere gedankliche Schritte, zumal auf den hier betroffenen Gebieten des Marketings, der Werbung und der Unternehmensberatung die Verwendung von englischen Fach- und Sachbegriffen ausgesprochen üblich sei. Das Anmeldezeichen bestehe daher ausschließlich aus einer Angabe, die zur Beschreibung der Zweckbestimmung bzw. des Themas der beanspruchten Dienstleistungen dienen könne, weshalb die Mitbewerber ein berechtigtes Interesse an der freien, ungehinderten Verwendung der Angabe hätten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 30. November 2016 aufzuheben,

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass das Anmeldezeichen nicht rein beschreibend sei und ihm jedenfalls ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft zukomme, so dass weder das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch das nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingreife. Sowohl der Begriff „Loyalty“ wie auch das Wort „Builder“ hätten für sich genommen bereits für keine der beanspruchten Dienstleistungen einen beschreibenden Charakter. Dies gelte zudem erst Recht für die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit, da die Wortzusammensetzung „Loyalty Builder“ lexikalisch nicht erfasst sei und weder im Standardvokabular der englischen Sprache noch in der englischen Umgangssprache vorkomme. Es handle sich vielmehr um eine kennzeichnungskräftige Fantasiebezeichnung ohne beschreibenden Charakter. Es bedürfe mehrerer gedanklicher Zwischenschritte, um den von der Markenstelle angenommenen beschreibenden Zusammenhang zwischen den beanspruchten Dienstleistungen und der Bezeichnung „Loyalty Builder“ herzustellen.

Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, dass die Wortkombination „Loyalty Builder“ ohne Beanstandungen vom DPMA in das Register als Wortmarke für identische Dienstleistungen mit Priorität vom 10. September 2002 eingetragen worden war. Nur aufgrund der versehentlichen Nichtzahlung der Verlängerungsgebühr habe der Schutz im Jahr 2012 geendet und die verfahrensgegenständliche Neuanmeldung erfordert. Das DPMA habe der (Neu)Anmeldung den Schutz versagt, ohne sich mit der vormals eingetragenen Marke auseinanderzusetzen und dem Anmelder zu schildern, weshalb im Unterschied zur damaligen beanstandungslosen Eintragung nunmehr der Markenschutz für dieselbe Marke und dieselben Dienstleistungen versagt worden sei. Schließlich sei die Eintragungspraxis des DPMA auch im Übrigen uneinheitlich wie u. a. die Eintragung des vergleichbaren Zeichens „Loyalty Rewards“ für größtenteils identische Dienstleistungen belege.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung als Marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG steht hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen jedenfalls das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Bezeichnung daher zu Recht die Eintragung versagt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn.  33 - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 - OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rn. 15 - for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1396 - Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. - OUI; a. a. O. - for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGHGRUR 2018, 301 Rn. 11 - Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. - OUI; a. a. O. - for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 - Henkel; BGH a. a. O. Rn. 10 - OUI; a. a. O. Rn. 16 - for you). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 - SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 - grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune Drops; GRUR 2010, 1100 Rn. 20 - TOOOR!). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 - DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 - Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 - TOOOR!). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 - DOUBLEMINT; 674 Rn. 97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 38 - BIOMILD; GRUR 2003, 58 Rn. 21 - Companyline); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe nur dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 f. - CELLTECH; a. a. O. Rn. 98 - Postkantoor; a. a. O. Rn. 39 f. - BIOMILD; a. a. O. Rn. 28 - SAT 2; BGH, a. a. O. - DüsseldorfCongress).

Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es schließlich zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2; GRUR 2006, 229 - BioID).

2. Nach diesen Grundsätzen ist dem angemeldeten Zeichen „Loyalty Builder“ die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen.Das hier von den beanspruchten Dienstleistungen im Wesentlichen angesprochene Fachpublikum wird das Zeichen ohne weiteres in seiner Gesamtbedeutung im Sinne von „jemandem, der eine Bindung/Loyalität aufbaut“ erfassen und wegen der darin enthaltenen Sachaussage keinen Herkunftshinweis aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

a) Von den hier beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 werden neben den Fachkreisen aus den Bereichen Werbung, Marketing, Consulting sowie Markt- und Meinungsforschung in erster Linie Unternehmen bzw. ein unternehmerisch tätiges Publikum angesprochen.

b) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden englischen Substantiven „Loyalty“ und „Builder“ zusammen. Das Wort „loyalty“ bedeutet „Loyalität; Treue; Bindung“ (vgl. LEO Online-Wörterbuch Englisch Deutsch unter https://www.leo.org/englisch-deutsch sowie www.linguee.de); angesichts der großen sprachlichen und klanglichen Ähnlichkeit zu dem deutschen Begriff „Loyalität“, (vgl. DUDEN, Online Wörterbuch; loyale Gesinnung, Haltung, Verhaltensweise) wird das Wort in dieser Bedeutung ohne weiteres verstanden. Der weitere Bestandteil „builder“ ist das englische Wort für „Bauer; Erbauer“ und leitet sich zudem von dem zum englischen Grundwortschatz gehörenden Verb „to build sth.“ für „aufbauen; errichten; erstellen; herstellen; bilden“ (LEO Online-Wörterbuch Englisch Deutsch) ab.

Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers sind sowohl der Bestandteil „Loyalty“ wie auch der Bestandteil „Builder“ beschreibend, weil beide einen sachlichen Hinweis auf die beanspruchten Dienstleistungen geben können.

„Loyalty“ bzw. die direkte deutsche Übersetzung „Loyalität“ ist ein gängiger Begriff im Bereich der Unternehmensberatung und des Marketings, wie die - neben den bereits von der Markenstelle eingeführten Nachweisen - dem Beschwerdeführer vorab übermittelten Verwendungsbeispiele belegen (vgl. die mit gerichtlichem Schreiben vom 18. April 2018 übersandten Unterlagen, Bl. 31-67 d. A.). Die Loyalität wird jeweils als Indiz für die Konsumentenzufriedenheit bzw. die Kundenbindung verwendet; sie ist ein wiederkehrendes Thema, das in einer Vielzahl von (Fach-)Literatur Erwähnung findet (z. B. van Treeck, Loyalität: Die Psychologie der Kundenbindung 2011; Vollmer, Die Loyalität unzufriedener Kunden 2002; Schüller/Fuchs, Total Loyalty Marketing 2013). Häufig wird in entsprechenden Veröffentlichungen darauf hingewiesen, dass ein Unternehmen sich mehr Umsatz sichern und die Kosten reduzieren könne, wenn es „die Loyalität seiner Käufer gewinnt und dauerhaft bewahren kann“. Dem entsprechend handelt es sich beispielsweise bei den Angaben „Loyalitätsmanagement“ und „Loyalitätsmarketing“ um bereits vor dem Anmeldezeitpunkt vielfach verwendete, feststehende Fachbegriffe.

Das Loyalitätsmanagement (zum Begriff vgl. auch Heise online, Artikel aus 2010: Kundenloyalität statt Kundenbindung, Bl. 39 d. A,) ist - neben dem Dialogmarketing - ein übliches beziehungsorientiertes CRM-Instrument (CRM=Customer Relationship Management). Der Fachbegriff „Loyalty Marketing“ bzw. „Loyaltitätsmarketing“ ist mittlerweile lexikalisch erfasst. Er bezeichnet eine Form des Marketings, die die langfristige Kundenzufriedenheit und Kundenbindung zum Ziel hat. Die Kunden werden für ihre dauerhafte Treue etwa durch besondere Rabatte, Geschenke, Sonderservices oder Vergünstigungen bei Partnerunternehmen belohnt (vgl. Gabler Wirtschaftslexikon unter wirtschaftslexikon.gabler.de sowie www.finanzen.net/ wirtschaftslexikon und www.brainguide.de, jeweils unter dem Stichwort Loyalitäts-Marketing). Des Weiteren ist das „Total Loyalty Marketing“ eine Management-Strategie, die das gesamte Unternehmen, jedes Marketing-Instrument und jeden einzelnen Mitarbeiter auf die nachhaltige Erzielung von Kundentreue ausrichtet. Auch im Bereich der Markt- und Meinungsforschung ist das Messen, Analysieren und Managen der Kunden-Loyalität seit langem Thema. Im Übrigen finden sich in den hier relevanten Dienstleistungsbereichen zahlreiche weitere englische oder deutsche Begriffsbildungen mit dem Bestandteil „Loyalty“, die ganz selbstverständlich in inländischen Fachverkehrskreisen sachbeschreibend Verwendung finden, vgl. Angaben wie „Loyalty Value“ (=Loyalitätswert eines Kunden), „Loyalty Programs“ (=Treueprogramme),„Loyalty Management“ und „Loyalty Manager“ (=Verbindungs-Fachmann, zuständig für Kundenbindungsprogramme), „Loyalty-Markt“, „Real Time Loyalty“, „Costumer Loyalty Management Software“, „Loyalty Management Lösungen“ u. v. m.

Vor dem Hintergrund dieser fachsprachlichen Bedeutung dürfte der Einwand des Anmelders, „Loyalty“ habe bereits für sich genommen keinen beschreibenden Charakter in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen, auf seine interessenbedingt eingeschränkte Sichtweise zurückzuführen sein.

Auch dem Zeichenbestandteil „Builder“ kommt ein - wenngleich sehr allgemein gehaltener - beschreibender Begriffsinhalt zu; er weist auf jemanden hin, der etwas aufbaut, errichtet oder herstellt. Neben der geläufigen Angabe „Bodybuilder“ (=jemand, der aktiv Körpergestaltung betreibt) ist „Builder“ bzw. „Building“ aus dem seit langem auch in die deutsche Sprache eingegangenen Fachbegriff des „Teambuilding“ (=Teamentwicklung/-zusammenstellung/-gestaltung, vgl. Onpulsion-Wirtschaftslexikon unter www.onpulsion.de) bekannt, wobei auch die personifizierte Angabe „Team-Builder“ üblich ist - beispielsweise in Stellengesuchen - und jemanden bezeichnet, der erfolgreich(e) Teams aufbaut, motiviert und führt. Im Bereich der Datenverarbeitung ist „Builder“ ohnehin ein Hinweis auf ein „Entwurfsmuster“ und zudem häufig verwendeter Begriff für Software-Tools (vgl. schon BPatG, Beschluss vom 7.06.2010, 27 W (pat) 231/09 - AssayBuilder). Im Übrigen kann nicht ernsthaft zweifelhaft sein, dass die Personifizierung von Produkten, insbesondere Software üblich ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 17.09.2015, 25 W (pat) 540/13 - GATEKEEPER; Beschluss vom 19.10.1998, 30 W (pat) 160/97 - COMPUTER SHOPPER; Beschluss vom 8.07.1997, 24 W (pat) 167/96 - Der Entwickler, mit Hinweisen auf die Angaben „Assistent“ und „Manager“).

c) Das angemeldete Zeichen „Loyalty Builder“ in seiner Gesamtheit bedeutet „Loyalitäts-/Treue-Erzeuger“ und bezeichnet mithin nichts anderes als „jemanden, der Treue/Loyalität aufbaut“. Zusammen sind die Wörter nicht mehr als die Summe ihrer einzelnen beschreibenden Begriffe. Die Wortkombination ist - wie dargestellt - ohne weiteres verständlich und auch sprachüblich zusammengesetzt, was die von der Markenstelle und vom Senat ermittelten, oben aufgeführten Begriffsbildungen belegen. Ob es sich bei der Bezeichnung „Loyalty Builder“ um eine Wortneubildung handelt, ist dabei unerheblich (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 157-160 m. w. N.), weshalb es an sich auch keiner Nachweise bedarf, dass die konkrete Angabe bereits tatsächlich - beschreibend - in Gebrauch ist.

Die Angabe „Loyality Builder“ wird gerade von den angesprochenen unternehmerisch tätigen Personen und Gewerbetreibenden, die um die Bedeutung der Kundenloyalität für ihren geschäftlichen Erfolg wissen, sofort in dem Sinne von „Erbauer von Loyalität/Treue“ verstanden und als sachlich-anpreisender Hinweis auf den Anbieter und die von ihm angebotene Art bzw. auf das Thema und den Inhalt der Dienstleistungen verstanden werden. Auf die zutreffenden und überzeugenden Ausführungen der Markenstelle hierzu wird verwiesen. Die hier angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 35 sind solche, die u. a. unmittelbar dem Aufbau einer von Loyalität gekennzeichneten Kundenbeziehung dienen, so z. B. „Marketing; Werbung; Meinungsforschung; Marktforschung“. Die entsprechenden Beratungsdienstleistungen „Beratung im Bereich Marketing; Beratung in Bezug auf Werbung; Unternehmensberatung“ können sich thematisch und inhaltlich damit beschäftigen. Bei der Dienstleistung der Klasse 42 „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ kann es sich um die Erstellung von Software für Kundenverwaltung und Loyalty-Programme handeln, so dass die Angabe „Loyalty Builder“ einen Hinweis auf den Gegenstand und die Zweckbestimmung dieser Dienstleistung gibt.

Nach alledem wird das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit ohne weiteres Nachdenken und ohne analysierende Betrachtung als Sachaussage und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden, so dass ihm die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1. MarkenG fehlt.

3. Ob die angemeldete Bezeichnung ferner unmittelbar dienstleistungsbeschreibend im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist und deshalb dem Allgemeininteresse an der Freihaltung von Monopolrechten unterliegt, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

4. Dass die Bezeichnung „Loyalty Builder“ bereits früher für den Anmelder beim DPMA unter der Nummer 302 44 925 eingetragen war, rechtfertigt keine andere Entscheidung. Die beanstandungslose Eintragung der Marke im Jahr 2002 steht nicht der Annahme entgegen, die angemeldete Bezeichnung stelle zum Zeitpunkt 23. Juli 2015 eine beschreibende Angabe dar. Denn der Beurteilung, ob ein Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen über hinreichende Unterscheidungskraft verfügt, ist das Verkehrsverständnis im Anmeldezeitpunkt der verfahrensgegenständlichen Marke zugrunde zu legen. Ist bzw. war für den Anmelder bereits ein identisches Zeichen für dieselben Waren oder Dienstleistungen eingetragen, so sind deshalb keine anderen, insbesondere keine noch geringeren Anforderungen an das Vorliegen der Unterscheidungskraft zu stellen als sonst (vgl. BGH GRUR 2009, 411 - Streetball). Die zum hier maßgeblichen Zeitpunkt vorgenommene Prüfung des angemeldeten Zeichens hat aber ergeben, dass das Zeichen nicht schutzfähig ist; der Markeneintragung im Jahr 2002 dagegen mag noch ein anderes Verkehrsverständnis zugrunde gelegt worden sein.

Entsprechendes gilt schließlich auch für die vom Beschwerdeführer genannte Voreintragung der im Jahr 2006 angemeldeten und für zahlreiche (teilweise nicht vergleichbare) Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 und 45 eingetragenen Marke „Loyalty Rewards“ (= Loyalitäts-Belohnung/ Prämie).

Unabhängig davon sind Voreintragungen ohnehin nicht bindend. Denn auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 18 - Bild-digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH, a. a. O., Rn. 45 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 376, Rn. 19 - grill meister; WRP 2011, 349 Rn. 12 - FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2011, 230 Rn. 12 - SUPERgirl).