BPatG 06.07.2016 - 29 W (pat) 11/15

I.

Das Wortzeichen

SKY DEUTSCHLAND

ist am 9. Mai 2009 von Herrn Z… angemeldet und am29. Oktober 2009 unter der Nummer 30 2009 027 877 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 03: Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle;

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung;

Klasse 39: Transportwesen.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 4. Dezember 2009 veröffentlicht wurde, hat die frühere Inhaberin, die B…, aus ihrer

Unionsmarke UM 004 274 288 sowie aus ihrer am 2. März 2009 angemeldeten und 22. Mai 2014 eingetragenen Unionswortmarke UM 008 178 436

SKY

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke UM 008 178 436 ist für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 3, 4, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 und 45, nämlich unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 03: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Putz-, Bleich- und Schleifmittel und -substanzen, alle zur Verwendung in Wäschereien; alles vorstehend Genannte aus ungebleichten und/oder organischen und/oder biologisch abbaubaren Bestandteilen;

Klasse 35: Werbung und Verkaufsförderung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;

Klasse 39: Leistungen einer Reiseagentur; Buchungsagenturen; Veranstaltung, Buchung und Reservierung von Urlaubsreisen, Reisen und Fahrten auf dem Lande, auf dem Wasser und in der Luft; Information und Beratung in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen; Verpacken, Lagern und Versenden von Waren; Reisedienstleistungen; Reservierung von Fahrscheinen; Transport und Lagerwesen; Beförderung von Person und Gütern, insbesondere mit Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen; Gepäckträgerdienste; Transport von Geld und Wertsachen.

Im Laufe des amtlichen Widerspruchsverfahrens beim DPMA, das zwischenzeitlich wegen der gegen die Widerspruchsmarken gerichteten Widerspruchsverfah- ken wegen Rechteübertragung zunächst auf die Firma S…umgeschrieben worden; diese hat mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2010 das Widerspruchsverfahren beim DPMA übernommen.

Ferner wurde auf entsprechenden Antrag vom 19. August 2012 die angegriffene Marke 30 2009 027 877 wegen Rechtsübergangs im Register am18. September 2012 auf die S… GbR, deren vertretungsberechtigter Gesellschafter der ursprüngliche Markeninhaber ist, umgeschrieben. Trotz mehrfacher Anfragen hat die Rechtsnachfolgerin das Widerspruchsverfahren nicht übernommen, so dass dieses mit dem ursprünglichen Inhaber der angegriffenen Marke fortgeführt wurde.

Nachdem die Widerspruchsmarken im beim EUIPO geführten europäischen Mar-kenregister wegen Rechteübertragung auf die Firma S… AG, die hie-sige Beschwerdegegnerin, umgeschrieben worden waren und die Rechtsnachfolgerin das Widerspruchsverfahren mit Schreiben vom 11. Juli 2014 übernommen hat, hat sie mit Schriftsatz vom 17. September 2014 den Widerspruch aus der Marke UM 008 178 436 teilweise, nämlich im Umfang der Waren „Parfümeriewaren, ätherische Öle“ der angegriffenen Marke, sowie den ursprünglich eingelegten Widerspruch aus der Unionsmarke UM 004 274 288 im vollem Umfang zurückgenommen.

Mit Beschluss vom 29. Januar 2015 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA auf den Widerspruch aus der Marke UM 008 178 436 die angegriffene Marke im zuletzt beantragten Umfang wegen Verwechslungsgefahr gelöscht.

Sie hat ausgeführt, dass die vom Inhaber der angegriffenen Marke aufgeführten Zweifel an der ordnungsgemäßen Bevollmächtigung des Vertreters der jeweiligen Inhaberin der Widerspruchsmarke nicht bestünden. Der zulässige Widerspruch sei begründet. Ausgehend von der Registerlage könnten sich die Vergleichsmarken auf identischen und sehr ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen. Die Waren der angegriffenen Marke „Seifen“ seien hochgradig ähnlich bis identisch zu den Widerspruchswaren aus dieser Klasse. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus den Klassen 35 und 39 seien identisch zu den gleichlautenden Dienstleistungen der Widerspruchsmarke aus diesen Klassen. Ob die auf dem Gebiet der Fernsehunterhaltung durchaus erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch für die hier relevanten Widerspruchswaren und -dienstleistungen vorliege, könne dahingestellt bleiben. Die angegriffene Marke halte jedenfalls den schon aufgrund der Waren-/Dienstleistungsidentität zu fordernden weiten Abstand zu der Widerspruchsmarke nicht ein. Klanglich werde die angegriffene Marke von dem Bestandteil „Sky“ geprägt, weil es sich bei „Deutschland“ um eine beschreibende Angabe handle. Entgegen der Ansicht des Markeninhabers sei es eher fernliegend, dass der Verkehr in „SKY“ das dänische Wort für „Wolke“ erkenne, denn dänische Sprachkenntnisse seien deutlich weniger verbreitet als Englischkenntnisse. Vielmehr werde der Verkehr das englische Wort für „Himmel“ erkennen und somit als „Skai“ aussprechen. Aber selbst bei einer unterstellt dänischen Aussprache wären der die angegriffene Marke prägende Bestandteil und die Widerspruchsmarke klanglich identisch. Eine Verwechslungsgefahr sei daher zu bejahen. Anlass, aus Gründen der Billigkeit die Kosten des Verfahrens einem der Verfahrensbeteiligten aufzuerlegen, bestehe nicht.

Dieser Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 29. Januar 2015 wurde sowohl dem ursprünglichen Markeninhaber wie auch seiner Rechtsnachfolgerin zugestellt.

Gegen den Widerspruchsbeschluss hat die im Markenregister eingetragene Rechtsnachfolgerin des ursprünglichen Inhabers der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt.

Sie macht geltend, es könne nach wie vor nicht ausgeschlossen werden, dass schon in der Vergangenheit keine rechtsgültige Anwaltsbevollmächtigung durch die Widersprechende, bei der es etliche Veränderungen bezüglich der gesetzlichen Vertretungsmacht gegeben habe, erfolgt sei. An der Wirksamkeit der anwaltlichen Handlungen bestünden daher Zweifel. Darüber hinaus seien die maßgeblichen Umstände im Beschluss nicht ausreichend gewürdigt. Erst der Zusatz „Deutschland“ rechtfertige die Eintragung, weil Sky (sky) beschreibend sei. Es bezeichne „den Himmel, Wolken aber wanderten“.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 29. Januar 2015 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin und Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Mit Schriftsatz vom 18. Mai 2016 hat sie einen Auszug aus dem Handelsregister des K… vom 1. April 2016 und zwei „Power of Attorneys“ vom 3. Oktober 2014 und 10. November 2015 vorgelegt sowie die Vertretungsberechtigungen der Beschwerdegegnerin dargelegt. Ferner hat sie vorsorglich nochmals eine neue Inlandsvertretervollmacht vom 9. Mai 2016 eingereicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr.1 MarkenG, so dass die Markenstelle zu Recht im beantragten Umfang die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat.

A) Die Beschwerde ist von der Rechtsnachfolgerin des ursprünglichen Markeninhabers fristgerecht und unter rechtzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr eingelegt worden; als im Register eingetragene Markeninhaberin ist sie gemäß §§ 66 Abs. 1 Satz 2, 28 Abs. 2 MarkenG beschwerdeberechtigt und verfahrensführungsbefugt. Die Beschwerde ist daher zulässig.

B) Die Beschwerde hat in der Sache aber keinen Erfolg, weil der Widerspruch aus der Marke UM 008 178 436 zulässig und begründet ist.

1. Der Widerspruch ist zulässig. Die vom früheren Inhaber der angegriffenen Marke sowie von der Beschwerdeführerin wiederholt vorgetragenen Bedenken bezüglich einer ordnungsgemäßen Bevollmächtigung der anwaltlichen Vertreter greifen nicht. Die Verfahrensbevollmächtigten haben bereits im Amtsverfahren durch Vorlage einer Vollmacht nachgewiesen (vgl. Bl. d. 77 d. VA.), dass sie für die ursprüngliche Widersprechende als Inlandsvertreter gemäß § 96 MarkenG bevollmächtigt waren, so dass keine Zweifel an der Wirksamkeit der Einlegung des Widerspruchs nach § 42 MarkenG bestehen. Der Widerspruch ist auch nicht nachträglich unzulässig geworden, denn die Verfahrensbevollmächtigten haben durch Vorlage von Vollmachten, nämlich vom 12. Mai 2015 (Bl. 29/30 d. A.) und vom 9. Mai 2016 (Bl. 75/76 d. A.), durch den entsprechenden Handelsregisterauszug des K… sowie Vorlage zweier durch den Verwaltungsrat erteilter Einzelvertretervollmachten (Bl. 70/71 d. A. und Bl. 72/73 d. A.) dargelegt und nachgewiesen, dass sie durch die Präsidentin des Verwaltungsrats und Generaldirektorin der Beschwerdegegnerin P… zur Prozessführung als Inlandsvertreter gemäß § 96 MarkenG bevollmächtigt sind.

2. Der Widerspruch ist begründet, weil zwischen den Vergleichsmarken eine klangliche Verwechslungsgefahr zu besorgen ist.

Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/ HABM [CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN]; GRUR 2010, 933 Rn. 32 - Barbara Becker; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH WRP 2016, 336 - BioGourmet; MarkenR 2016, 46 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2015, 176 Rn. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2015, 1008 Rn. 18 - IPS/ISP). Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr können zudem weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

a) Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen liegt insgesamt Identität vor.

Die Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung“ sind wortgleich in beiden Verzeichnissen enthalten. Die Dienstleistung der angegriffenen Marke aus Klasse 39 „Transportwesen“ wird von dem Dienstleistungsbegriff der Widerspruchsmarke „Transport und Lagerwesen“ umfasst. Da es sich bei den Waren der Klasse 3 „Seifen“ auch um spezielle aus biologisch abbaubaren Bestandteilen bestehende Fettentfernungsmittel zur Verwendung in Wäschereien handeln kann - wie sie die Widerspruchsmarke beansprucht -, ist auch insoweit eine Warenidentität gegeben.

Nicht verfahrensgegenständlich sind im Übrigen die Waren „Parfümeriewaren, ätherische Öle“ der angegriffenen Marke aus der Klasse 3, weil in diesem Umfang der Widerspruch wirksam zurückgenommen worden war.

b) Die Widerspruchsmarke „SKY“ verfügt über eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Das Markenwort „Sky“ ist das zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort für „Himmel“ (vgl. PONS, Globalwörterbuch Englisch-Deutsch). Es mag sein, dass ein Teil des angesprochenen Verkehrs in „SKY“ auch das dänische Wort für „Wolke“ erkennt (vgl. PONS Online-Wörterbuch Dänisch-Deutsch). Weder in der Bedeutung „Himmel“ noch in der Bedeutung „Wolke“ besitzt die Widerspruchsmarke aber für die hier relevanten Waren und Dienstleistungen einen beschreibenden Begriffsinhalt; auch lehnt sie sich nicht an eine beschreibende Angabe an. Die Kennzeichnungskraft ist daher nicht vermindert.

Auf die Frage, ob der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft zuzubilligen ist, muss nicht näher eingegangen werden. Denn selbst unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft kann eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

c) Die hier relevanten Vergleichswaren richten sich wegen der Einschränkung bei der Widerspruchsmarke auf die Verwendung in Wäschereien an den Fachverkehr. Im Bereich der Dienstleistungen aus der Klasse 35 sind die angesprochenen Verkehrskreise Unternehmer und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene. Bei den vorgenannten Verkehrskreisen ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen. Die Dienstleistungen aus der Klasse 39 richten sich dagegen auch an den Endverbraucher. Zugunsten der Beschwerdeführerin geht der Senat aber bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr insgesamt von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad beim beteiligten Publikum aus.

d) Bei dieser Ausgangslage hat die angegriffene Marke „SKY DEUTSCHLAND“ zum sicheren Ausschluss einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG einen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke „SKY“ einzuhalten. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke nicht gerecht; die sich gegenüberstehenden Marken werden klanglich unmittelbar verwechselt.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/ Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2008, 909 Rn. 13 – Pantogast; GRUR 2008, 905 Rn. 12 – Pantohexal). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR Int. 2014, 459 Rn. 42 – CLORALEX; GRUR Int. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH/HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR Int. 2010, 129., Rn. 60 – [Carbonell/La Espaňola]; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/ Zweibrüder). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 - Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393 Rn. 21 - HEITEC).

Die sich gegenüberstehenden Marken „SKY DEUTSCHLAND“ und „SKY“ zeigen insgesamt zwar wegen des in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltenden Bestandteils „Deutschland“ in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ausreichende Unterschiede.

Gleichwohl ist – was bereits die Markenstelle zutreffend und erschöpfend ausgeführt hat – eine Verwechslungsgefahr gegeben, weil die angegriffene Marke von ihrem Wortbestandteil „SKY“ geprägt wird. Bei dem übereinstimmenden Wort „SKY“ handelt es sich – wie schon bei der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke dargestellt – um eine schutzfähige, kennzeichnungskräftige Angabe, so dass dem Wort nicht aus normativen Gründen die Eignung zur Prägung abgesprochen werden kann. Der in der jüngeren Marke enthaltene Bestandteil „DEUTSCHLAND“ dagegen ist eine schutzunfähige Angabe, weil sie nur die geografische Herkunft der Waren und Dienstleistungen benennt. Der angesprochene Verkehr wird daher nur in „SKY“ den betrieblichen Herkunftshinweis sehen und die angegriffene Marke auch nur so benennen.

Eine gesamtbegriffliche Aussage, die einer Prägung entgegenstehen würde, liegt hier nicht vor. Soweit die Beschwerdeführerin behauptet, dass erst der Zusatz „DEUTSCHLAND“ die Eintragung der angegriffenen Marke rechtfertige, weil SKY beschreibend sei und den Himmel bezeichne, Wolken aber wanderten, so stellt dies weder eine nachvollziehbare Begründung dar noch vermag dieser Vortrag in irgendeiner Hinsicht zu überzeugen.

Es stehen sich daher mit „SKY“ und „SKY“ - unabhängig davon, ob die Verkehrskreise eine englische oder dänische Aussprache wählen - jedenfalls klanglich identische Marken gegenüber, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen ist, weshalb die Eintragung der angegriffenen Marke daher im beantragten Umfang zu löschen ist.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke konnte nach alledem keinen Erfolg haben und war daher zurückzuweisen.

5. Von einer Kostenentscheidung zu Lasten der Beschwerdeführerin sieht der Senat trotz gewisser Anhaltspunkte, die hierfür sprechen könnten, im Ergebnis ab.

Aus § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG folgt der Grundsatz, dass - unabhängig vom Ausgang des Verfahrens - jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt. Zu einer Abweichung von diesem Grundsatz der eigenen Kostentragung bedarf es stets besonderer Umstände. Der Verfahrensausgang allein, also insbesondere die Tatsache des Unterliegens, genügt hierfür nicht. Erforderlich ist vielmehr, dass darüber hinausgehende Umstände vorliegen, die eine Kostenauferlegung nach billigem Ermessen angebracht erscheinen lassen (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 5, 11, 14 m. w. N.). Eine Kostenauferlegung kommt dann in Betracht, wenn ein Beteiligter gegen seine prozessualen Sorgfaltspflichten verstößt, etwa, indem er versucht, in einer nach allgemein anerkann-ten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen (vgl. BGH GRUR 1972, 600 – Lewapur; BPatGE 12, 238, 240). Die gesetzliche Grundregel beansprucht auch für Verfahren mit unsicherem oder nur geringen Erfolgsaussichten - wie im Streitfall - Geltung und darf nicht durch eine rückblickende Aussichtenprüfung zu weit relativiert werden (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rn. 16), zumal es dem grundgesetzlich verbürgten Recht jedes Beteiligten auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG) entspricht, auch bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze zur erneuten gerichtlichen Überprüfung zu stellen. Ein Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten liegt aber vor, wenn der Schluss naheliegt, dass ein Beteiligter mit seinem Verhalten verfahrensfremde Ziele, wie z. B. eine Behinderung der Gegenseite, verfolgt. Insoweit ist zwar festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin wiederum - nämlich im Januar 2016 - eine Wortmarke „SKY DEUTSCHLAND“ für ein vergleichbares Waren- und Dienstleistungsverzeichnis angemeldet und zur Eintragung gebracht hat (Nr. 30 2016 000 919, die Widerspruchsfrist läuft), was tatsächlich die Frage nach einer Verfolgung verfahrensfremder Ziele aufwirft. Ein Verstoß gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht könnte sich hieraus jedoch allenfalls in einem der neuerlichen Markeneintragung eventuell anschließenden Widerspruchsverfahren vor dem Hintergrund der hiesigen Entscheidung ergeben.

Es verbleibt daher im hiesigen Beschwerdeverfahren bei dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt.