BPatG 19.04.2012 - 28 W (pat) 537/10

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 5. Oktober 2007 veröffentlichte Eintragung der am 29. Juni 2007 angemeldeten, für

Motorräder, sowie deren Teile und Zubehör, soweit in Klasse 12 enthalten; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels mit Motorrädern, Motorradzubehör, Motorradteilen, Motorradbekleidung, Motorradhelmen, Schmuckwaren, Bekleidung und Schuhwaren

geschützten Marke Nr. 307 42 577

Widerspruch eingelegt

1. aus ihrer am 28. August 1995 angemeldeten und seit 11. Juni 1996 für

Geräte zur Aufnahme, Verarbeitung, Übertragung, Vermittlung, Speicherung und Ausgabe von Nachrichten und/oder Daten sowie aus einer Kombination solcher Geräte bestehende Anlagen, maschinenlesbare Datenträger; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonträger, Videobänder, -platten und -kassetten; Verkaufsautomaten, geldbetätigte Spiel- und Unterhaltungsautomaten, Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Videospielgeräte, Computerspielgeräte, Video-Bildschirme, Fernsehgeräte, Radioempfänger, Kopfhörer, Mikrofone, Telefonapparate, Funktelefone, mobile Telekommunikationsgeräte; Teile aller vorgenannten Waren; Videospielprogramme, Computerspielprogramme; Sonnenbrillen; Fahrzeuge; Fahrzeugteile und -zubehör (soweit in Klasse 12 enthalten), insbesondere Luftfilter, Ölfilter, Vergaser, Sicherheitsgurte, Zündkerzen, Radfelgen, Reifen, Schmutzfänger, Nummernschilder; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidungsstücke, Sportschuhe; Spiele und Spielzeug, insbesondere Modellautos, Modellfahrzeuge, Puppen, Spielzeugfiguren, Brettspiele, Puzzles, Stofftiere Plüschtiere, Fernlenkautos, Fernlenkfahrzeuge, Autorennbahnen, elektrische Rennautos, batteriebetriebene Flipper; Elektronik- und Computerspiele (soweit in Klasse 28 enthalten); Billardstöcke; Turn- und Sportgeräte; Unterhaltung; Sportliche Aktivitäten; Ausbildung; Organisation und Durchführung von Motorsport-Veranstaltungen; Veranstaltung von Motorsport-Meisterschaften; Batterien, Tachometer

eingetragenen Marke Nr. 395 35 103

sowie

2. aus ihrer am 25. August 2004 angemeldeten und seit 28. September 2005 für

Sonnenbrillen; Videobänder, DVDs, CDs und Tonbänder; Druckereierzeugnisse; Papier, Schreibpapier und -blöcke; Schreibwaren, Karten, Etiketten; Bücher; Kataloge; Postkarten, Poster, Kalender, Abziehbilder, Aufkleber, Schreibstifte, Bleistifte, Fotografien, Sammelkarten und Notizbücher, Magazine; Bekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Mützen; Baseballmützen; Sweatshirts; Schwitzhosen; Golfhemden; Jacken; Strickmützen; Hosen; Westen; Shorts; Strohhüte; Sweater; Trägershirts; T-Shirts; Blendschirme; Kleider, Hemden, Hosen; Jeans und Unterwäsche; Spiele, Spielzeug und Spielsachen, Brettspiele, Druckguss-Miniaturfahrzeuge, Druckguss-Miniaturlastkraftwagen, elektronische Fahrspiele, elektronische Rennfahrersets, elektronische spurgebundene Rennautos, Zusatzrennschienen, Actionfiguren aus Kunststoff, batteriebetriebene Armaturenfahrspiele, Rennschienen aus Wellpappe, Miniaturtrophäen, ausgestopfte Plüschtiere, Plüschspielzeug, Queues für Poolbillard, Puzzles, funkgesteuerte Autos und Spielzeug, nämlich Miniatur-Aufziehfahrzeuge und –Fahrzeugrampen; Regulierung, Leitung, Bewilligung und Durchführung von Stock-Car-, Auto-, Lastwagen-, Motorrad- und sonstigen Rennen

eingetragenen Marke Nr. EM 3 998 135

DAYTONA.

Die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 18. Februar 2010 die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt:

Die für die angegriffenen Marke und die beiden Widerspruchsmarken geschützten Waren seien teils identisch, teils hochgradig ähnlich, zum Teil aber auch unähnlich. Die Kennzeichnungskraft beider Widerspruchsmarke sei an sich als unterdurchschnittlich anzusehen, hierauf komme es aber nicht an, weil selbst unter Zugrundelegung normaler Kennzeichnungskraft und vollständiger Warenidentität ein zur Verwechslungsgefahr führender hinreichender Grad der Markenähnlichkeit nicht bestehe.

Beim Markenvergleich sei zu berücksichtigen, dass die jüngere Marke nicht allein durch den Wortbestandteil „DAYTONA“ geprägt werde, vielmehr komme auch dem Bildbestandteil eine (mit-) prägende Bedeutung zu. Denn der Markenteil „DAYTONA“ sei als bekannter Namensteil von DAYTONA BEACH, einer Stadt im Bundesstaat Florida (USA), sowie als Teil der Bezeichnung der nach dieser Stadt benannten Auto- und Motorrad Rennstrecke „Daytona International Speedway“ als entsprechender geographischer- und Sachhinweis weltweit bekannt, so dass er wegen seiner zu unterstellenden großen Bekanntheit bei den überwiegenden deutschen Verkehrskreisen im vorbezeichneten Sinne für die beschlussrelevanten Waren und Dienstleistungen, die allesamt zum Bereich der Fahrzeuge, Motorräder sowie deren Teile und Zubehör gehörten, als verbraucht anzusehen sei. Die grafischen Bestandteile der jüngeren Marke sorgten für einen großen Abstand der Marken in bildlicher Hinsicht, da sie in der Wiedergabe der älteren Marken keine Entsprechung fänden. Hinsichtlich der klanglichen Verwechslungsgefahr sei zwar zu unterstellen, dass sich das Publikum in der Regel eher am Wortbestandteil als einfachster Bezeichnungsform der angebotenen Ware oder Dienstleistung orientiere. Insoweit stünde aber dem Begriff „DAYTONA“ in den Widerspruchsmarken die Ziffern-/Wortfolge „1 DAYTONA RACING“ in der jüngeren Marke gegenüber, deren Verschiedenheit offenkundig sei, so dass eine Markenähnlichkeit sowohl in klanglicher wie schriftbildlicher Richtung zu verneinen ist. Auch für eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr lägen keine Anhaltspunkte vor, da Übereinstimmungen in den kennzeichnungsschwachen Markenbestandteilen, nämlich der bekannten Orts- und Rennstreckenbezeichnung „DAYTONA“, nicht geeignet sei, eine herkunftshinweisende Assoziation auszulösen. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne lägen die dafür erforderlichen besonderen Umstände nicht vor und seien auch von der Widersprechenden nicht begründet vorgetragen worden. Damit sei eine Gefahr von Verwechslungen mangels Markenähnlichkeit auszuschließen und die Widersprüche zurückzuweisen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie meint zunächst, die Widerspruchsmarken, welche die sich weltweit für die von ihr durchgeführte Motorsportgroßereignis durchgesetzt habe, käme wegen der in ihnen enthaltenen Bezeichnung „DAYTONA“ eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Hierzu legt sie umfangreiche Unterlagen vor. Zwischen den für die jüngere Marke geschützten Waren und Dienstleistungen bestehe zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke teils Identität, teils hochgradige und teils mittlere Ähnlichkeit. Auch die gegenüberstehenden Marken seien ähnlich. Dabei beschränke sich das dem Publikum erinnerliche und als Herkunftshinweis erkenntliche Teil der Marken jeweils allein auf den Wortbestandteil „DAYTONA“. Dieser sei nicht wegen des Hinweises auf die Stadt „Daytona Beach“ verbraucht; nicht die Widerspruchsmarken bezögen nämlich ihre Bekanntheit aus dieser Stadt, sondern umgekehrt sei diese erst aufgrund der von der Widersprechenden durchgeführten Motorradrennen bekannt. Angesichts der identischen Wortbestandteile, der überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken bestehe daher hinsichtlich aller zumindest durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr zu den Widerspruchsmarken. Diese ergebe sich auch in mittelbarer Hinsicht und unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. Februar 2010 aufzuheben und die Marke 307 42 577 wegen der Widersprüche aus den Marken 395 35 103 und EU 3 998 135 zu löschen.

Der Markeninhaber hat sich zur Beschwerde nicht geäussert und auch keinen Antrag gestellt. Auch an der mündlichen Verhandlung hat er nicht teilgenommen.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

Mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 1. Februar 2012 hat die Widersprechende die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

Nach diesen Grundsätzen ist der Grad der Zeichenähnlichkeit zu gering, um selbst bei den identisch beanspruchten Waren eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Dabei kann, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, letztlich dahinstehen, ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken von Haus aus geschwächt ist oder ob zugunsten der Widersprechenden eine normale Kennzeichnungskraft unterstellt werden kann. Soweit die Widersprechende allerdings eine Bekanntheit ihrer Marken behauptet hat, reichen die von ihr als Nachweis vorgelegten Unterlagen hierfür nicht aus. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft infolge Benutzung läge nämlich nur vor, wenn die Widerspruchsmarken dem Publikum infolge einer intensiven Benutzung im Inland bekannt wären. Soweit es die von den Widerspruchsmarken beanspruchten Dienstleistungen betrifft, scheitert dies aber schon daran, dass diese Dienstleistungen - nämlich die Durchführung von Motorradrennen in Daytona Beach, einer mittelgroßen Stadt in Florida mit ca. 65.000 Einwohner (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Daytona_Beach) - unstreitig nicht im In-, sondern im Ausland erbracht werden. Soweit es die übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken betrifft, kann den Unterlagen, die durchweg nur in Englisch gehalten sind und sich allein auf die vorgenannte Veranstaltung in den USA beziehen, eine durch intensive Benutzung im Inland gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht entnommen werden. Letztlich kann dies allerdings auf sich beruhen, weil auch im Falle einer Steigerung der Kennzeichnungskraft die Widersprechende aus dem als geografische Angabe schutzunfähigen Bestandteil „DAYTONA“ keine Rechte herleiten kann.

Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn ihre Übereinstimmungen in der Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2), an welche sich die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die daneben vorhandenen Unterschiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, so stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl. 2011, § 9 Rn. 178 m. w. N.). Die Ähnlichkeit von Marken ist dabei grundsätzlich aufgrund ihres jeweiligen Gesamteindrucks unabhängig vom Prioritätsalter zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] - Thomson Life; GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch); hierbei sind ihre Übereinstimmungen oder Abweichungen im Bild, im Klang und in der Bedeutung umfassend zu ermitteln, wobei berücksichtigt werden kann, welche Bedeutung diesen Aspekten beim Vertrieb der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen zukommt (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 415 [Rn. 28] - SIR/Zirh). Eine Ähnlichkeit in nur einem dieser drei Aspekte begründet zwar nicht notwendig die Annahme einer Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 21 f.] - SIR/Zirh), kann aber im Einzelfall ausreichen (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 21] - SIR/Zirh; BGH GRUR 1959, 182, 185 - Quick; GRUR 1979, 853, 854 - LILA; GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; GRUR 1992, 110, 112 - dipa/dib; GRUR 1992, 550, 551 - ac-pharma; GRUR 1999, 241, 243 - Lions), sofern nicht die Übereinstimmungen in einem Aspekt durch die bestehenden Unterschiede in den anderen neutralisiert werden (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 35] - SIR/Zirh). Daneben kommt eine Markenähnlichkeit auch in Betracht, wenn Bestandteile einer komplexen Marke, die Bestandteilen der gegenüberstehenden Marke entsprechen, den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck dominieren (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz) oder prägen  (vgl. BGH GRUR 2006, 60 Tz 17 - coccodrillo).

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat und was letztlich auch die Widersprechende nicht bestreitet, sind die gegenüberstehenden Marken in ihrer durch die unterschiedlichen grafischen Gestaltungen in ihrer Gesamtheit für das Publikum mühelos auseinander zu halten. Eine Zeichenähnlichkeit kann auch nicht damit begründet werden, dass die Marken jeweils durch den in ihnen enthaltenen Bestandteil „DAYTONA“ bei ihrer visuellen Wahrnehmung geprägt bzw. bei ihrer klanglichen Wiedergabe allein auf diesen Markenteil verkürzt würden. Selbst wenn dies tatsächlich der Fall wäre, stünde der Annahme einer Markenähnlichkeit aus diesem Gesichtspunkt der allgemeine Grundsatz entgegen, dass die Widersprechende aus dem als geografische Angabe schutzunfähigen Wortbestandteil „DAYTONA“ keine Rechte herleiten kann, so dass insoweit schon aus Rechtsgründen eine Verwechslungsgefahr auszuscheiden ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl. 2011, § 9 Rn. 300).

Der Bestandteil „DAYTONA“ ist für sich betrachtet als geografische Angabe schutzunfähig. Wie bereits oben ausgeführt wurde, handelt es sich hierbei um die Kurzform des Namens Daytona Beach, der eine mittelgroßen Stadt in Florida bezeichnet, in welcher die von der Widersprechenden organisierten Motorradrennen stattfinden. Soweit die Widersprechende in ihrem nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 1. Februar 2012 bestritten hat, dass dieser Ort dem inländischen Publikum bekannt sei, dieses das Wort „DAYTONA“ vielmehr als bloße Fantasieangabe ansehe, kann der Senat dem nicht folgen. Dieser Vortrag steht bereits in Widerspruch zu dem eigenen Vortrag der Widersprechenden zu einer angeblichen Bekanntheit ihrer Widerspruchsmarken, die sie vor allem darauf stützt, dass dem inländischen Verkehr die von ihr in diesem Ort durchgeführten Motorradrennen bekannt seien. Die von ihr als Beleg vorgelegten Unterlagen weisen sämtlich auf diese Rennen und die Stadt in Florida hin, in der sie stattfinden. Wenn aber nach ihrem eigenen Vortrag diese Unterlagen eine Bekanntheit ihrer Marken wegen der in dieser Stadt stattfindenden Motorradrennen belegen sollen, steht dies in unlösbarem Widerspruch zu ihrer jetzigen Behauptung, der Bestandteil „DAYTONA“ in ihren Marken werde vom inländischen Publikum nur als Fantasieangabe angesehen. Ungeachtet dessen kommt es für die Schutzunfähigkeit einer geografischen Angabe ohnehin allein darauf an, ob sie als geografische Angabe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen objektiv geeignet sein kann, ohne dass dies dem Publikum bereits bekannt sein muss oder sie bereits für die betroffenen Waren und Dienstleistungen verwendet wird (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl. 2011, § 8 Rn. 280). Eine solche Eignung liegt aber für die von den Widerspruchsmarken beanspruchten Dienstleistungen schon infolge ihrer tatsächlichen Verwendung als Angabe des in diesem geografischen Ort stattfindenden Motorradrennens vor. Gleiches gilt aber auch für - nur für die Widerspruchsmarke 1 geschützten - Waren der Klasse 12 und für die für beide Widerspruchsmarken geschützten Waren der Klasse 25. Denn auch insoweit ist der auf den Namen der Stadt Daytona Beach hinweisende Bestandteil „DAYTONA“ objektiv als geografische Herkunftsangabe geeignet und damit schutzunfähig. Anders wäre dies nur, wenn er weder aktuell für die Herstellung solcher Waren  in Betracht kommt noch hiermit in absehbarer Zukunft ernsthaft zu rechnen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl. 2011, § 8 Rn. 343 f.). Dafür ist jedoch weder seitens der Widersprechenden etwas dargetan worden noch sind hierfür Anhaltspunkte erkennbar, zumal die ca. 65.000 Einwohner zählende Stadt Daytona Beach in Florida nicht - wie dies die Widersprechende behauptet hat - so klein ist, dass für sie aktuell oder in absehbarer Zukunft jemals die Ansiedlung einer Fahrzeug- und Bekleidungsindustrie in der Weise auszuschließen wäre und der Verkehr daher die Angabe „Daytona“ stets nur als Herkunftshinweis auffassen würde.

Aus demselben Grund scheidet auch eine assoziative Verwechslungsgefahr aus, die - ungeachtet der hierfür erforderlichen weiteren Voraussetzungen - gegeben sein könnte, wenn der Wortbestandteil “DAYTONA“, ohne die jeweiligen Marken zu prägen, in ihnen eine selbständig kennzeichnende Stellung inne hätte (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 [Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz; GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Dies ist aber für kennzeichenschwache Bestandteile von vornherein zu verneinen.

Unter Berücksichtigung der Waren- und Markenähnlichkeit und  Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann damit im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden. Da die Markenstelle somit den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen, war die Beschwerde zurückzuweisen.

Da Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Die - von der Widersprechende in ihrem nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 1. Februar 2012 angeregte -  Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs 1 Nr 1 MarkenG) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Die rechtlichen Grundsätze, welche der Senat seiner Entscheidung zugrundelegt, sind bereits höchstrichterlich geklärt; von diesen höchstrichterlichen Vorgaben ist der Senat auch nicht abgewichen. Vielmehr hatte er allein darüber zu befinden, ob im konkreten Einzelfall auf der Grundlage dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung die tatsächlichen Voraussetzungen für das Bestehen einer rechtserheblichen Verwechslungsgefahr zwischen den konkreten gegenüberstehenden Marken vorlagen. Diese tatsächlichen Fragen sind aber einer allein zur Überprüfung von Rechtsfragen möglichen Rechtsbeschwerde nicht zugänglich.