BPatG 04.05.2018 - 28 W (pat) 508/17

I.

Die Wortmarke

Novello

ist am 30. November 2010 angemeldet und am 11. Oktober 2012 unter anderem für die Waren

„Klasse 19:

Fliesenbeläge, nicht aus Metall; Fußböden, nicht aus Metall; Parkett; Parkettstäbe; Platten (Fliesen); nicht aus Metall; Plattenbeläge, nicht aus Metall

Klasse 27:

Bodenbeläge aus Vinyl; Bodenbeläge (Oberböden); Fußbodenbeläge (Oberböden)“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden.

Gegen diese Eintragung, die am 16. November 2012 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende am 18. Februar 2013 aus dem EM-Teil ihrer am 11. September 1997 international registrierten IR-Marke 683 477

NOVILON

Widerspruch erhoben. Dafür genießt sie Schutz für nachfolgende Waren:

Klasse 27:

“Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis, linoléum; tapisserie et revêtement de parois non en matières textiles”

(„Fußboden- und Bodenbeläge, Matten, Teppiche, Linoleum; Tapete und Wandverkleidung, nicht aus textilen Materialien“).

Die Beschwerdeführerin hat ihren Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke gerichtet.

Mit Schriftsatz vom 15. Mai 2014 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erhoben. Hierauf hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 16. Juni 2014 ausgeführt, der europäische Teil der internationalen Marke 683 477 befinde sich noch in der Benutzungsschonfrist. Daher sei die Nichtbenutzungseinrede unzulässig, so dass keine Benutzungsunterlagen eingereicht würden.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 19, hat mit Beschluss vom 20. Mai 2016 den Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung hat es ausgeführt, die Vergleichszeichen stünden sich nicht in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüber (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. In klanglicher Hinsicht unterschieden sich die Vergleichszeichen zwar nicht in ihrer Silbenzahl, dafür aber in ihrer jeweiligen Vokalfolge. Bei der angegriffenen Marke „Novello“ falle darüber hinaus die auf dem Doppelkonsonanten „l“ beruhende Betonung der zweiten Silbe auf. Demgegenüber werde die Widerspruchsmarke entsprechend den allgemeinen inländischen Sprachgewohnheiten auf der letzte Silbe betont. Demzufolge entstehe ein erkennbarer Unterschied im Sprechrhythmus.

Eine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher Hinsicht sei wegen der Abweichungen bei den letzten vier Buchstaben der Vergleichszeichen ebenfalls zu verneinen.

Ebenso liege in begrifflicher Hinsicht keine Ähnlichkeit vor, da die beiden Zeichen jeweils als Fantasiebegriff anzusehen seien.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 24. Juni 2016, die auf die Zurückweisung ihres Widerspruchs beschränkt ist, soweit er sich gegen die tenorierten Waren richtet. Sie führt hierzu ergänzend aus, die Waren der Klasse 27 der Widerspruchsmarke seien mit den nunmehr ausschließlich noch verfahrensgegenständlichen Waren der angegriffenen Marke identisch. Entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts sei auch eine hohe schriftbildliche Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen gegeben. Sie bestünden aus jeweils sieben Buchstaben, wobei die ersten drei Buchstaben „Nov“ in identischer Reihenfolge vorhanden und im Übrigen von den sieben Buchstaben fünf identisch seien. Lediglich zwei Buchstaben unterschieden sich. Diese marginale Abweichung sei hingegen nicht geeignet, eine schriftbildliche Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auszuräumen.

Auch klanglich seien sie ähnlich. Die unterschiedlichen Vokalfolgen der beiden Marken führten zu keiner ausreichenden klanglichen Abweichung. Auch werde die Widerspruchsmarke – wie auch die angegriffene Marke – auf der ersten Silbe betont, was zu einem erheblich ähnlichen Klangbild führe. Der Konsonant „n“ am Ende der Widerspruchsmarke sei ein sehr weich betonter Buchstabe und falle daher kaum auf. Somit ende sie klanglich auf „o“, was im Ergebnis eine erhebliche klangliche Ähnlichkeit der Vergleichszeichen begründe.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

„den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 20. Mai 2016, Aktenzeichen 30 2010 070 343.1/19, teilweise aufzuheben, soweit durch diesen der Widerspruch gegen die Waren „Fliesenbeläge nicht aus Metall; Fußböden, nicht aus Metall; Parkett; Parkettstäbe, Platten (Fliesen), nicht aus Metall; Plattenbeläge, nicht aus Metall“ der Klasse 19 und „Bodenbeläge aus Vinyl; Bodenbeläge (Oberböden); Fußbodenbeläge (Oberböden)“ der Klasse 27 der angegriffenen Marke zurückgewiesen wurde, und die Eintragung der Marke 30 2010 070 343 „Novello“ für die zuvor genannten Waren zu löschen.“

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie führt aus, zutreffend habe das Deutsche Patent- und Markenamt eine Verwechslungsgefahr verneint. Eine klangliche Ähnlichkeit werde nicht allein dadurch begründet, dass in beiden Marken die drei Anfangsbuchstaben „Nov“ identisch seien. Die angegriffene Marke „Novello“ werde nicht auf der ersten Silbe „No“, sondern auf der zweiten und letzten Silbe „vello“ betont. Mithin sei die Betonung der Vergleichszeichen unterschiedlich, was der Annahme einer klanglichen Verwechslungsgefahr entgegenstehe. Die Zeichen seien auch nicht in schriftbildlicher Hinsicht ähnlich. Zum einen bestehe die Widerspruchsmarke – anders als die angegriffene Marke – ausschließlich aus Großbuchstaben. Zum anderen handele es sich bei „Novello“ um ein Adjektiv der italienischen Sprache, welches im Deutschen die einem Großteil des inländischen Publikums bekannten Bedeutungen „neu“ und „frisch“ aufweise. Aus diesem Grund sei die Eintragung der Widerspruchsmarke seitens des Deutschen Patent- und Markenamtes zunächst verweigert worden.

Wegen der näheren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Zu Unrecht hat das Deutsche Patent- und Markenamt mit seinem angegriffenen Beschluss den Widerspruch zurückgewiesen, soweit er sich gegen die allein noch verfahrensgegenständlichen, aus dem Tenor ersichtlichen Waren der jüngeren Marke richtet. Insoweit stehen sich die Vergleichszeichen in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüber (§§ 125 b Nr. 1 i. V. m. 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Der Widerspruch wurde fristgerecht erhoben. Die Eintragung der angegriffenen Marke ist am 16. November 2012 veröffentlicht worden. Die dreimonatige Widerspruchsfrist des § 42 Abs. 1 MarkenG lief somit am 16. Februar 2013 ab. Da dieser Tag auf einen Samstag fiel, erfolgte die Einlegung des Widerspruchs am Montag, dem 18. Februar 2013 fristgerecht (§ 193 BGB).

2. Vorliegend ist auf die Registerlage abzustellen. Zwar hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 15. Mai 2014 die Einrede der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erhoben. Zum Zeitpunkt des Eingangs des Schriftsatzes im Deutschen Patent- und Markenamt am 16. Mai 2014 befand sich die ältere Marke jedoch noch in der Benutzungsschonfrist.

Es wurde Widerspruch aus einer international registrierten Marke erhoben und auf ihren Gemeinschaftsmarken- bzw. ihren Unionsmarkenanteil gestützt. Eine IR-Marke mit Benennung der Europäischen Gemeinschaft bzw. der Europäischen Union steht gemäß Art. 151 Abs. 2 der zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede geltenden Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) einer Gemeinschaftsmarke bzw. gemäß Art. 189 Abs. 2 der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung geltenden Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (UMV) einer Unionsmarke gleich (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 125 b, Rdnr. 41). Die Unionsmarkenverordnung hat gemäß Art. 211 UMV die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 ersetzt und gilt gemäß Art. 212 UMV ab dem 1. Oktober 2017. Mangels einer Übergangsregelung gelten die Änderungen ab ihrem Inkrafttreten für alle auf die geänderten Bestimmungen anwendbaren Sachverhalte, und nicht nur für Anmeldungen oder Anträge, die erst nach Inkrafttreten der Änderung eingereicht wurden. D. h. sie gelten auch für Sachverhalte, die Tatbestandsmerkmale betreffen, die in der Vergangenheit eingetreten sind, und für Dauertatbestände, die in der Vergangenheit begonnen haben und zum Zeitpunkt der Rechtsänderung fortdauern, außer wenn dadurch eine echte Rückwirkung einträte (vgl. zum Fehlen einer Übergangsregelung: Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 5. Auflage, Art. 167, Rdnr. 13). Im Übrigen entsprechen die für vorliegenden Fall maßgeblichen Vorschriften in der Gemeinschaftsmarkenverordnung denen in der Unionsmarkenverordnung.

Die Glaubhaftmachung der Benutzung einer Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke, aus der Widerspruch eingelegt wird, bestimmt sich nach dem noch nicht angepassten § 125 b Nr. 4 MarkenG, der auf § 43 Abs. 1 MarkenG und Art. 15 GMV verweist. Die Frage, ab wann eine international registrierte Marke mit Benennung der Europäischen Gemeinschaft bzw. Union ernsthaft in der Gemeinschaft bzw. Union gemäß Art. 15 GMV, der durch Art. 18 UMV ersetzt wurde, benutzt werden muss, ist in Art. 160 GMV i. V. m. Art. 152 Abs. 2 GMV bzw. Art. 203 UMV i. V .m. Art. 190 Abs. 2 UMV geregelt. Gemäß Art. 160 GMV bzw. Art. 203 UMV tritt im Rahmen der Anwendung des Art. 15 Abs. 1 GMV bzw. Art. 18 Abs. 1 UMV zur Festlegung des Datums, ab dem die Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Gemeinschaft bzw. Union ist, ernsthaft in der Europäischen Gemeinschaft bzw. Union benutzt werden muss, das Datum der Veröffentlichung gemäß Art. 152 Abs. 2 GMV bzw. Art. 190 Abs. 2 UMV an die Stelle des Datums der Eintragung. Damit ist für den Beginn der Benutzungsschonfrist nicht auf den in § 43 Abs. 1 MarkenG genannten Zeitpunkt der Eintragung, sondern auf den der zweiten Nachveröffentlichung gemäß Art. 152 Abs. 2 GMV bzw. Art. 190 Abs. 2 UMV abzustellen. Diese erfolgt, wenn das HABM bzw. EUIPO entweder eine Mitteilung der Schutzgewährung ausgesprochen oder eine vorläufige Schutzverweigerung zurückgenommen hat (vgl. Eisenführ/Schennen, a. a. O., Art. 160, Rdnr. 1; BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 11. Edition, Stand: 01.10.2017, Art. 203 UMV, Rdnr. 1).

Die Gewährung des Schutzes der älteren Marke IR 683 477 in der Europäischen Gemeinschaft bzw. Union nach Ablauf der Widerspruchsfrist wurde in der „Gazette OMPI des marques internationales“ Nr. 15/2010 am 6. Mai 2010 veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt lief somit die fünfjährige Benutzungsschonfrist gemäß Art. 15, 160, 152 Abs. 2 GMV bzw. Art. 18, 203, 190 Abs. 2 UMV i. V. m. §§ 125 b Nr. 4, 43 Abs. 1 MarkenG. Sie endete folglich am 5. Mai 2015 und damit erst nach der Erhebung der Benutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke am 16. Mai 2014.

Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens hat die Widersprechende die Einrede nicht neuerlich erhoben. Eine unzulässige Nichtbenutzungseinrede, die während der Benutzungsschonfrist erhoben wird, kann jedoch nicht von Amts wegen in einem späteren Stadium des Verfahrens als nachträglich zulässig geworden bewertet werden (vgl. Ekey/Bender/Fuchs-Wissmann, Markenrecht, 3. Auflage, 2014, § 43, Rdnr. 22; BPatG GRUR 2000, 1052, 1053 - Rhoda-Hexan/Sota-Hexal).

3. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; GRUR 2006, 237 - PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 - METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 - Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 - coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. - Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 - Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación SL [Carbonell/La Espaňola]; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. - pjur/pure).

Ausgehend von vorgenannten Grundsätzen liegen die Voraussetzungen einer kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr vor.

a) Mit dem Deutschen Patent- und Markenamt ist zunächst davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Ausreichend schlüssige Anhaltspunkte, die für eine Steigerung ihres Schutzumfangs auf Grund umfangreicher Benutzung sprechen, sind nicht ersichtlich.

b) Die vorliegend verfahrensgegenständlichen Waren „Fliesenbeläge, nicht aus Metall; Fußböden, nicht aus Metall; Parkett; Parkettstäbe; Platten (Fliesen); nicht aus Metall; Plattenbeläge, nicht aus Metall“ als auch „Bodenbeläge aus Vinyl; Bodenbeläge (Oberböden); Fußbodenbeläge (Oberböden)“ der angegriffenen Marke und die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren „Fußboden- und Bodenbeläge, Matten, Teppiche, Linoleum; Tapete und Wandverkleidung, nicht aus textilen Materialien“ sind identisch. Dies hat im Übrigen auch die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht in Abrede gestellt.

c) Die eben genannten Waren wenden sich an Endverbraucher als auch an Spezialisten, die sich mit dem Vertrieb und der Verlegung von Fußbodenbelägen beschäftigen. Somit ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht nur auf die Sichtweise der allgemeinen Verkehrskreise, sondern auch auf die der Fachleute abzustellen.

d) Die Vergleichszeichen erweisen sich zumindest in schriftbildlicher Hinsicht als durchschnittlich ähnlich.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Markenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. BGH GRUR 2014, 382, Rdnr. 25 - REAL-Chips; GRUR 2011, 824, Rdnr.  25f. - Kappa m. w. N.). Die sich gegenüberstehenden Kennzeichen sind dabei jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den - durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen  Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, Rdnr. 18 - Malteserkreuz I). Weiter ist es möglich, dass ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke oder einer komplexen Kennzeichnung eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass er das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH, a. a. O., Rdnr. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865 - Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer Marke älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria).

Liegt Zeichenähnlichkeit vor, ist deren Grad genauer zu bestimmen. Dabei kann zwischen sehr hoher (weit überdurchschnittlicher), hoher (überdurchschnittlicher), normaler (durchschnittlicher), geringer (unterdurchschnittlicher) und sehr geringer (weit unterdurchschnittlicher) Zeichenähnlichkeit unterschieden werden (BGH, a. a. O. - Culinaria/Villa Culinaria).

Beide Zeichen verfügen jeweils über insgesamt 7 Buchstaben. Des Weiteren sind die ersten drei Buchstaben „N“ - „O“ - „V“ (respektive „N“ - „o“ - „v“), mithin fast die Hälfte aller Buchstaben identisch. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch bei der Frage einer schriftbildlichen Ähnlichkeit zweier sich gegenüberstehender Zeichen der Erfahrungssatz gilt, dass Markenanfänge regelmäßig größeres Gewicht für den Gesamteindruck haben, da sie vom Betrachter als erstes wahrgenommen werden (vgl. Kur/Onken, Markenrecht, 1. Auflage, 2017, § 14, Rdnr. 393).

Die letzten vier Buchstaben der Vergleichszeichen sind demgegenüber nicht ausreichend unterschiedlich, um die schriftbildliche Ähnlichkeit auszuschließen. So findet sich in ihnen die identische Konsonanten-/Vokalkombination „LO“ bzw. „lo“. Folglich enthalten die beiden Zeichen fünf identische Buchstaben und stimmen damit zu etwa 70 Prozent ihrer Buchstaben überein. Hinzu kommt, dass das zweite „l“ in der jüngeren Marke kaum auffällt, weil es sich wie ein paralleler Strich direkt neben dem ersten „l“ befindet.

Auch das Vorbringen der Beschwerdegegnerin hinsichtlich des Bedeutungsgehalts der angegriffenen Marke vermag an vorstehendem Ergebnis nichts zu ändern. Zwar ist davon auszugehen, dass eine nach dem Bild und/oder nach dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr der sich gegenüber stehenden Zeichen zu verneinen sein kann, wenn einem Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt (vgl. BGH NJW-RR 2010, 966 - AIDA/AIDU). Einen solch klar erkennbaren eindeutigen Sinngehalt weist die jüngere Marke hingegen nicht auf. Insoweit wird auf die entsprechenden Ausführungen in dem Erinnerungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Mai 2012 Bezug genommen, der zur Eintragung der angegriffenen Marke geführt hat.

e) Unter Berücksichtigung der Warenidentität und einer durchschnittlichen Zeichenähnlichkeit in schriftbildlicher Hinsicht hält die angegriffene Marke den insoweit erforderlichen weiten Zeichenabstand nicht ein, was die Annahme einer Verwechslungsgefahr im tenorierten Umfang begründet.

Der Beschwerde war daher stattzugeben.

4. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.