BPatG 24.09.2018 - 26 W (pat) 533/16

I.

Das Wort-/Bildzeichen

ist am 20. Juli 2013 unter der Nummer 30 2013 042 728.9 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 40, 41 und 45 angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 28. August 2015 hat die Markenstelle für Klasse 38 des DPMA die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Computer-Software, insbesondere für die Abfrage, Darstellung, Bearbeitung und Ausgabe multimedialer Daten in Computernetzwerken (einschließlich des Internets); mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art; Ton- und Bildaufzeichnungsträger, insbesondere Tonbänder, Kassetten, Disketten, CD-Roms, DVDs, Chip-Karten (auch codiert), Magnetkarten, Videokassetten, Kompaktdisks, Videodisks, sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form; auf Datenträger aufgezeichnete Informationssammlungen und Datenbanken; Computerprogramme und Software (gespeichert); Computerprogramme und Software als Webapplikationen (online); Interfaces (Schnittstellen, Schnittstellengeräte oder -programme für Computer);

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften (Magazine); Zeitschriften; Zeitungen; Broschüren; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Papier- und Schreibwaren; Büroausstattung soweit in Klasse 16 enthalten; grafische Darstellungen; Drucktypen; Kataloge; Prospekte; Printerzeugnisse im Rahmen eines Corporate Publishing;

Klasse 35: Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Dateienverwaltung mittels Computer; Durchführung von Druckaufträgen; Erstellung von Geschäftsgutachten; Erstellung von Statistiken; Erstellung von Wirtschaftsprognosen; Erteilung von Auskünften (Informationen) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten (Verbraucherberatung); Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Fakturierung; Fotokopierarbeiten; Herausgabe von Werbetexten; Hilfe bei der Führung von gewerblichen- oder Handelsbetrieben; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Layoutgestaltung für Werbezwecke; Layoutgestaltung für Publikationszwecke; Marketing; Marktforschung; Meinungsforschung; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Online-Werbung in einem Computernetzwerk, Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Outsourcing-Dienste; Planungen (Hilfe) bei der Geschäftsführung; Präsentationen von Waren in Kommunikations-Medien, auch für den Einzelhandel; Produktion von Werbefilmen; Rundfunkwerbung; Sammlung und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Schreibdienste (Textverarbeitung); Schreibmaschinenarbeiten; Sekretariatsdienstleistungen; Stenografiearbeiten; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Telemarketing; Verbreitung von Werbetexten; Verkaufsförderung (Sales Promotion) auch für Dritte; Vermietung von Werbeflächen; Vermietung von Werbematerial; Vermietung von Werbezeiten in Kommunikations-Medien; Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste für Dritte; Vermittlung von Zeitungsabonnements, auch für Dritte; Versandwerbung; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Verteilung von Werbematerial; Vervielfältigung von Dokumenten; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Entwurf und Zusammenstellung von Layouts (für Druck- und Werbezwecke);

Klasse 38: Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke; Übermittlung digitaler Dateien; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Kommunikationsdienste mittels Computer; Fernschreibdienste; elektronische Nachrichtenübermittlung; elektronische Anzeigenvermittlung; Dienste von Presseagenturen; Erstellung von Printpublikationen für Dritte (Corporate Publishing);

Klasse 40: Druckarbeiten; Erstellung von fotografischen Abzügen; lithografische Druckarbeiten; Papierbehandlung; Offset-Druckarbeiten; Schablonendruckarbeiten;

Klasse 41: Dienstleistungen eines Zeitungsreporters; Desktop-Publishing (Erstellung von Publikationen mit dem Computer); Erstellung von (Bild-) Reportagen; Erstellung von Untertiteln; Dienstleistungen von Schulen (Ausbildung); Fernunterricht; Fernkurse; Erziehung und Unterricht; Filmproduktion, auch in Studios (ausgenommen Werbefilmproduktion); Fotografieren; Layoutgestaltung, außer für Werbezwecke; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Kalligrafiedienste; Online-Publikationen von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Workshops, Kolloquien und Ausstellungen, auch für kulturelle- oder Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung); Verfassung von Texten, ausgenommen Werbetexte; Veröffentlichung von Büchern; Veröffentlichung von Zeitungen und Zeitschriften; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Videofilmproduktion;

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, „GATE“ sei das aus dem Flugverkehr und der Computerfachsprache bekannte, einfache englische Wort für „Tor, Zugang, Internetzugang, Zugang und Zugriff auf Datenbanken“. „Corporate“ bedeute „(Handels-)Gesellschaft, Körperschaft, Gemeinschaft“ oder „gemeinschaftlich, körperschaftlich“. „Publishing“ meine „das Verlagswesen, das Publizieren“. „CP“ sei die Abkürzung von „Corporate Publishing“. In seiner Gesamtheit gebe das Anmeldezeichen einen sachlichen Hinweis auf einen Zugang, eine Möglichkeit für Verlage bzw. Körperschaften zu publizieren bzw. sich bekannt zu machen. Die in Klasse 9 angemeldeten Waren „Computersoftware“, „jegliche Art von Programmen“, „Kassetten“ ermöglichten diesen Zugang beim Eintreffen ins Gate, etwa beim Anmelden. Auch „Chip-Karten“ und „CD-Roms“ dienten dazu, den Nutzer und Konsumenten in das Gate zu lassen und die weiteren Dienste in Anspruch zu nehmen. Das Anmeldezeichen weise weiter auf die Ergebnisse der Publikation in Printmedien hin, „Druckereierzeugnisse“ (Klasse 16) und „Büroausstattung“, die Printerzeugnisse im Rahmen eines „Corporate Publishing“. Die „Print- und Druckerzeugnisse“ würden im Rahmen eines „Corporate Publishing“ erstellt. Die „Beratung“ der Klasse 35, die „Druckarbeiten“ der Klasse 40 und das „Desktop Publishing“ der Klasse 41 dienten dem Zweck des „Corporate Publishing“, die Gesellschaft der Anmelderin bekannt zu machen und zu bewerben. Die fehlende lexikalische „Nachweisbarkeit“ sei kein Indiz für die Schutzfähigkeit. Die „Über- und Untereinanderstellung“ sowie die versetzte Schreibweise bewirkten keinen unterscheidungskräftigen Überschuss. Die Schrift hebe sich kaum von der Normalschrift ab und bestehe nur in einer Verdickung der Buchstaben. Die grafische Ausgestaltung halte sich im Rahmen dessen, was in der Werbegrafik üblich sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, der angefochtene Beschluss sei eklatant mangelhaft. Er setze sich inhaltlich nur mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen „Computer-Software; Kassetten; Chip-Karten; CD-Roms; Druckereierzeugnisse; Büroausstattung; Printerzeugnisse im Rahmen eines Corporate Publishing; Druckarbeiten; Desktop-Publishing“ auseinander und übertrage das Prüfergebnis pauschal auf einen Teil der übrigen Waren und Dienstleistungen. Für den überwiegenden Teil der Waren und Dienstleistungen fehle eine Begründung völlig. Die Wortbestandteile seien keine gebräuchlichen Begriffe der deutschen oder englischen Sprache. Das Anmeldezeichen werde zudem durch die drucktechnisch hervorgehobenen Bestandteile „CP“ und „GATE“ geprägt. Ein „Gate“ sei ein Tor oder eine Pforte und könne im Internet eine Kurzform von „Gateway“ sein. „CP“ habe keinen erkennbaren Sinngehalt. Erst bei genauerem Hinsehen könne es als Abkürzung von „Corporate Publishing“ erkannt werden. Weder „CP GATE“ noch „Corporate Publishing Gate“ seien lexikalisch nachweisbar. Erst im Wege einer Interpretation könne sich als Sinngehalt der Wortfolge „CP Corporate Publishing Gate“ ergeben, dass einem Dritten der Zugang zu einem publizierenden Unternehmen erleichtert werde. „CP Gate“ könne aber auch das Tor sein, durch das ein Unternehmen einen Interessenten erreiche. Ein „Corporate Publishing Gate“ könne aber auch eine Job-Börse für Journalisten, eine Handelsplattform für Literatur über Gesellschaftsrecht oder ein Skandal im Bereich des Corporate Publishing sein. Die Interpretation der Markenstelle im Sinne eines „Zugangs, einer Möglichkeit für Verlage zu publizieren“, sei nicht nachvollziehbar, weil es in der Natur eines Verlages liege, selbst zu publizieren. Das Anmeldezeichen sei zudem aufgrund seiner grafischen Gestaltung schutzfähig. Es werde mit Hilfe von Schriftgröße und Schriftart deutlich in drei Bestandteile aufgeteilt, nämlich „CP“, „GATE“ und „Corporate Publishing“, die auf ungewöhnliche Weise derart ineinander verschoben seien, dass sogar die Reihenfolge der Aussprache unklar sei. Das Anmeldezeichen könne entweder als „CP GATE Corporate Publishing“ oder als „CP Corporate Publishing GATE“ gelesen werden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des DPMA vom 28. August 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel, weil die Entscheidung auf eine unzureichende, insbesondere eine ungenügend zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen differenzierende Begründung gestützt worden ist.

a) Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Mangel des Verfahrens im Sinne des § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist auszugehen, wenn es nicht mehr als ordnungsgemäße Grundlage für die darauf beruhende Entscheidung des DPMA anzusehen ist (BGH GRUR 1962, 86, 87 – Fischereifahrzeug). Das gilt insbesondere für völlig ungenügende oder widersprüchliche Begründungen (BPatGE 7, 26, 31 ff.; 21, 75).

b) Bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 MarkenG sind grundsätzlich alle beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu würdigen (EuGH GRUR 2007, 425 Rdnr. 32, 36 – MT&C/BMB; BGH GRUR 2009, 952 Rdnr. 9 – DeutschlandCard), wobei eine globale Begründung ausreicht, soweit dieselben Erwägungen eine Kategorie oder Gruppe der angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen betreffen (EuGH a. a. O. Rdnr. 37 – MT&C/BMB; GRUR 2008, 339 Rdnr. 91 – Develey/HABM). Das bedeutet aber nur, dass dieselbe für verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen maßgebliche Begründung nicht für jede einzelne Position des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses wiederholt werden muss, sondern dass Gruppen von Waren und/oder Dienstleistungen zusammengefasst beurteilt werden können. Gegen diese Begründungspflicht wird daher verstoßen, wenn verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen ohne weitere Begründung gleich behandelt oder überhaupt nicht gewürdigt werden.

c) Die Markenstelle hat weder die Gesamtbedeutung der Wortbestandteile nachvollziehbar ermittelt, noch sich mit den einzelnen zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen hinreichend auseinandergesetzt.

aa) Der angefochtene Beschluss enthält keine verständliche Herleitung der Gesamtbedeutung der Wortelemente des angemeldeten Wort-/Bildzeichens. Nachdem die Markenstelle ohne Bezugnahme auf Belege „Corporate“ mit „(Handels-)Gesellschaft, Körperschaft, Gemeinschaft“ oder „gemeinschaftlich, körperschaftlich“, „Publishing“ mit „das Verlagswesen, das Publizieren“ und „GATE“ mit „Tor, Zugang, Internetzugang, Zugang und Zugriff auf Datenbanken“ übersetzt hat, zieht sie die Schlussfolgerung, dass dem Anmeldezeichen insgesamt die Bedeutung eines Zuganges, einer Möglichkeit für Verlage bzw. Körperschaften zu publizieren bzw. sich bekannt zu machen, zukomme. Da Verlage und Körperschaften stets selbst Veröffentlichungen und Bekanntmachungen vornehmen können, sie also gar keinen weiteren Zugang dazu benötigen, fehlt dieser Interpretation der Markenstelle ein nachvollziehbarer Sinngehalt.

aaa) Im Hinblick darauf, dass das Wort „Corporate“ im Inland aufgrund der in den Duden aufgenommenen Begriffe „Corporate Identity“ und „Corporate Design“ mit „Unternehmen“ gleichgesetzt wird, und „Publishing“ unter der Bedeutung „Veröffentlichung (von Verlagserzeugnissen)“ infolge der im Duden eingetragenen Begriffe „Electronic Publishing“, „E-Publishing“, „Desktop-Publishing“, „Publishing-on-Demand“ und „Onlinepublishing“ zumindest dem inländischen Fachverkehr bekannt ist (www.duden.de), dürfte die Übersetzung mit „Unternehmensveröffentlichung“ oder unter Zugrundelegung des englischen Verständnisses mit „Unternehmensverlag“ (https://dict.leo.org/englisch-deutsch/publishing) wesentlich näher liegen.

Bei einer Recherche des Senats nach dem Gesamtbegriff „Corporate Publishing“, die das Amt unterlassen hat, wird corporate publishing, abgekürzt mit „cp“, ebenfalls mit Unternehmensverlag übersetzt und dazu erläutert, dass damit die journalistische und periodische Unternehmenskommunikation mit eigenen Medien, also sowohl mit Printprodukten wie Kundenzeitschriften, Mitarbeiterzeitschriften, Mitgliederzeitschriften und Firmenzeitungen als auch mit TV-, Audio- und Online-Medien bezeichnet wird (https://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Media). „Corporate Publishing“ war bereits vor dem Anmeldetag, dem 20. Juli 2013, eine besondere Form des Journalismus, ein eigener Wirtschaftszweig (vgl. den Bericht über den 10. Corporate Publishing Kongress „BCP - Best of Corporate Publishing 2012 in Berlin“, https://www.very.tv/very-events,9/BCP---Best-of-Corporate-Publishing-2012-Berlin,558.html; Best of Corporate Publishing 2012 - Alle Goldmedaillen https://www.horizont.net/news/media/7/BCP.pdf-62914.pdf; https://www.dfv.de/presse/aktuellemitteilungen/Jahrbuch-Best-of-Corporate-Publishing-2012-Zum-Jubilaeum-200-Portraets-auf-584-Seiten-1764).

bbb) „Gate“ ist im Deutschen der „Flugsteig“ oder in der Physik „nach der Vorstellung einer sich öffnenden und schließenden Tür“ eine „spezielle Elektrode zur Steuerung eines Elektronenstroms“ (www.duden.de) oder im englischen Grundwortschatz das „Tor“, die „Pforte, die „(Bahn-)Schranke“ oder die „Sperre“ (Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, Verlag Ernst Klett, Stuttgart, S. 49; Langenscheidts Schulwörterbuch Englisch, 1986, S. 119). Die Übersetzung mit „Zugang“ ist zwar lexikalisch nicht erfasst, wäre aber mit „Tor“ und „Pforte“ gleichbedeutend.

ccc) Die Wortbestandteile des Anmeldezeichens dürften daher insgesamt zumindest von den angesprochenen Fachkreisen eher als „(journalistische und periodische) Unternehmenskommunikation mit eigenen Medien Tor“, „Unternehmensverlag Pforte“ oder „Unternehmensveröffentlichung Zugang“ mit jeweils vorangestellter Abkürzung verstanden werden.

bb) Aber selbst wenn man von der – unverständlichen – Auslegung der Markenstelle als „Zugang, einer Möglichkeit für Verlage bzw. Körperschaften zu publizieren bzw. sich bekannt zu machen“ ausgeht, ist es ihr auch bei den wenigen Waren und Dienstleistungen, mit denen sie sich befasst hat, nämlich „Computer-Software; Kassetten; CD-Roms; Chip-Karten“ in Klasse 9, „Druckereierzeugnisse; Büroausstattung; Printerzeugnisse im Rahmen eines Corporate Publishing“ in Klasse 16, Beratungsdienstleistungen in Klasse 35, „Druckarbeiten“ in Klasse 40 und „Desktop-Publishing“ in Klasse 41, nicht gelungen darzulegen, inwieweit diese Waren und Dienstleistungen durch sämtliche Wortelemente des beanspruchten Zeichens beschrieben werden sollen. Bei den Waren der Klasse 9 hat sie nur auf die Ermöglichung des Zugangs abgestellt und den Bezug zu einem Unternehmensverlag nicht erläutert. Bei den Druckereierzeugnissen in Klasse 16 hat sie demgegenüber nur die Erstellung im Rahmen eines Corporate Publishing hervorgehoben und die Zugangsproblematik gar nicht erwähnt. Wie eine „Büroausstattung“ das Ergebnis der Publikation in Printmedien sein kann und inwieweit ein Zugang zu ihr hergestellt wird, erschließt sich ebenfalls nicht. Bei den Beratungsdienstleistungen in Klasse 35, den „Druckarbeiten“ in Klasse 40 und dem „Desktop-Publishing“ in Klasse 41 weist sie ebenfalls nur darauf hin, dass sie dem Zweck des Bekanntmachens und Bewerbens der Gesellschaft der Anmelderin dienen, aber erklärt nicht, welche Rolle die Zugangsermöglichung dabei spielen soll.

cc) Davon abgesehen fehlt es zudem an einer konkreten Auseinandersetzung mit der Mehrzahl der zurückgewiesenen weiteren Waren und Dienstleistungen.

d) Das Amt hat sich sowohl unzureichend damit befasst, welche Gesamtbedeutung den Wortelementen des beanspruchten Wort-/Bildzeichens zukommt, als auch welchen Aussagegehalt das Anmeldezeichen in Bezug auf die einzelnen versagten Waren und Dienstleistungen besitzt. Die Markenstelle hat es damit versäumt, den verfahrensgegenständlichen Zurückweisungsbeschluss zu begründen (vgl. § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

e) Da eine inhaltliche Auseinandersetzung der Markenstelle mit dem zurückgewiesenem, breiten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht erkennbar ist, sieht der Senat nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG von einer eigenen abschließenden Sachentscheidung ab und verweist die Sache an das DPMA zurück. Ungeachtet der Bedeutung, die dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie im Rahmen der gebotenen Ermessensausübung zukommt, kann es nicht zu den Aufgaben des Patentgerichts gehören, in der Sache die dem DPMA obliegende differenzierte Erstprüfung einer Anmeldung zu übernehmen (vgl. BPatG 24 W (pat) 524/15 – kerzenzauber; 26 W (pat) 518/17 – modulmaster; 26 W (pat) 539/17 – Harald Juhnke). Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende Verlust einer Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats mit vorrangigen Altverfahren zu berücksichtigen, die eine zeitnahe Behandlung des vorliegenden, im April 2016 anhängig gewordenen Verfahrens nicht zulässt.

Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob und gegebenenfalls für welche konkreten Waren und Dienstleistungen ein Schutzhindernis festzustellen ist.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden wäre.