BPatG 20.01.2011 - 25 W (pat) 514/10

I.

Die am 5. Dezember 2007 angemeldete Wortmarke

envita

ist am 18. April 2008 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 29, 30, 31, 32, 35, 43 eingetragen worden:

"Abschminkmittel; ätherische Öle; Augenbrauenkosmetika; Deodorants; desodorierende Seifen; Haarfärbemittel; Haarspray; Haarwaschmittel; Haarwasser; Hautcreme; Hautpflegemittel; Kosmetika; Kosmetikstifte; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Lackentfernungsmittel; Lippenstifte; Lotionen für kosmetische Zwecke; Make-up; Nagellack; Nagelpflegemittel; Öle für Körper- und Schönheitspflege; Öle für kosmetische Zwecke; Parfümeriewaren; Parfüms; Rasierwasser; Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege; Reinigungsöle; Rosenöl; Schminke; Schönheitsmasken; Seifen; Shampoos; Wimpernkosmetika; Zahnputzmittel;

Bouillon; Zubereitung für die Herstellung von Bouillon; Bouillonkonzentrate; Datteln; Fischgerichte; Früchtescheiben; Fruchtgelees; Fruchtmark; Fruchtsalat; Fruchtsnacks; Gemüse; Gemüsesalat; Kraftbrühe; Leberpastete; Milchgetränke; Milchprodukte; Molke; Obst; Obstsalat; Öle für Speisezwecke; Quark; Sojamilch; Suppen; Suppenpräparate; Tomatenpüree; Tomatensaft für die Küche belegte Brote; Brioches; Brot; Brötchen; Chutneys; Cornflakes; Couscous ; Eistee; Fleischpasteten; Gebäck; gemahlener Mais; Gerstengraupen; Getränke auf der Basis von Tee; Getreideflocken; Getreidepräparate; Getreidesnacks; Gewürze; Gewürzmischungen; Grieß; Hafer; Haferflocken; Haferkerne; Hefe; Honig; Kaffeegetränke; Kakao; Kakaoerzeugnisse; Kakaogetränke; Kekse; Kleingebäck; Küchenkräuter; Lebkuchen; Mais; Maisflocken; Maisschrot; Mayonnaise; Mehl für Nahrungszwecke; Mehlspeisen; Milchkaffee; Milchkakao; Milchschokolade (Getränk); Müsli; Nudeln; Pasteten (Backwaren); Pfannkuchen; Pizzas; Popcorn; Pudding; Quiches; Ravioli; Reis; Reissnacks; Salatsaucen; Sandwiches; Saucen; Sauerteig; Schokolade; Schokoladengetränke; Senf; Sorbets; Spaghetti; Speiseeis; Sushi; Süßungsmittel; Taboulé ; Tacos; Tapioka; Tee; Teigwaren; Tomatensauce; Tortillas; Waffeln; Würzmittel; Würzzubereitungen für Nahrungsmittel;

Frischer Endiviensalat; frische Früchte; frisches Gemüse; frische Kartoffeln; frischer Kopfsalat; frische Küchenkräuter; frisches Obst;

Alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke; Fruchtnektare; Fruchtsäfte; Gemüsesäfte; Limonaden; Sorbets (als Getränk); Tomatensaft;

Betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Erteilung von Auskünften, Information und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Präsentation von Waren in Kommunikationsmedien für den Einzelhandel;

Verpflegung von Gästen in Cafés, Cafeterias, Kantinen, Restaurants, Schnellimbissrestaurants, Selbstbedienungsrestaurants und Snackbars; Betrieb einer Bar; Catering; Dienstleistungen einer Kinderkrippe."

Dagegen hat die Inhaberin der Wortmarke

ENVIGA

Widerspruch erhoben, welche am 7. April 2005 unter der Nummer IR 860 865 u. a. für das Gebiet der Europäischen Union international für die folgenden Waren der Klassen 5, 29, 30 und 32 international registriert wurde:

"Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic foodstuffs and substances for clinical and medical use; foodstuffs and food substances for babies; foodstuffs and food substances for medical use for children and the sick; food and food substances for medical use for nursing mothers; nutritional and dietetic supplements for medical use; vitamin preparations, preparations made with minerals; dietetic confectionery for medical use;

Vegetables and potatoes (preserved, dried or cooked), fruits (preserved, dried or cooked), mushrooms (preserved, dried or cooked), meat, poultry, game, fish and seafood, all these goods in the form of extracts, soups, jellies, spreads, preserves, cooked, deep-frozen or dehydrated dishes; jams; eggs; milk, cream, butter, cheese and dairy products; milk substitutes; milk beverages, with milk predominating; desserts made with milk and desserts made with cream; yoghurts; soya milk (milk substitutes), preserved soya beans for human consumption; edible oils and fats; protein preparations for human consumption; whiteners for coffee and/or tea (cream substitutes); sausages; charcuterie , peanut butter; soups, concentrated soups, broth, stock cubes, bouillon, consommés ;

Coffee, coffee extracts, preparations and beverages made with coffee; iced coffee; artificial coffee, artificial coffee extracts, preparations and beverages made with artificial coffee; chicory; tea, tea extracts, preparations and beverages made with tea; green tea; ice tea; malt-based preparations for human consumption; cocoa, preparations and beverages made with cocoa; chocolate, chocolate products, preparations and beverages made with chocolate; confectionery, sugar confectionery, sweets; sugar; chewing gum not for medical purposes; natural sweeteners; bakery goods, bread, yeast, pastries; biscuits, cakes, cookies, wafers, caramels, desserts (included in this class), puddings; ices, water ices, sorbets, iced confectionery, frozen cakes, ice cream, ice desserts, iced yoghurts, powders and binders (included in this class) for making ices and/or water ices and/or sorbets and/or iced confectionery and/or frozen cakes and/or ice cream and/or ice des-serts and/or iced yoghurts; honey and honey substitutes; breakfast cereals, muesli , corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal preparations; rice, pasta, noodles; foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the form of cooked dishes; pizzas; sandwiches; oven-ready preparations of farinaceous paste and cake pastry; sauces, soya sauce; ketchup; products for flavouring or seasoning foodstuffs; edible spices, condiments, dressings for sa-lads, mayonnaise; mustard; vinegar;

Beers; still water, sparkling or aerated water, processed water, spring water, mineral water, flavoured water; fruit-flavoured beverages and beverages made with fruit, fruit juices and vegetable juices, nectars, lemonades, sodas and other non-alcoholic beverages; syrups, extracts and essences and other preparations for making non-alcoholic beverages (except essential oils); beverages made with lactic starters; soya-based beverages; malt-based beverages; isotonic beverages; stimulating and energy beverages."

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, hat mit dem Beschluss vom 6. November 2009 auf den Widerspruch die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, und zwar hinsichtlich der folgenden Waren:

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Öle für Körper- und Schönheitspflege; Öle für kosmetische Zwecke; Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege, Bouillon; Zubereitung für die Herstellung von Bouillon, Bouillonkonzentrate; Datteln, Fischgerichte, Früchtescheiben; Fruchtgelees; Fruchtmark, Fruchtsalat; Fruchtsnacks; Gemüse; Gemüsesalat, Obst, Obstsalat, Tomatenpüree, Tomatensaft für die Küche, Milchgetränke, Milchprodukte, Molke, Kaffeegetränke, Kakao, Kakaoerzeugnisse, Kakaogetränke, Kekse, Kleingebäck, alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke; Fruchtnektare; Fruchtsäfte; Gemüsesäfte; Limonaden; Sorbets (als Getränk); Tomatensaft; Verpflegung von Gästen in Cafés, Cafeterias, Kantinen, Restaurants, Schnellimbissrestaurants, Selbstbedienungsrestaurants und Snackbars; Betrieb einer Bar; Catering; Dienstleistungen einer Kinderkrippe."

Aus Sicht der Markenstelle besteht hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken. Hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke hat die Markenstelle das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr verneint, da insoweit keine relevante Ähnlichkeit festzustellen sei. Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen seien, komme es hinsichtlich der Warenähnlichkeit auf die Registerlage an. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei normal. Eine von der Widersprechenden geltend gemachte hohe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei nicht belegt. Hinsichtlich der vorgenannten Waren halte die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Insbesondere sei eine klangliche Verwechslungsgefahr gegeben, zumal die Vergleichsmarken jeweils die Vokalfolge "e-i-a" aufwiesen.

Mit der gegen den Beschluss der Markenstelle vom 6. November 2009 gerichteten Beschwerde begehrt die Widersprechende die Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich weiterer Waren.

Sie ist der Auffassung, dass die angegriffene Marke auch für alle übrigen Waren der Klassen 29, 30 und 30 zu löschen sei. Diese seien von der Markenstelle - möglicherweise versehentlich - nicht hinreichend berücksichtigt worden, wiesen aber ebenfalls eine relevante Ähnlichkeit zu den Waren der Widerspruchsmarke auf.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. November 2009 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke für die übrigen Waren der Klassen 29, 30 und 32 anzuordnen.

Der Markeninhaber hat keinen Antrag gestellt und auf die Beschwerdebegründung der Widersprechenden nicht erwidert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist auch begründet, da in dem Umfang, in welchem die Widersprechende die Löschung der angegriffenen Marke begehrt, Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken gegeben ist (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 125 b Nr. 1 MarkenG, Art. 146 GMV). Daher waren der angefochtene Beschluss der Markenstelle im Umfang der Beschwerde aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke in dem in Ziffer 1 des Tenors genannten Umfang anzuordnen (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 125 b Nr. 1 MarkenG, Art. 146 GMV).

1. Der Markeninhaber hat die angegriffene Marke gemäß seinem an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichteten Schriftsatz vom 14. Dezember 2009 am 1. Dezember 2009 erworben. Die auf ihn erfolgte Umschreibung der angegriffenen Marke wurde am 14. September 2009 veröffentlicht. Mit Schriftsatz vom 5. August 2010 hat der Markeninhaber den o. g. Rechtsübergang im Beschwerdeverfahren geltend gemacht und gebeten, für den weiteren Schriftverkehr seine im Rubrum genannte Adresse zu benutzen. Diese Erklärung ist dahingehend auszulegen, dass der Markeninhaber anstelle der früheren Markeninhaberin, die bislang am Widerspruchsverfahren beteiligt war, das Verfahren fortführen will. Aus dieser Erklärung ergibt sich insoweit auch das Einverständnis der früheren Markeninhaberin mit ihrem Ausscheiden aus dem Verfahren und mit der Verfahrensübernahme durch den neuen Markeninhaber, da dieser zugleich Geschäftsführer der früheren Markeninhaberin ist. Der neue Markeninhaber ist damit Beteiligter des vorliegenden Beschwerdeverfahrens geworden. Einer Zustimmung der Widersprechenden hierzu bedurfte es nicht (§ 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG).

2. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, Tz. 18 - PICASSO ; GRUR 1998, 387, Tz. 22 - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 – Augsburger Puppenkiste; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 32).

a) Der Widerspruch aus der Marke IR 860 865 war ursprünglich auf sämtliche Waren der Widerspruchsmarke gestützt und gegen sämtliche Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke gerichtet. Mit der Beschwerdebegründung vom 25. Januar 2010 hat die Widersprechende aber die Löschung der angegriffenen Marke nur noch in Bezug auf "alle übrigen" Waren der Klassen 29, 30 und 32 weiterverfolgt. Der Beschwerdeantrag der Widersprechenden ist daher so auszulegen, dass er sich gegen die (konkludente) Zurückweisung des Widerspruchs durch die Markenstelle nur noch insoweit wendet, als sich diese Zurückweisung auf die Waren der Klassen 29, 30 und 32 bezieht, hinsichtlich derer die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch mithin konkludent zurückgewiesen hat. Hinsichtlich der weiteren Waren der Klassen 3, 31 und 35 hat die Widersprechende den Beschluss der Markenstelle nicht angegriffen. Nachdem die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss bereits die Löschung aller Waren der Klasse 32 angeordnet hat, ist die Beschwerde in Bezug auf die folgenden Waren der Klassen 29 und 30 anhängig:

"Kraftbrühe; Leberpastete; Öle für Speisezwecke; Quark; Sojamilch; Suppen; Suppenpräparate; belegte Brote; Brioches; Brot; Brötchen; Chutneys; Cornflakes; Couscous ; Eistee; Fleischpasteten; Gebäck; gemahlener Mais; Gerstengraupen; Getränke auf der Basis von Tee; Getreideflocken; Getreidepräparate; Getreidesnacks; Gewürze; Gewürzmischungen; Grieß; Hafer; Haferflocken; Haferkerne; Hefe; Honig; Küchenkräuter; Lebkuchen; Mais; Maisflocken; Maisschrot; Mayonnaise; Mehl für Nahrungszwecke; Mehlspeisen; Milchkaffee; Milchkakao; Milchschokolade (Getränk); Müsli; Nudeln; Pasteten (Backwaren); Pfannkuchen; Pizzas; Popcorn; Pudding; Quiches; Ravioli; Reis; Reissnacks; Salatsaucen; Sandwiches; Saucen; Sauerteig; Schokolade; Schokoladengetränke; Senf; Sorbets; Spaghetti; Speiseeis; Sushi; Süßungsmittel; Taboulé ; Tacos; Tapioka; Tee; Teigwaren; Tomatensauce; Tortillas; Waffeln; Würzmittel; Würzzubereitungen für Nahrungsmittel."

b) Für die Frage der Warenähnlichkeit ist die Registerlage maßgebend. Zwar hat die Rechtsvorgängerin des Markeninhabers im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt mit Schriftsatz vom 17. November 2008 erklärt, die Widersprechende benutze die Widerspruchsmarke ausschließlich in den USA für Erfrischungsgetränke auf der Basis von Grünem Tee, jedoch in keinem anderen Land und für keine anderen Waren oder Dienstleistungen. Geht man davon aus, dass die Markeninhaberin damit die Benutzung der Widerspruchsmarke innerhalb der Europäischen Union bestritten hat – wofür einiges sprechen dürfte -, so hat dies dennoch keine rechtliche Wirkung. Denn die Widerspruchsmarke unterlag zu diesem Zeitpunkt im Gebiet der Europäischen Union noch keinem Benutzungszwang. Gemäß Art. 15 Abs. 1, 155 Absatz 2, 147 Absatz 2 GMV i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG ist eine auf einer internationalen Registrierung beruhende Gemeinschaftsmarke innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren nach der Veröffentlichung der Tatsache, dass für die Europäische Union keine Schutzverweigerung gemäß Art. 5 Abs. 1 und 2 PMMA mitgeteilt wurde, ernsthaft zu benutzen. Diese Veröffentlichung erfolgte am 28. August 2006. Damit war die vorgenannte Fünfjahresfrist zum Zeitpunkt der von der Markeninhaberin erhobenen Nichtbenutzungseinrede noch nicht abgelaufen.

c) In dem Umfang, in welchem der Widerspruch noch anhängig ist, können sich die Vergleichsmarken auf teilweise identischen und im Übrigen im engen Ähnlichkeitsbereich befindlichen Waren begegnen. Maßgeblich ist insoweit nach der Rechtsprechung des EuGH, ob die beiderseitigen Waren unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 49 m. w. N.).

Danach liegt in Bezug auf die beiderseitigen Waren Identität wie folgt vor:

Hinsichtlich der folgenden beiderseitigen Waren ist von einer relevanten Ähnlichkeit auszugehen, da es sich auf Seiten der angegriffenen Marke um Bestandteile und Zutaten zu Backwaren und Nahrungsmitteln mit Getreide und Mehl handelt, die aber neben fertigen Zubereitungen auch als solche von identischen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen vertrieben werden:

d) Die Widerspruchsmarke stellt einen phantasievollen Begriff ohne beschreibende Bezüge zu den registrierten Waren dar und verfügt mithin über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Umstände, aus denen sich eine erhöhte Kennzeichnungskraft ergeben könnte, sind nicht ersichtlich.

e) In Bezug auf alle in lit. c) genannten Waren der angegriffenen Marke, die danach entweder identisch sind mit Waren der Widerspruchsmarke oder mit diesen eng ähnlich sind, hält die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.

Eine Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen. Jede dieser Möglichkeiten ist gesondert zu erörtern, wobei es für die Feststellung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr allerdings grundsätzlich ausreicht, wenn nur in einer der vorgenannten Kategorien eine relevante Markenähnlichkeit gegeben ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 183 m. w. N.).

In klanglicher Hinsicht bestehen zwischen den Vergleichsmarken so erhebliche Übereinstimmungen, dass unter Berücksichtigung der vorgenannten Warenidentität bzw. –ähnlichkeit und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr in dem von der Widersprechenden geltend gemachten Umfang zu bejahen ist. Die Vergleichsmarken bestehen aus jeweils dreisilbigen Markenwörtern, die die identische Anfangssilbe "En-", die identische Mittelsilbe "-vi", die gleiche Vokalfolge "e – i – a" und auch den gleichen Sprechrhythmus aufweisen. Sie unterscheiden sich lediglich durch den Anfangskonsonanten der Endsilbe. Dieser Unterschied fällt aber angesichts der vorgenannten Übereinstimmungen der Vergleichsmarken nicht ins Gewicht, da sich hieraus keine klanglichen Abweichungen ergeben, die ausreichen könnten, um einem verwechselbar ähnlichen Gesamteindruck ausreichend entgegenzuwirken.

Auch in schriftbildlicher Hinsicht spricht einiges dafür, vorliegend von einer relevanten Markenähnlichkeit auszugehen. Aufgrund der erheblichen klanglichen Ähnlichkeit kann dies aber dahingestellt bleiben. In begrifflicher Hinsicht stellen beide Markenwörter Phantasiebegriffe dar, denen kein deutlich unterschiedlicher und sofort erfassbarer Sinngehalt zukommt, der geeignet wäre, die o. g. klangliche Ähnlichkeit zu reduzieren.

Nach alledem war dem Widerspruch in dem von der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren verfolgten Umfang stattzugeben.

3. Einer mündlichen Verhandlung bedurfte es nicht. Einen Terminsantrag (§ 69 Nr. 1 MarkenG) hatte die Widersprechende nur hilfsweise gestellt; da ihre Beschwerde Erfolg hat, war eine mündliche Verhandlung nicht erforderlich. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war auch aus anderen Gründen nicht angezeigt (§ 69 Nr. 2 und 3 MarkenG).

4. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).