BPatG 02.03.2016 - 24 W (pat) 81/14

I.

Die am 2. August 2007 angemeldete Wortmarke

TECALAN

ist am 11. Juni 2008 unter der Nr. 307 50 836 für diverse Waren der Klassen 6, 12 und 20 sowie die nachfolgend genannten Waren der Klassen 17 und 19 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 17: Schläuche und Schlauchleitungen aus thermoplastischen Kunststoffen und/oder Elastomeren; Leitungsbündel, zusammengesetzt aus einzelnen Leitungen, bestehend aus thermoplastischen Kunststoffen, Elastomeren und Metallrohren, wobei Metall nicht überwiegt, sowie dazugehörige Anschluss- und sonstige Funktionsteile, nämlich Verschraubungen, Steckanschlüsse und Leitungsverzweiger, aus Kunststoffen und Elastomeren;

Klasse 19: Rohre und Rohrleitungen aus thermoplastischen Kunststoffen und/oder Elastomeren.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Widersprechende aus ihrer am 16. August 1996 als Wortmarke eingetragenen Gemeinschaftsmarke EM 000 049 502

TECA

beschränkt auf die vorgenannten Waren der Klassen 17 und 19 der angegriffenen Marke Widerspruch eingelegt.

Die Eintragung der Widerspruchsmarke „TECA“ umfasst die folgenden Waren der Klasse 17:

Folien; zur Zerspanung bestimmte Platten, Blöcke, Stangen, Hohlstäbe in der gültigen Definition nach DIN, insbesondere DIN 16983; Profilstäbe; sämtliche vorgenannten Waren als Halbfabrikate aus Kunststoff, insbesondere Polyamid.

Die Markenstelle für Klasse 17 des DPMA hat den Widerspruch mit Erstbeschluss vom 20. Mai 2010 zurückgewiesen. Zwischen den Streitmarken bestehe keine Verwechslungsgefahr, da die in Rede stehenden Waren der Vergleichsmarken nicht ähnlich seien. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle in einem zweiten Beschluss vom 22. Juli 2014 den Erstbeschluss aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke auf den Widerspruch in Bezug auf die in den Klassen 17 und 19 eingetragenen Waren verfügt.

Nach der Begründung des Erinnerungsbeschlusses sei von einer entfernten Ähnlichkeit der streitgegenständlichen Waren auszugehen. Eine übereinstimmende betriebliche Herkunft der betroffenen Waren liege ungeachtet unterschiedlicher Verarbeitungsgrade deswegen nicht fern, weil die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Halbfabrikate wie „zur Zerspanung bestimmte Hohlstäbe“ ohne erhebliche Veränderung der Materialbeschaffenheit zu „Schläuchen“ und den sonstigen streitbefangenen Fertigprodukten der angegriffenen Marke verarbeitet werden könnten. Angesichts durchschnittlicher originärer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe danach im Umfang des Widerspruchs mittelbare Verwechslungsgefahr. Die angegriffene Marke füge sich nämlich in die auf dem Stammbestandteil „TECA“ beruhende, benutzte Zeichenserie der Widersprechenden, die u. a. die Zeichen „TECADUR“, „TECAFLON“, „TECAFORM“ umfasse, ein und könne daher für eine Marke der Widersprechenden gehalten werden.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Zwischen den streitbefangenen Waren der Vergleichsmarken bestehe aus Sicht der angesprochenen fachkundigen Verkehrskreise keine Ähnlichkeit. Die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Halbfabrikate seien Vorprodukte, die im Zuge der Weiterbearbeitung deutlicher Veränderung unterlägen. Die geschützten Halbfabrikate ließen etwa die Fertigung von Zahnrädern oder Unterlegscheiben zu, jedoch nicht der für die angegriffene Marke eingetragenen Schläuche und Rohre. Jedenfalls sei keine verwechslungsbegründende Zeichenähnlichkeit gegeben. Die Widersprechende habe nicht belegt, eine entsprechende Zeichenserie benutzt zu haben. Jedenfalls füge sich die angegriffene Marke nicht in die behauptete Serie ein, weil die Wortendung „-LAN“ der angegriffenen Marke abweichend zu den Endungen dieser Zeichen nicht als Abkürzung eines bestimmten Kunststoffs aufgefasst werde. Im Übrigen nehme die angegriffene Marke lediglich die Bezeichnung „TECALAN“ auf, die bereits im Jahr 1962 als Unternehmenskennzeichen eingeführt und von der Markeninhaberin nach Erwerb der Rechte daran fortgeführt worden sei.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 vom 22. Juli 2014 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Nach Auffassung der Widersprechenden ziehe die Einordnung der Waren der Widerspruchsmarke als Halbfabrikate keine maßgeblichen Unterschiede in der tatsächlichen Beschaffenheit der einschlägigen Waren nach sich. Denn auch die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren, insbesondere „Hohlstäbe“ könnten nach einer einfachen Anpassung durch Zuschneiden der Stablänge oder -breite als Schlauch eingesetzt werden. Die Widerspruchsmarke genieße erhöhte Kennzeichnungskraft, weil sie und andere Marken, die den Stammbestandteil „TECA“ aufwiesen, bereits über 20 Jahre in erheblichem Umfang benutzt würden. In der Abwägung aller Umstände bestehe danach eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, weil die Widerspruchsmarke vollständig in der angegriffenen Marke enthalten sei. Jedenfalls sei im Hinblick auf die Benutzung einer Serie von 15 Marken, die den Stammbestandteil „TECA“ enthielten, durch die Widersprechende eine mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben. Die angegriffene Marke werde von den angesprochenen Verkehrskreisen als Mitglied dieser Zeichenserie aufgefasst, da das Wortelement „TECA“ in der Verknüpfung mit der gängigen Wortendung „LAN“ als Stammbestandteil wahrgenommen werde.

Ergänzend wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin bleibt in der Sache ohne Erfolg. In Bezug auf die Streitmarken besteht im Bereich der streitgegenständlichen Waren der angegriffenen Marke für das Publikum die Gefahr assoziativer Verwechslungen, so dass die Markenstelle die angegriffene Marke im Umfang des Widerspruchs zu Recht gelöscht hat, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 125b Nr. 1 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH, GRUR 2010, 933, Tz. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Tz. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH, GRUR 2012, 64, Tz. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; Beschl. vom 9. Juli 2015 - I ZB 16/14 –, Tz. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr.

1. Waren sind dann als ähnlich anzusehen, wenn unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, so enge Berührungspunkte bestehen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, die Waren bzw. Dienstleistungen stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (st. Rsp., vgl. EuGH GRUR 2006, 582, Tz. 85 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2009, 484, Tz. 25 – Metrobus; BGH GRUR 2015, 16, Tz. 16 - ZOOM; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9, Rn. 59 m. w. N.).

Nachdem Benutzungsfragen vorliegend nicht aufgeworfen sind, ist von der Registerlage auszugehen. Abweichend zur Auffassung der Markenstelle, die vom Vorliegen geringer Warenähnlichkeit ausgegangen ist, weisen die angegriffenen Waren der jüngeren Marke gegenüber den eingetragenen Waren der Widerspruchsmarke nach der konkreten Registerlage eine mindestens durchschnittliche Ähnlichkeit auf.

a) Die angegriffenen Waren „Schläuche und Schlauchleitungen aus thermoplastischen Kunststoffen und/oder Elastomeren; Leitungsbündel, zusammengesetzt aus einzelnen Leitungen, bestehend aus thermo-plastischen Kunststoffen, Elastomeren und Metallrohren, wobei Metall nicht überwiegt“ (Kl. 17) und „Rohre und Rohrleitungen aus thermoplastischen Kunststoffen und/oder Elastomeren“ (Kl. 19) der jüngeren Marke können sich wie die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren „zur Zerspanung bestimmte Hohlstäbe in der gültigen Definition nach DIN, insbesondere DIN 16983 – vorgenannte Waren als Halbfabrikate aus Kunststoff“ auf in der körperlichen Beschaffenheit weitgehend übereinstimmende längliche, im Wesentlichen aus Kunststoff bestehende Hohlkörper zur Leitung u. a. von Gasen oder Flüssigkeiten beziehen. Sofern insoweit überhaupt Unterschiede gegeben sind, können die Warengruppen auch eine deutliche Annäherung im Fertigungsgrad aufweisen.

Nach dem einschlägigen Verkehrsverständnis unter den hier in erster Linie angesprochenen gewerblichen Nutzern, die mit dem Produktangebot vertraut sind, umfassen „Hohlstäbe als Halbfabrikate“ nämlich auch solche Erzeugnisse, die einem entsprechenden Fertigprodukt wie einem Schlauch, Leitungsbündel oder Rohr möglichst nahekommen, insbesondere bereits gängigen Abmessungen und sonstigen Anforderungen in Bezug auf die Materialzusammensetzung und die generelle Formgebung Rechnung tragen und lediglich noch in Stablänge und/oder -breite an individuelle Nutzerbedürfnisse anzupassen sind (vgl. hierzu Anlage 1 zur Terminsladung vom 24. Juli 2015; Beschwerdebegründung der Markeninhaberin vom 21. August 2014, Anlage „Halbzeuge aus technischen Kunststoffen“, und die Anlage zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 20. Dezember 2010). Eine derartige Endfertigung kann dabei naheliegend in einer Zerspanung bestehen, die in der mechanischen Entfernung überflüssigen Materials besteht (vgl. Anlage 3 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 9. September 2015). Die Endbearbeitung eines Halbfabrikats durch den Hersteller unterbleibt dabei aus Gründen der Vereinfachung und Rationalisierung, wird aber typischerweise auch durch den Hersteller des Halbfabrikats angeboten (vgl. Beschwerdebegründung vom 21. August 2014, Anlage Fa. Reiff: „Vom Halbzeug zum Fertigteil - alles aus einer Hand“). Bei einer derartigen Sachlage liegt zwischen Halbfabrikaten einerseits und Fertigfabrikaten andererseits ein gemeinsamer betrieblicher Ursprung nahe und ist daher insoweit (ausnahmsweise) eine mindestens durchschnittliche Warenähnlichkeit gegeben (vgl. BGH, GRUR 1966, 432, 434 f. – Epigran; m. w. N. Ströbele /Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 108).

Dabei kann dahingestellt bleiben kann, ob die genannten Waren der angegriffenen Marke in der Sache ebenfalls „Halbfabrikate“ umfassen und daher insoweit sogar identische Waren zugrunde zu legen sind. Jedenfalls wird der gegenüber „Halbfabrikaten“ synonyme Begriff „Halbzeuge“ branchenüblich als Oberbegriff u. a. für „Rohre“ und „Schläuche“ verwendet (vgl. Bl. 2 der Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 24. Juli 2015). Auch die Markeninhaberin selbst bezieht sich in ihren Ausführungen auf “Rohre/Schläuche als Halbfabrikate“ (Beschwerdebegründung vom 21. August 2014, Seite 6). Insoweit kann daher von einer jedenfalls schon durchschnittlichen Warenähnlichkeit ausgegangen werden.

b) Die für die angegriffene Marke ferner eingetragenen Waren „Anschluss- und sonstige Funktionsteile, nämlich Verschraubungen, Steckanschlüsse und Leitungsverzweiger, aus Kunststoffen und Elastomeren“ können zu den für die ältere Waren geschützten Marken, jedenfalls soweit sie Fertigprodukten nahekommen, in einem engen funktionellen Zusammenhang stehen, indem sie insbesondere Verbindungen zwischen mehreren Leitungen oder zum Anschluss von Geräten herstellen. Mit Rücksicht auf insofern übliche Komplettangebote (vgl. die o. g. Anlage „Fa. Reiff“, Beschwerdebegründung) trägt dies die Annahme einer übereinstimmenden betrieblichen Verantwortung, umso mehr als jene Bauteile ebenfalls aus Kunststoffen einschließlich Elastomeren gefertigt sind. Auch insoweit kann daher jedenfalls von einer durchschnittlichen Warenähnlichkeit ausgegangen werden.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt über eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft, da keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass ihre Eignung zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft der für sie eingetragenen Waren eingeschränkt ist. Ob die Widerspruchsmarke über eine durch umfangreiche Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, kann vorliegend dahin gestellt bleiben, da auch dann, wenn man von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgeht, nach der gebotenen Gesamtabwägung Verwechslungsgefahr zu bejahen ist (s. u. 3.).

Der Vortrag der Markeninhaberin, dass sie ein seit 1962 im Bereich der Herstellung von Schläuchen und Rohren verwendetes Unternehmenskennzeichen „TECALAN“ nach dem Erwerb des Unternehmens im Jahr 2000 fortführe, ist nicht geeignet, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „TECA“ und damit ihre Eignung als Stammbestandteil der Zeichenserie der Widersprechenden zu schwächen. Dies ergibt sich schon daraus, dass eine derartige Schwächung die Benutzung einer beträchtlichen Anzahl von Drittzeichen voraussetzt (vgl. BGH, GRUR 1967, 246, 247 – Vitapur), wofür hier keine Anhaltspunkte bestehen. Auch in Bezug auf die Bezeichnung „TECALAN“ fehlen substantiierte Angaben zum Umfang der Benutzung.

3. Die angegriffene Marke hält den bei dieser Sachlage erforderlichen zumindest durchschnittlichen Zeichenabstand nicht ein.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden können die streitbefangenen Marken allerdings nicht unmittelbar miteinander verwechselt werden. Wenngleich die ältere Marke „TECA“ identisch in der jüngeren Marke „TECALAN“ enthalten ist, sind insofern auf Grund der Wortsilbe "-LAN“, die betont wird und zu einer nahezu doppelten Wortlänge der jüngeren Marke führt, ausreichende klangliche und schriftbildliche Unterschiede gegeben.

Demgegenüber ist nicht auszuschließen, dass das Publikum die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung bringt (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG). Die beteiligten Verkehrskreise können bei der gegebenen Warenlage und unter Zugrundelegung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nämlich veranlasst sein, die angegriffene Marke im Hinblick auf ihre Übereinstimmung im Wortstamm „TECA“ irrtümlich der aus den Marken der Widersprechenden gebildeten Serie von Marken mit dem Stammbestandteil „TECA“ zuzurechnen.

Das Vorliegen einer derartigen Zeichenserie setzt nach neuerer Rechtsprechung zwingend die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, aufgrund derer die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Tz. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]); BGH GRUR 2013, 840 Tz. 23 – PROTI II). Da die Löschungsvoraussetzungen auch bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke vorgelegen haben müssen, ist es erforderlich, dass die Benutzung der Zeichenserie vor der Anmeldung der angegriffenen Marke aufgenommen worden ist. Die zugrunde liegenden Benutzungstatsachen unterliegen dabei nicht dem ansonsten im markenrechtlichen Registerverfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatz (vgl. § 54 Abs. 1, § 73 Abs. 1 MarkenG), sondern sind wie die grundsätzlich deckungsgleichen tatsächlichen Umstände einer rechtserhaltenden Markenbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG und einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. BGH, GRUR 2006, 859, Tz. 33 – Malteserkreuz; BPatG, MarkenR 2015, 454 Rn. 43 - Balkendarstellung) durch die Widersprechende darzulegen und, soweit sie bestritten und nicht gerichtsbekannt sind, glaubhaft zu machen.

Die Widersprechende hat durch die eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen im Einzelnen aufgezeigt (vgl. die eidesstattlichen Erklärungen vom 15. Januar 2015 und vom 8. September 2015, Anlagen zu den Schriftsätzen vom 27. Februar 2015 bzw. vom 9. September 2015, sowie die Abschrift der vor dem HABM vorgelegten eidesstattlichen Erklärung vom 25. Februar 2011, Anlage zum Schriftsatz vom 28. August 2015), dass sie seit dem Jahr 2005 durchgängig und in nachhaltigem Umfang verschiedene einschlägige Halbfabrikate, u. a. Hohl- und Rundstäbe, unter den überwiegend bereits seit 1992 eingetragenen Marken „TECADUR“, „TECAFLON“, „TECAFORM“, „TECAMID“, „TECANAT“, „TECANYL“, „TECAPEEK“, „TECASON“ und „TECATHERM“ vertreibt. Diese Zeichen sind jeweils aus dem Bestandteil „TECA“ und einer ergänzenden Wortsilbe, die aufgrund eines mehr oder weniger deutlich beschreibenden Anklangs als Einzelproduktkennzeichnung erscheinen, gebildet. Bei dieser Sachlage liegt es angesichts der hier bestehenden strukturellen Übereinstimmung nahe, dass die angegriffene Marke "TECALAN" als eine Variation des Stammbestandteils "TECA", ergänzt durch den einsilbigen Wortbestandteil „LAN“ verstanden und daher als eine Marke der Widersprechenden wahrgenommen wird. Der Wortbestandteil „LAN“ der angegriffenen Marke wirkt jedenfalls im Bereich der in Rede stehenden Waren der Klassen 17 und 19, für die diese Wortendung vielfach herangezogen wird (vgl. Registerauszug, Schriftsatz der Widersprechenden vom 7. September 2010, u. a. Orbilan, Pexolan, Listolan, Tipolan), als typische Erweiterung des eigentlichen Wortkerns. Dadurch verfügt diese Wortsilbe über ein Maß an gedanklicher Selbständigkeit, das den vorausgehenden Wortbestandteil „TECA“ unter den angesprochenen Fachverkehrskreisen, die regelmäßig mit den Branchenverhältnissen vertraut sind und die Zeichenserie der Widersprechenden kennen, als Stammbestandteil erscheinen lässt. Dabei wird der durch den identischen Stammbestandteil hervorgerufene Anschein der Zugehörigkeit der angegriffenen Marke zur Zeichenserie der Widersprechenden nicht dadurch beseitigt, dass der Endung „LAN“ der angegriffenen Marke im Unterschied zu den betroffenen Marken der Widersprechenden kein warenbezogener Aussagegehalt oder Anklang zukommt. Denn jedenfalls liegt auch den zur Markenserie der Widersprechenden gehörenden Marken, die sich auf die Materialbeschaffenheit (TECAFLON, TECAMID, TECANYL, TECAPEEK, TECANAT, TECASON, TECAMID) oder verschiedene Aspekte der Formstabilität (TECADUR, TECAFORM, TECATHERM) beziehen, kein homogenes Zeichenbildungsprinzip zugrunde. Außerdem nähert sich die angegriffene Marke den betreffenden Marken der Widersprechenden dadurch an, dass es sich jeweils um typische Zeichenendungen handelt.

4. Der nicht näher erläuterte Hinweis der Markeninhaberin auf vorrangige Rechte an der Bezeichnung „TECALAN“ geht ins Leere. Insbesondere ist die Markeninhaberin im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren mit Angriffen gegen den Bestand der Widerspruchsmarke bzw. anderer Marken der Zeichenserie der Widersprechenden oder mit persönlichen Einwendungen der Markeninhaberin gegen den Löschungsanspruch der Widersprechenden ausgeschlossen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 42 Rn. 62).

5. Zur Auferlegung der Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung.