BPatG 06.12.2012 - 15 W (pat) 314/06

I.

Auf die am 1. April 2004 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent 10 2004 016 773 mit der Bezeichnung

„Beschichtungsmittel für Sonnenschutzartikel“

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 17. November 2005.

Das Patent umfasst 14 Patentansprüche, wovon die nebengeordneten Patentansprüche 1, 11 und 13 wie folgt lauten:

1. Pastenförmiges Beschichtungsmittel für textile flächenförmige Sonnenschutzartikel umfassend eine oder mehrere Polymerdispersionen, Flammschutzmittel, Metallpigmente.

11. Verfahren zur Herstellung eines Beschichtungsmittels gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese Dispersion der Reihe nach Flammschutzmittel und anschließend das Metallpigment einrührt.

13. Textiler flächenförmiger Sonnenschutzartikel, dadurch gekennzeichnet, dass er mit einem pastenförmigen Beschichtungsmittel gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10 bzw. hergestellt nach einem Verfahren gemäß einem der Patentansprüche 11 bis 12 beschichtet ist und anschließend getrocknet wurde.

Gegen die Patenterteilung hat die B… GmbH in B…, mit Schriftsatz vom 16. Februar 2006, eingegangen am 17. Februar 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen sowie hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Die Einsprechende stützt sich unter anderem auf folgende Druckschriften:

E1 US 5 985 773 A

E2 US 4 677 016 A

E3 DE 198 49 330 A1

E4 DE 33 27 016 A1

E5 DE 197 08 160 A1

E6 EP 0 861 814 A2

E7 US 3 496 057 A

E8 JP 63-246 112 A und JP 63-246 112 A (abstract).In: Derwent World Patents Index [online]. Erscheinungsjahr 1988 / Woche 47, AN 1988-333761.

Begründet wird der Einspruch damit, dass der Gegenstand des Streitpatents weder neu sei, noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und daher nicht patentfähig sei. Ferner sei die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Außerdem sei die in den Patentansprüchen definierte Lehre durch offenkundige Vorbenutzung zum Zeitpunkt des Anmeldetags bereits bekannt gewesen.

Die Einsprechende macht geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei jeweils gegenüber dem durch die E1, E2, E4, E7 und E8 geschaffenen Stand der Technik nicht mehr neu bzw. erfinderisch und beruhe gegenüber E3 oder E4 i. V. m. E1, E2, E3 oder E6 sowie gegenüber E2 in Kombination mit E1, E7 oder E8 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Darüber hinaus macht sie offenkundige Vorbenutzung geltend und bietet Zeugenbeweis an.

Ferner trägt sie vor, dass es dem Patentanspruch 3 an der Angabe mangele, ob es sich bei den „Teilen“ um Gewichts- oder Volumen-Teile handele, weshalb die technische Lehre der Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Die Patentinhaberin hat dem Einspruchsvorbringen in allen Punkten widersprochen und hierzu folgende Dokumente vorgelegt:

E9 WIBERG, Nils: Hollemann-Wiberg. Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 91.-100. Auflage. Berlin, New York: Walter de Gruyter Verlag, 1985, Seite 865

E10 HACKSPILL, Louis; BESSON, Jean; HÉROLD, Albert: Chimie Minérale. Band 2. Paris: Presses Universitaires de France, 1958, Seite 899

Annex 1 HIERSIG, Heinz M.: Lexikon Produktionstechnik Verfahrenstechnik. Düsseldorf: VDI Verlag, 1995, Seite 722 – Stichwort „Paste“. – ISBN 3-18-401373-1

Annex 2 FALBE, Jürgen; REGITZ, Manfred [Hrsg.]: Römpp Chemie Lexikon. 9. Auflage. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1991, Band 4, Seite 3231 – Stichwort „Pasten“. – ISBN 3-13-734909-5

Annex 3 Paste. In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Paste [abgerufen am 14.11.2012]

Annex 4 KISTLER, Stephan F.; SCHWEIZER, Peter M.: Liquid Film Coating. 1. Auflage. London [u.a.]: Chapman & Hall ,1997, Seiten 539 - 541. – ISBN 0-412-06481-2

Annex 5 Almit RMA Hochleistungs Lot-Paste für Schablonendruck. In: Ausdruck aus dem Internet, Seiten 1 bis 6. URL: http://www.mbr.ch/almit_lotpaste.htm [abgerufen am 14.11.2012]

Sie hat zunächst beantragt, das Patent unverändert aufrechtzuerhalten, hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Sie hat ausgeführt, der beanspruchte Patentgegenstand sei durch den entgegengehaltenen Stand der Technik weder vorbeschrieben, noch werde er nahegelegt. Sie bestreitet die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung und macht ihrerseits geltend, dass die vorgelegten Unterlagen zur offenkundigen Vorbenutzung nicht geeignet seien, eine solche zu beweisen, da außer allgemeinen Angaben diesen Unterlagen keine konkreten Offenbarungen zu entnehmen seien, die eine Paste gemäß Patentschrift zum Gegenstand hätten.

Darüber hinaus sei die Lehre des Patents auch ausreichend offenbart, denn im Kontext der Erfindung sei es für den Fachmann selbstverständlich, dass es sich bei den Angaben im Patentanspruch 3 um Gewichtsteile handeln müsse. Metallpigmente, aber auch Flammschutzmittel wie Antimontrioxid, würden als Pulver eingesetzt werden. Die Bestimmung des Volumenanteils solcher Pulver sei dagegen nur über recht aufwändige Messungen zugänglich, während die Bestimmung des Gewichts durch einfaches Wiegen erfolgen könne.

In der mündlichen Verhandlung verteidigt die Patentinhaberin das Streitpatent mit neuen Anspruchssätzen gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 15. November 2012.

Die Patentansprüche 1 bis 13 nach Hauptantrag lauten (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind kursiv dargestellt):

1. Pastenförmiges Beschichtungsmittel für textile flächenförmige Sonnenschutzartikel umfassend eine oder mehrere wässrige Polymerdispersionen, Flammschutzmittel, Metallpigmente, wobei die Paste

a) 40 - 80 Teile Polymerdispersion,

b) 20 - 40 Teile Flammschutzmittel,

c) 1 - 20 Teile Metallpigmente

enthält.

2. Pastenförmiges Beschichtungsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Paste weitere Zusatzmittel, nämlich Emulgatoren und/oder Verdickungsmittel, Vernetzungsmittel, Hydrophobierungsmittel und Haftungsmittel enthält.

3. Pastenförmiges Beschichtungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Paste 1 bis 50 Teile Zusatzmittel enthält.

4. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es als Polymer Acrylate, Acetate oder Polyurethane enthält.

5. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Mischung von Polymeren enthält.

6. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass es als Flammschutzmittel Antimontrioxid enthält.

7. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass es als Flammschutzmittel phosphorhaltige Verbindungen enthält.

8. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass es als Metallpigment Aluminium enthält.

9. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass es als Zusatzmittel Emulgatoren, Verdickungsmittel, Haftungsmittel und weitere Pigmente wie Glanzpigmente, Glitterpigmente oder Farbstoffpigmente enthält.

10. Verfahren zur Herstellung eines Beschichtungsmittels gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese Dispersion der Reihe nach Flammschutzmittel und anschließend das Metallpigment einrührt.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese Dispersion der Reihe nach Pigmente, Emulgatoren einrührt, sodann Flammschutzmittel und anschließend das Metallpigment einrührt.

12. Textiler flächenförmiger Sonnenschutzartikel, dadurch gekennzeichnet, dass er mit einem pastenförmigen Beschichtungsmittel gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9 bzw. hergestellt nach einem Verfahren gemäß einem der Patentansprüche 10 bis 11 beschichtet ist und anschließend getrocknet wurde.

13. Sonnenschutzartikel nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Sonnenschutzartikel zusätzlich einen Schutzfilm aufweist.

Die Patentansprüche 1 bis 10 nach Hilfsantrag 1 lauten wie folgt (Änderungen gegenüber dem Hauptantrag sind kursiv dargestellt):

1. Pastenförmiges Beschichtungsmittel für textile flächenförmige Sonnenschutzartikel umfassend eine oder mehrere wässrige Polymerdispersionen, Flammschutzmittel, Metallpigmente, die Paste bestehend aus:

a) 40 - 80 Teile Polymerdispersion,

b) 20 - 40 Teile Flammschutzmittel,

c) 1 - 20 Teile Metallpigmente und

d) gegebenenfalls 1 - 50 Teile Zusatzmittel, welche aus Emulgatoren, Verdickungsmitteln, Vernetzungsmitteln, Hydrophobierungsmitteln, Haftungsmitteln, Glanzpigmenten, Glitterpigmenten und Farbstoffpigmenten ausgewählt sind.

2. Beschichtungsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es als Polymer Acrylate, Acetate oder Polyurethane enthält.

3. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Mischung von Polymeren enthält.

4. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es als Flammschutzmittel Antimontrioxid enthält.

5. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass es als Flammschutzmittel phosphorhaltige Verbindungen enthält.

6. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass es als Metallpigment Aluminium enthält.

7. Verfahren zur Herstellung eines Beschichtungsmittels gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese Dispersion der Reihe nach Flammschutzmittel und anschließend das Metallpigment einrührt.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese Dispersion der Reihe nach Pigmente, Emulgatoren einrührt, sodann Flammschutzmittel und anschließend das Metallpigment einrührt.

9. Textiler flächenförmiger Sonnenschutzartikel, dadurch gekennzeichnet, dass er mit einem pastenförmigen Beschichtungsmittel gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6 bzw. hergestellt nach einem Verfahren gemäß einem der Patentansprüche 7 bis 8 beschichtet ist und anschließend getrocknet wurde.

10. Sonnenschutzartikel nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Sonnenschutzartikel zusätzlich einen Schutzfilm aufweist.

Die Patentansprüche 1 bis 8 nach Hilfsantrag 2 haben folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber dem Hilfsantrag 1 sind kursiv dargestellt):

1. Pastenförmiges Beschichtungsmittel für textile flächenförmige Sonnenschutzartikel umfassend eine oder mehrere wässrige Polymerdispersionen, Flammschutzmittel, Metallpigmente, die Paste bestehend aus:

a) 40 - 80 Teile Polymerdispersion,

b) 20 - 40 Teile Flammschutzmittel,

c) 1 - 20 Teile Metallpigmente und

d) gegebenenfalls 1 - 50 Teile Zusatzmittel, welche ausgewählt sind aus Emulgatoren, Verdickungsmitteln, Vernetzungsmitteln , Hydrophobierungsmitteln, Haftungsmitteln, Glanzpigmenten, Glitterpigmenten und Farbstoffpigmenten,

wobei das Polymer der Polymerdispersion ein Acrylatpolymer, ein Polyurethan-Elastomer oder ein Gemisch davon ist, und das Acrylatpolymer aus Acrylsäureester- oder Methacrylsäureester-Monomeren und gegebenenfalls Styrol- und/oder Butadien-Comonomeren besteht.

2. Beschichtungsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es als Flammschutzmittel Antimontrioxid enthält.

3. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass es als Flammschutzmittel phosphorhaltige Verbindungen enthält.

4. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es als Metallpigment Aluminium enthält.

5. Verfahren zur Herstellung eines Beschichtungsmittels gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese Dispersion der Reihe nach Flammschutzmittel und anschließend das Metallpigment einrührt.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese Dispersion der Reihe nach Pigmente, Emulgatoren einrührt, sodann Flammschutzmittel und anschließend das Metallpigment einrührt.

7. Textiler flächenförmiger Sonnenschutzartikel, dadurch gekennzeichnet, dass er mit einem pastenförmigen Beschichtungsmittel gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4 bzw. hergestellt nach einem Verfahren gemäß einem der Patentansprüche 5 bis 6 beschichtet ist und anschließend getrocknet wurde.

8. Sonnenschutzartikel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Sonnenschutzartikel zusätzlich einen Schutzfilm aufweist.

Die Patentansprüche 1 bis 9 nach Hilfsantrag 3 haben folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber dem Hilfsantrag 2 sind kursiv dargestellt):

1. Pastenförmiges Beschichtungsmittel für textile flächenförmige Sonnenschutzartikel umfassend eine oder mehrere wässrige Polymerdispersionen, Flammschutzmittel, Metallpigmente, die Paste bestehend aus:

a) 40 - 80 Teile Polymerdispersion,

b) 20 - 40 Teile Flammschutzmittel,

c) 1 - 20 Teile Metallpigmente und

d) gegebenenfalls 1 - 50 Teile Zusatzmittel, welche aus Emulgatoren, Verdickungsmitteln, Vernetzungsmitteln, Hydrophobierungsmitteln, Haftungsmitteln, Glanzpigmenten, Glitterpigmenten und Farbstoffpigmenten ausgewählt sind.

2. Beschichtungsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es als Polymer Acrylate, Acetate oder Polyurethane enthält.

3. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Mischung von Polymeren enthält.

4. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es als Flammschutzmittel Antimontrioxid enthält.

5. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass es als Flammschutzmittel phosphorhaltige Verbindungen enthält.

6. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass es als Metallpigment Aluminium enthält.

7. Verfahren zur Herstellung eines Beschichtungsmittels gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese Dispersion der Reihe nach Flammschutzmittel und anschließend das Metallpigment einrührt.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese Dispersion der Reihe nach Pigmente, Emulgatoren einrührt, sodann Flammschutzmittel und anschließend das Metallpigment einrührt.

9. Verfahren zur Herstellung eines textilen flächenförmigen Sonnenschutzartikels, dadurch gekennzeichnet, dass ein Markisenstoff, ein Sonnenrollo, ein Sonnenschirm, ein Zeltstoff oder ein Verdeck mit einem pastenförmigen Beschichtungsmittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 beschichtet wird und anschließend getrocknet wird.

Der Vertreter der Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten,

auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 13 gemäß Hauptantrag,

hilfsweise auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag 1,

hilfsweise auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 2,

hilfsweise auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag 3,

sämtliche Anträge vorgelegt mit Schriftsatz vom 15. November 2012, Beschreibung wie Patentschrift.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1. Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für die Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind (BGH GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren I und BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II sowie BGH GRUR 2009, 184 – Ventilsteuerung).

2. Der frist- und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulässig, weil im Einspruchsschriftsatz die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen so angegeben sind, dass die Merkmale des Patentanspruchs 1 erteilter Fassung im konkreten Bezug zum genannten Stand der Technik gebracht wurden. Die Patentinhaberin und der Senat haben daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgründe ohne eigene Ermittlungen ziehen können (§ 59 Abs. 1 PatG).

3. Der zulässige Einspruch hat in der Sache Erfolg und führt zum Widerruf des Patents.

III.

1. Nach den Angaben in der Patentschrift Absatz [0001] betrifft die Erfindung ein Beschichtungsmittel in Form einer Paste für Sonnenschutzartikel wie Markisen, Beschattungssysteme, wie z. B. Sonnenschirme, Zeltstoffe, Dachbespannungsstoffe, z.B. für Yachten und dergleichen, ein Verfahren zur Herstellung derartiger Pasten sowie mit derartigen Pasten ausgerüstete Sonnenschutzartikel.

Zum technischen Hintergrund der Erfindung ist im Absatz [0002] ausgeführt, dass Beschichtungsmittel der verschiedensten Art bereits seit langem bekannt seien. Sie wiesen je nach Einsatzzweck unterschiedliche Zusammensetzungen auf und seien je nachdem, auf welches Substrat sie aufgebracht werden sollen, entsprechend zusammengesetzt. Darüber hinaus hänge die Zusammensetzung der Beschichtungsmittel auch davon ab, welche Eigenschaften sie insbesondere dem Substrat verleihen sollen. Weiter ist in Absatz [0004] angegeben, dass es bekannt sei, Gewebe, welche zu Sonnenschutzartikeln, z. B. Sonnenschutzrollos, bearbeitet werden sollen, mit Kunststoffen, insbesondere Polyvinylchlorid, zu beschichten. Die Verwendung von Polyvinylchlorid sei jedoch im Hinblick auf Umweltschäden (Dioxin-Freisetzung im Brandfalle oder auch bei normalem Verbrennen) bedenklich. Nach Absatz [0005] habe man bereits versucht, diesen Gefahren entgegenzuwirken, indem man den textilen Träger mit zwei verschiedenen Schichten, einer aus duroplastischem Kunststoff und einer aus thermoplastischem Kunststoff, beschichtet und diesen Schichten ein halogenfreies Flammschutzmittel zugesetzt habe.

Zum druckschriftlichen Stand der Technik nennt die Streitpatentschrift in den Absätzen [0003] und [0006] bis [0010] die Dokumente DE 199 45 848 A1, DE 198 49 321 A1, DE 197 08 160 A1, DE 85 06 847 U1, DE 80 11 539 U1 und WO 97/32930 A1. Hieraus sei insbesondere der Einsatz von Metallpigmenten nicht zu entnehmen.

Als Nachteil des Standes der Technik wird angesehen, dass die bekannten Sonnenschutzartikel bzw. Beschichtungsmittel in verschiedener Hinsicht nicht den Anforderungen gerecht würden, die man heutzutage an einen Sonnenschutzartikel stelle. Auch sei die Herstellung der Produkte kompliziert (vgl. Absatz [0011]).

2. Vor diesem technischen Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift in den Absätzen [0012] und [0013] als zu lösendes technisches Problem, Beschichtungsmittel für Sonnenschutzartikel zur Verfügung zu stellen, die einfach herzustellen sind, auf einfache Weise verarbeitet werden können und zu Sonnenschutzartikeln mit einer Vielzahl von guten wünschenswerten Eigenschaften führen. Das Beschichtungsmittel soll PVC-frei und einfach herstellbar sein, sich leicht auf Sonnenschutzartikel auftragen lassen und zu Sonnenschutzartikeln führen, die sich durch Flammfestigkeit, gutes Aussehen und ein hohes Reflexionsvermögen auszeichnen und sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar sind.

3. Zur Lösung dieser Aufgabe beschreibt der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ein

M1 Beschichtungsmittel

M1.1 für textile, flächenförmige Sonnenschutzartikel;

M2 das Beschichtungsmittel ist pastenförmig;

M3 das Beschichtungsmittel umfasst

M3.1 eine oder mehrere wässrige Polymerdispersionen,

M3.2 Flammschutzmittel,

M3.3 Metallpigmente;

M4 die Paste enthält

M4.1 40-80 Teile Polymerdispersion,

M4.2 20-40 Teile Flammschutzmittel,

M4.3 1-20 Teile Metallpigmente.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag dadurch, dass in Merkmal M4 der Begriff „enthält“ durch die Formulierung „bestehend aus“ ersetzt wurde. Darüber hinaus wird die Paste gemäß Merkmal M4 durch eine weitere fakultative Komponente M4.4 ergänzt, so dass das gesamte Merkmal M4’ wie folgt lautet:

M4’ die Paste besteht aus

M4.1 40-80 Teile Polymerdispersion,

M4.2 20-40 Teile Flammschutzmittel,

M4.3 1-20 Teile Metallpigmente und

M4.4 gegebenenfalls 1-50 Teile Zusatzmittel, welche aus Emulgatoren, Verdickungsmitteln, Vernetzungsmitteln, Hydrophobierungsmitteln, Haftungsmitteln, Glanzpigmenten, Glitterpigmenten und Farbstoffpigmenten ausgewählt sind.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 dadurch, dass in dem fakultativen Merkmal M4.4’ das Zusatzmittel „Vernetzungsmittel“ gestrichen wurde. Dafür wurde das Polymer der Polymerdispersion durch die Merkmale M4.1.1 bis M4.1.3 näher konkretisiert, so dass die Zusammensetzung der Paste wie folgt lautet:

M4’ die Paste besteht aus

M4.1 40-80 Teile Polymerdispersion,

 wobei das Polymer der Polymerdispersion

M4.1.1 ein Acrylatpolymer, das aus Acrylsäureester- oder Methacrylsäureester-Monomeren und gegebenenfalls Styrol- und/oder Butadien-Comonomeren besteht,

M4.1.2 ein Polyurethan-Elastomer

M4.1.3 oder ein Gemisch davon ist,

M4.2 20-40 Teile Flammschutzmittel,

M4.3 1-20 Teile Metallpigmente und

M4.4’ gegebenenfalls 1-50 Teile Zusatzmittel, welche aus Emulgatoren, Verdickungsmitteln, Hydrophobierungsmitteln, Haftungsmitteln, Glanzpigmenten, Glitterpigmenten und Farbstoffpigmenten ausgewählt sind.

Der Gegenstand des Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist identisch mit dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1. Der Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 dadurch, dass die Produktansprüche 12 und 13 gemäß Hauptantrag, welche den Produktansprüchen 9 und 10 gemäß Hilfsantrag 1 bzw. den Produktansprüche 7 und 8 gemäß Hilfsantrag 2 entsprechen, gestrichen wurden und im Hilfsantrag 3 dafür ein neuer Verfahrensanspruch 9 zur Herstellung eines textilen flächenförmigen Sonnenschutzartikels eingefügt wurde.

4. Als Fachmann auf dem vorliegenden technischen Gebiet ist ein Textilingenieur anzusehen, der aufgrund seiner Ausbildung und mehrjährigen Berufserfahrung, etwa in der Entwicklungsabteilung eines einschlägigen Unternehmens, über fundierte Kenntnisse aus dem Fachbereich der Beschichtung und Vergütung von textilen Trägern verfügt, weshalb ihm der technische Hintergrund der Erfindung, wie ihn die Streitpatentschrift in den Absätzen [0002] bis [0010] darlegt, bekannt ist. Er ist zugleich mit den umweltrelevanten Problemen und Anforderungen an vergütete Textilmaterialien vertraut. Daraus resultiert auch ein ausgeprägtes Verständnis für ökonomische und ökologische Aspekte an solche Materialien.

5. Der Streitgegenstand bedarf der Erläuterung.

a) Das Streitpatent beansprucht auch in den nunmehr verteidigten, geänderten Anspruchsfassungen nach Hauptantrag und Hilfsanträgen ein pastenförmiges Beschichtungsmittel mit breit definierter stofflicher Zusammensetzung (vgl. Merkmale M3.1 bis M3.3 und M4.1 bis M4.4).

Nach den Angaben des Streitpatents können als Polymerdispersionen marktgängige, insbesondere wässrige Polymerdispersionen eingesetzt werden. In diesen Dispersionen sind im Allgemeinen die Polymere feinteilig verteilt, wobei die Partikelgröße üblicherweise in einem weiten Bereich variieren kann (vgl. Streitpatent, Absätze [0018] und [0032]). Die Dispersionen enthalten so viel Wasser, dass es auch noch möglich ist, die weiteren Zusätze, nämlich die Flammschutzmittel und das Metallpigment sowie ggf. weitere Zusätze, homogen zu verteilen, so dass eine gut streichfähige Paste entsteht (vgl. Streitpatent, Absatz [0032]). Um günstige Gebrauchseigenschaften zu erhalten, wie die Verbesserung der Streichfähigkeit, Verbesserung der Haftung, usw., kann das Beschichtungsmittel Emulgatoren (z. B. Arylpolyglycolether), Verdickungsmittel (z.B. Polymerisate auf der Basis von Acrylsäure oder Acrylsäure und Acrylamid), Haftungsmittel (z. B. Melaminformaldehydharze) enthalten (vgl. Streitpatent, Absatz [0037]). Das Auftragen der erfindungsgemäßen Beschichtungsmittel kann über alle gängigen Auftragsverfahren wie Foulardverfahren oder sonstige Beschichtungsverfahren, wie Minimalauftragssysteme und auch Druckverfahren (Rotations- und Flachdruckverfahren), erfolgen (vgl. Streitpatent, Absatz [0040]).

Zur Viskosität des pastenförmigen Beschichtungsmittels findet sich in der Patentschrift ausschließlich die Aussage, dass das Beschichtungsmittel „gut streichfähig“ sein soll. Eine weitergehende Definition oder Spezifikation hinsichtlich der Viskosität fehlt dagegen, so dass die Auslegung des Merkmals M2 dem Fachmann überlassen bleibt.

b) Der Fachmann versteht unter Paste im Allgemeinen ein Feststoff-Flüssigkeitsgemisch (Suspension) mit einem hohen Gehalt an Festkörpern, wobei die Paste nicht mehr fließfähig, sondern streichfest ist (vgl. Annex 3). Pasten entstehen durch Zumischen hoher, pulveriger Feststoffanteile in Flüssigkeiten, wobei der Übergang von einer viskosen Suspension zu einer Paste von der Art und Konzentration des zugemischten Feststoffes abhängt. Je feiner der Feststoff, desto niedriger ist der Feststoffgehalt, bei dem die breiige Konsistent einer Paste auftritt (vgl. Annex 1).

Da keine allgemeingültige Definition hinsichtlich des Viskositätsbereiches einer Paste existiert, sondern es sich um einen nicht scharf definierten Begriff für Festkörperdispersionen in Flüssigkeiten (Suspensionen) von teigiger Konsistenz handelt (vgl. Annex 2), ist hier also die breiteste Auslegung des Begriffes „pastenförmig“ anzunehmen. Dies insbesondere auch deshalb, weil die Ausführungsbeispiele des Streitpatents zur genaueren Auslegung des Merkmals M2 nicht herangezogen werden können. Exakte Angaben zum Wasseranteil in der Rezeptur und selbst für die wässrige Polymerdispersion fehlen. Auch aus der Angabe „Acrylatbinderdispersion“ in Beispiel 1 sowie „Acrylatbinderdispersion und Polyurethanbinderdispersion“ in Beispiel 2 lässt sich nicht feststellen, wie groß der Anteil des Polymers bzw. der Anteil des Wassers an der Beschichtungszusammensetzung ist. Somit ist aus den beiden Ausführungsbeispielen kein Zahlenwert für die Viskosität des Beschichtungsmittels ableitbar. Das Streitpatent überlässt es vielmehr dem fachmännischen Wissen und Können, eine dem gewählten Beschichtungsverfahren geeignete Konsistenz des Beschichtungsmittels einzustellen.

c) Was also die Eigenschaftsangabe „pastenförmig“ und damit den Viskositätsbereich des Beschichtungsmittels anbelangt, so wird die damit verbundene begriffliche Breite somit zu einer Frage der Abgrenzbarkeit des beanspruchten Beschichtungsmittels hierdurch von und gegenüber dem Stand der Technik im Zuge der Prüfung auf Patentfähigkeit.

Massen, wozu auch Pasten gehören, sind durch ihre Bestandteile in bestimmten Mengen gekennzeichnet und nur dann neu und erfinderisch, wenn sie durch ihre Zusammensetzung eindeutig von den Massen bzw. Pasten des Standes der Technik zu unterscheiden sind. Das funktionelle Merkmal M2 der pastenförmigen Konsistenz beschränkt im vorliegenden Fall das beanspruchte Beschichtungsmittel nicht weiter, da es den konkreten physikalisch-chemischen Eigenschaften des beanspruchten Beschichtungsmittels nichts hinzufügt. Das Eigenschaftsprofil der Masse bzw. Paste entsprechend des Streitpatents wird vielmehr ausschließlich durch die Art der Komponenten und ihre Mengenanteile und nicht durch das funktionelle Merkmal M2 bestimmt.

d) Vorliegend wird das Beschichtungsmittel im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag also nur durch drei konkret genannte Komponenten in sehr allgemeiner Form umschrieben, nämlich

Polymerdispersion (Merkmal M3.1 / M4.1),

Flammschutzmittel (Merkmal M3.2 / M4.2) und

Metallpigmente (Merkmal M3.3 / M4.3).

Nach den jeweiligen Patentansprüchen 1 der Hilfsanträge können fakultativ noch weitere Komponenten (Merkmal M4.4) hinzukommen, wie Emulgatoren, Verdickungsmittel, Vernetzungsmittel, Hydrophobierungsmittel, Haftungsmittel, Glanzpigmente, Glitterpigmente und Farbstoffpigmente.

Insofern stehen in den Hauptansprüchen zusätzlich zu den oben genannten Merkmalen lediglich Angaben von Eigenschaften bzw. funktionelle Merkmale, jedoch nicht Angaben einer zur weiteren Abgrenzung vom Stand der Technik geeigneten stofflichen Zusammensetzung.

Dies hat zur Folge, dass jede Zusammensetzung, welche die erfindungsgemäße Aufgabe löst und auf den oben genannten konkreten Komponenten in den genannten Mengenangaben basiert, eine dem Wortlaut des Streitpatents entsprechende pastenförmige Konsistenz aufweist und ebenso als Dispersion vorliegt. Solche Zusammensetzungen fallen damit unter den für den Fachmann erkennbaren Sinngehalt der Patentansprüche 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen des Streitpatentes. Das Beschichtungsmittel lässt sich dann auch zwangsläufig leicht auf Sonnenschutzartikel auftragen und führt zu Sonnenschutzartikeln, die sich durch Flammfestigkeit, gutes Aussehen und ein hohes Reflexionsvermögen auszeichnen und sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar sind.

IV.

3. Ebenfalls dahingestellt bleiben kann aus diesen Gründen die Zulässigkeit der neuen Anspruchsfassungen gemäß Hauptantrag.

4. Soweit die Einsprechende sich darauf beruft, dass die patentgemäß beanspruchte Lehre nicht ausführbar offenbart sei, weil es bezüglich der Merkmale M4.1 bis M4.4 an der Angabe mangele, ob es sich bei den „Teilen“ um Gewichts- oder Volumen-Teile handele, kann auch dieser Vorhalt dahingestellt bleiben.

Ständiger Rechtsprechung folgend fehlt es an der Ausführbarkeit eines Patents, wenn der Fachmann durch die Patentschrift nicht in die Lage versetzt wird, die Lehre des Patents unter Zuhilfenahme seines Fachwissens praktisch zu verwirklichen. Gemäß den Merkmalen M4.1 bis M4.4 sollen die Komponenten der Paste jeweils zu bestimmten Anteilen in dem Beschichtungsmittel enthalten sein, d. h. die Merkmale M4.1 bis M4.4 geben an, in welchem Verhältnis die einzelnen Komponenten zueinander enthalten sein müssen. Wenngleich in der gesamten Streitpatentschrift nun als Bemessung nur „Teile“ angegeben sind, so wird der Fachmann hierunter zweifelsohne „Gewichtsteile“ verstehen, da auch im Stand der Technik die Rezepturen der Beschichtungsmassen in der Regel in „Gewichtsteilen“ aufgeführt sind (vgl. E1, E2, E4, E6, E7 und E8).

Der Fachmann wird daher trotz der Angabe „Teile“ auf keine Schwierigkeiten stoßen, wenn er die im Streitpatent angegebenen Beispiele nacharbeiten oder weitere Ausführungsformen realisieren will, die die gestellte Aufgabe in befriedigender Weise lösen. Im Zusammenhang mit der Auslegung des Patentanspruchs 1 wird der Fachmann daher den Begriff „Teile“ als „Gewichtsteile“ verstehen.

5. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von dem zugrunde liegenden technischen Problem auszugehen und zu prüfen, ob der Fachmann Anlass dazu hatte, die fraglichen Druckschriften in Betracht zu ziehen, und ob diese ihm Hinweise oder Anregungen zur Lösung des Problems bzw. der Aufgabe geben können (BGH GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger). Das ist hier der Fall.

a) Den maßgeblichen Ausgangspunkt der Erfindung stellt die US 5 985 773 A (E1) dar, die ausweislich ihres Titels ein Gewebe für Zelte und ein Verfahren zur Herstellung desselben betrifft. Auch die Streitpatentschrift stellt ein Beschichtungsmittel unter anderem explizit für Zeltstoffe zur Verfügung (vgl. Absatz [0001] der Patentschrift).

Dieses in der E1 beschriebene Gewebe für Zelte, also für textile flächenförmige Sonnenschutzartikel (Merkmal M1.1), ist mit einem Beschichtungsmittel (Merkmal M1) beschichtet, das folgende Komponenten enthält (vgl. E1: Patentanspruch 3):

40 - 50 Gew.-Teile Polyurethan

20 - 30 Gew.-Teile Pigment

0,01 - 1 Gew.-Teile UV-Inhibitor

0,01 - 1 Gew.-Teile Aluminiumpulver

0,01 - 1 Gew.-Teile keramisches Mittel

10 - 25 Gew.-Teile Flammschutzmittel

10 - 25 Gew.-Teile Lösungsmittel

Infolgedessen beschreibt die E1 ein Beschichtungsmittel, das 40 - 50 Gew.-Teile Polyurethan als Polymer bzw. 50 - 75 Gew.-Teile Polyurethan mit Lösungsmittel als Polymerdispersion (Teilmerkmal M3.1 / M4.1), 10 - 25 Gew.-Teile Flammschutzmittel (Merkmale M3.2 / M4.2), 0,01 - 1 Gew.-Teile Al-Pulver als Metallpigment (Merkmale M3.3 / M4.3) sowie 20,02 - 32 Gew.-Teile Pigment, UV-Inhibitor und keramisches Mittel als Zusatzstoffe (Merkmal M4.4) umfasst, so dass die erfindungswesentlichen Komponenten des beanspruchten Beschichtungsmittels bereits aus der E1 bekannt waren.

Die E1 offenbart allerdings nicht, ob das Polyurethan in Form einer wässrigen Dispersion eingesetzt wird. Die Rezeptur des Patentanspruchs 3 wird vielmehr unter Verwendung von 10 - 25 Gew.-Teilen eines beliebigen Lösungsmittel hergestellt, wozu sich nach Beispiel 1 Methylethylketon oder Toluol eignen (vgl. E1, Sp. 4, Z. 26-27).

b) Ausgehend von der E1 besteht für einen Fachmann die Aufgabe darin, ein geeignetes Lösungsmittel für das Beschichtungsmittel zu wählen. Zur Lösung dieser Aufgabe hat hier der Fachmann zunächst grundsätzlich die Wahl zwischen Wasser und einem organischen Lösungsmittel.

Auch unter der Annahme, dass die E1 bevorzugt organische Lösungsmittel erwähnt und damit keinen direkten Anlass gäbe, Wasser als Lösungsmittel zu verwenden, war die Verwendung von Wasser als Lösungsmittel zum Anmeldezeitpunkt für den Fachmann schon aus ökologischen Gründen naheliegend. Durch zunehmende Anforderungen an Beschichtungsstoffe, ist es für den Fachmann grundsätzlich erstrebenswert und damit naheliegend, organische Lösungsmittel durch Wasser zu ersetzten (Teilmerkmal M3.1). Umweltaspekte und gesetzlichen Regelungen haben zu dem dringenden Bedürfnis geführt, organische Lösungsmittel in dem Beschichtungsmittel gemäß E1 zu ersetzen. Die Fachwelt war angehalten, auf allen Gebieten, darunter selbstverständlich auch dem der Beschichtungstechnologie, flüchtige organische Lösungsmittel aus entsprechenden Massen zu entfernen und im Wesentlichen lösungsmittelfreie oder wässrige Systeme bzw. Massen bereitzustellen oder zu entwickeln. Dies gilt vor allem dann, wenn durch die organischen Lösungsmittel kein besonderer Effekt erzielt wird oder werden kann. Ein besonderer Effekt durch die Wahl des Lösungsmittels ist im Übrigen von der Anmelderin weder in der Streitpatentschrift noch in einem ihrer Schriftsätze oder in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht worden.

Ausgehend von der E1 liegt dann mit der Wahl von Wasser als Lösungsmittel ein Beschichtungsmittel für Sonnenschutzartikel vor, welches entsprechend der Streitpatentschrift einfach herzustellen ist und auf einfache Weise verarbeitet werden kann.

Da überdies das dem Fachmann aus der E1 naheliegende Beschichtungsmittel in seinen Bestandteilen und Mengenangaben dem Beschichtungsmittel des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag entspricht, ist folglich auch die Dispersion des Polymers (Teilmerkmal M3.1) und eine pastenförmige Konsistenz entsprechend Merkmal M2 gegeben (vgl. auch Abschnitt III.5 dieses Beschlusses).

Somit gelangt der Fachmann ausgehend von der Lehre der E1 ohne erfinderische Tätigkeit zu einem Beschichtungsmittel entsprechend Patentanspruch 1 nach Hauptantrag.

V.

1. Auch die Gegenstände der Patentansprüche 1 in den nach Hilfsanträgen 1, 2 und 3 verteidigten Fassungen erweisen sich als nicht patentfähig. Sie beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2. Der Senat hat bereits in der mündlichen Verhandlung vom 6. Dezember 2012 Zweifel an der Zulässigkeit der Fassungen der Patentansprüche 1 nach Hilfsanträgen 1 bis 3 geäußert. Insbesondere erschließe sich ihm die Offenbarung der Liste von Zusatzmitteln als abschließende Aufzählung und die Änderung, dass die Paste aus den Komponenten M4.1 bis M4.4 „bestehen“ solle nicht aus den ursprünglichen Unterlagen.

3. Gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsanträgen 1, 2 und 3 soll das pastenförmige Beschichtungsmittel aus einer wässrigen Polymerdisperion (Merkmal M3.1), einem Flammschutzmittel (Merkmal M3.2) und einem Metallpigment (Merkmal M3.3) bestehen, was üblicherweise vom Fachmann als eine abschließende Aufzählung verstanden wird. Gleichzeitig soll sie aber auch noch gegebenenfalls eine Anzahl verschiedener Zusatzmittel in einem weiten Mengenbereich enthalten.

a) Diese Formulierung des Patentanspruchs 1, welche zunächst zu einem Widerspruch in sich führt, erfordert daher eine Auslegung durch den Fachmann.

Nach den Absätzen [0015], [0017], [0022], [0036] und [0037] der Streitpatentschrift können jegliche Zusatzstoffe dem Beschichtungsmittel zugesetzt werden. Dass die an diesen Stellen genannte beispielhafte Aufzählung von Zusatzstoffen abschließend verstanden werden soll und damit das Beschichtungsmittel aus genau den genannten Verbindungen besteht, hätte ein Fachmann folglich dem Sinngehalt der Patentschrift in ihrer Gesamtheit nicht entnommen.

Die in Patentanspruch 1 genannten Zusatzmittel werden zudem nicht durch physikalisch-chemische Stoffeigenschaften sondern durch ihre Wirkung als Emulgator, Verdickungsmittel, Vernetzungsmittel, Hydrophobierungsmittel, Haftungsmittel, Glanzpigment, Glitterpigment und Farbstoffpigment charakterisiert. Auch hierdurch entnimmt ein Fachmann, dass eine nahezu beliebige Auswahl an Zusätzen eingesetzt werden kann, „um günstige Gebrauchseigenschaften zu erhalten“ (vgl. Absatz [0037] der Patentschrift).

Der Fachmann würde also im Ergebnis seiner Überlegungen das Wort „bestehen“ als sinngleich mit „enthalten“ interpretieren. In der Folge besteht also kein Unterschied der Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 zum Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, da das Merkmal M4.4 lediglich fakultativ formuliert ist.

b) Zudem fügt das Merkmal M4.4 von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1, wenn es nicht fakultativ formuliert wäre, dem Beschichtungsmittel nichts hinzu, was nicht bereits in der E1 offenbart ist. Auch dort wird als Zusatzmittel z.B. ein Farbpigment offenbart (E1: Patentanspruch 3). Es mag dann dahingestellt sein, ob das keramische Mittel von Patentanspruch 3 der E1 als Verdickungsmittel im Sinne des Streitpatents verstanden werden kann.

c) In der Folge beruht daher auch der Gegenstand von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 mit oder ohne fakultatives Merkmal M4.4 aus den bereits in Abschnitt IV.5 dieses Beschlusses genannten Gründen gegenüber der E1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

d) Mit den Merkmalen M4.1.1 bis M4.1.3 des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 wird die Polymerdispersion konkretisiert. Unter anderem kann entsprechend Merkmal M4.1.2 das Polymer der Polymerdispersion ein Polyurethan-Elastomer sein. Da die E1 in Patentanspruch 3 als Polymer ein Polyurethan offenbart, gilt die in Abschnitt V.3b dieses Beschlusses dargelegte Argumentation sinngemäß auch für den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2, so dass sein Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

e) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ist identisch mit dem Gegenstand von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1. Somit beruht aus den in Abschnitt V.3a-c dieses Beschlusses dargelegten Gründen auch das Beschichtungsmittel von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

VI.

1. Auf die echten Unteransprüche der jeweiligen Anträge brauchte bei dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden; sie teilen das Schicksal des Patentanspruchs 1, auf den sie rückbezogen sind (vgl. BGH v. 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH v. 26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät). Entsprechendes gilt für die auf ein Verfahren für die Herstellung eines Beschichtungsmittels und auf einen Sonnenschutzartikel bzw. ein Verfahren zur Herstellung eines Sonnenschutzartikels gerichteten nebengeordneten Patentansprüche nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfsanträgen 1 bis 3.

2. Eine Entscheidung darüber, ob der geltend gemachte Widerrufsgrund der offenkundigen Vorbenutzung gemäß § 21 (1) Nr. 2 PatG vorliegt, kann dahingestellt bleiben, weil das Streitpatent bereits mangels erfinderischer Tätigkeit nicht bestandsfähig ist.