BPatG 28.02.2012 - 33 W (pat) 67/10

Am 8. Februar 2008 hat die Anmelderin die Wortbildmarke

Software

SecurITy-Police

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet:

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Mit Beschlüssen vom 23. Dezember 2008 und 23. April 2010 (letzterer im Erinnerungsverfahren) hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung wegen des Vorliegens von Eintragungshindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Die Markenstelle ist der Auffassung, der angemeldeten Wortbildmarke fehle es für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen an jeglicher Unterscheidungskraft, denn die Wortbestandteile der Wortbildmarke hätten jeweils einen beschreibenden Begriffsinhalt. Die graphische Ausgestaltung der Wortbildmarke liege im Rahmen werbeüblicher Gestaltungen und die Binnengroßschreibung von „IT“ in „SecurITy“ sei nicht geeignet, einen über die Worte „Software Security-Police“ hinausgehenden Bedeutungsgehalt zu vermitteln.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Die Anmelderin ist der Auffassung, dass „Security“ im deutschen Sprachgebrauch zur Bezeichnung von „Objektsschutz, Ordnerpersonal oder Rausschmeißern“ benutzt werde. Zudem sei das Wort „Security“ infolge der Binnengroßschreibung der Buchstaben „IT“, nicht mehr erkennbar. Auch habe das DPMA die verschiedenen Bedeutungen des Begriffs „police“ verkannt, der im Zusammenhang mit den weiteren englischen Begriffen vom Verkehr mit seinem englischen Sinngehalt wahrgenommen werde. Zudem verleihe die Schreibweise des Wortes „SecurITy“ der Marke einen schutzfähigen Charakter. Schließlich sei das Zeichen auch mit dem vom DPMA angenommenen Bedeutungsgehalt nicht geeignet, sämtliche Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen.

Der Senat hat die Anmelderin mit Schreiben vom 23. September 2011 auf das mögliche Vorliegen von Eintragungshindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG hinsichtlich eines Teils der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hingewiesen und entsprechende Anlagen aus der Internetrecherche des Senats (im Folgenden zitiert als „Anlagen“) übersandt.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, aber nur teilweise begründet.

1.

Für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software

stehen der beanspruchten Marke Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bzw. Nr. 2 MarkenG entgegen, so dass das Amt die Eintragung insoweit nach § 37 MarkenG zu Recht abgelehnt hat und die Beschwerde insoweit unbegründet ist.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Bei der Auslegung der absoluten Eintragungshindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL (Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 2008/95/EG) das Allgemeininteresse, das der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO m. w. N.). Die auf Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der MarkenRL zurückzuführende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtliche Zeichen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, frei zu halten (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22, 23) - ADIDAS II). Es gibt nämlich - insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs - Erwägungen des Allgemeininteresses, die es ratsam erscheinen lassen, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54, 56) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 35 - 36) - BIOMILD; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10 Aufl., § 8 Rd. 265 m. w. N.).

b) Bei der Prüfung von Eintragungshindernissen ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs abzustellen. Dieser umfasst alle Kreise, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel).

Im vorliegenden Fall richten sich sämtliche Waren und Dienstleistungen sowohl an Fachverkehrskreise als auch an Endverbraucher. Auszugehen ist dabei vom normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen/Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 30 ff.).

c) Ausgehend von diesen Vorgaben ist das begehrte Zeichen für

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen, Geldgeschäfte;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software

aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs beschreibend i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Marke darf wegen der darin enthaltenen inhaltlichen Sachaussage, die geeignet ist Merkmale der angemeldeten Dienstleistungen zu beschreiben, nicht monopolisiert werden.

Als Software bezeichnet man die zum Vertrieb einer Datenverarbeitungsanlage erforderlichen nicht apparativen Funktionsbestandteile, wie Programme, Einsatzanweisungen und ähnliches. Der Begriff entstammt der englischen Sprache und ist in den deutschen Wortschatz eingegangen (vgl. Anlage 1). Das Wort „Security“ entstammt ebenfalls der englischen Sprache und bedeutet Sicherheit oder Sicherheitsdienst (Anlage 1). Der Begriff wird auch in der deutschen Sprache benutzt. Entgegen der Auffassung der Anmelderin beschränkt sich seine Bedeutung ausweislich des Deutschen Rechtschreibwörterbuchs DUDEN nicht auf „Sicherheitsdienst“ (vgl. Anlage 1). Die Abkürzung „IT“ steht für Informationstechnologie und wird in diesem Sinne umfassend in diversen Waren- und Dienstleistungsbereichen verwendet (Anlagenkonvolut 3). Die Abkürzung „IT“ wird zudem häufig in Wortkombinationen mit „Sicherheit“ oder „Security“ verwendet (IT-Sicherheit, IT-Security: Anlagen 3a, b, e, g, h). Das Wort „Police“ entstammt zum einen der englischen Sprache und bedeutet dabei Polizei (Anlage 2), zum anderen handelt es sich um einen Begriff, der die Urkunde über einen Versicherungsvertrag, die sog. Versicherungspolice bezeichnet (Anlage 1). Im Zusammenhang mit Sicherheitsfunktionen in der Informationstechnologie wird der Begriff „Sicherheitspolice“ zudem verwendet, um einen Sicherheitsstandard, eine Sicherheitsgarantie oder -funktion zu beschreiben (Anlagen 4 a - f).

Die Wortkombination „Software SecurITy-Police“ kann demnach auf eine Versicherungspolice für die Sicherheit bei der Verwendung von Software in der Informationstechnologie hinweisen bzw. einen Sicherheitsstandart für/durch Software im Zusammenhang mit der Nutzung oder Konzeption von Informationstechnologie bezeichnen (vgl. in diesem Sinne Anlagen der Markenstelle Bl. 17, 20 - 24 VA; „Versicherung von IT-Risiken“; „Itpolice“; „Haftpflicht-IT-Police“; „Die Software-Haftpflichtversicherung“ … Safe-IT-Police“; „Wer benötigt eine IT-Police …?“). Aufgrund eines derartigen Bedeutungsgehalts ist die begehrte Marke geeignet, eine Versicherungsdienstleistung (Klasse 36) näher zu beschreiben, indem die Art der Versicherung (Versicherung für die Sicherheit von Software/IT-Nutzung) näher präzisiert wird. Die Internetrecherche des Senats hat zudem ergeben, dass der Begriff „Sicherheitspolice“, bei dem es sich um ein Synonym für die Wortkombination „SecuriTy-Police“ handelt, bereits umfassend als generischer Begriff verwendet wird, um ein besonderes Sicherheitsmodul, eine Sicherheitsfunktion bzw. einen Sicherheitsstandard zu bezeichnen, der im Rahmen moderner Informationstechnologien (insbesondere im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets und elektronischer Daten) mittels bestimmter Softwaremodule gewährleistet wird (Anlagen 4 a - f). Mit einem entsprechenden Bedeutungsgehalt bezeichnet die begehrte Wortkombination die unter Klasse 42 begehrten Dienstleistungen Entwurf und Entwicklung von Computerhard-/software, da insoweit deren Verwendungszweck, nämlich die Gewährleistung von Sicherheitsstandards bzw. die Zertifizierung eines Sicherheitsstandards, beschrieben wird (Anlage 3 f, Markenstelle Bl. 16 VA). Dabei handelt es sich insoweit zwar primär um eine Beschreibung im Zusammenhang mit der Entwicklung von Software, jedoch besteht auch ein Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Entwurf von Hardware, da deren Komponenten mit der Software harmonieren müssen und/oder eigene Sicherheitskomponenten (z. B. Sicherheitsschalter, Diebstahlsschutzvorrichtungen, Chipkarteneingänge, biometrische Verfahren: Erkennungsinstrumente für Fingerabdrücke, Spracherkennung) aufweisen können, um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten (siehe dazu: Anlagen 3c, 3e, 3h, 3i). Mit der Wortkombination „Software SecuriTy-Police“ kann zudem auch auf eine besondere Software für sicherheitsrelevante Tätigkeiten der Polizei im Bereich der Informationstechnologie hingewiesen werden. Entsprechende polizeiliche IT-Anwendungen bestehen bereits (Anlage 3j). Zudem können auch Computerspiele mit Bezug zur Polizei beschrieben werden (Anlagen 3k, l). In allen umschriebenen Bedeutungsinhalten kann das beanspruchte Zeichen zudem das Thema von Druckereierzeugnissen sowie Buchbinderartikeln (Klasse 16) und den Inhalt bzw. das Thema der weiteren in Klasse 42 begehrten Dienstleistungen beschreiben.

d) Dem begehrten Zeichen fehlt im Hinblick auf die eingangs (Ziff. II. 1.) genannten Waren und Dienstleistungen auch die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, denn das angesprochene Publikum wird ihm insoweit nicht den Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen können.

aa) Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 30 f.) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 23, 24) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist. In Anbetracht des Umfangs des einer Marke verliehenen Schutzes gehen das Allgemeininteresse, das § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde liegt, und die wesentliche Funktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, offensichtlich ineinander über (EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23, 27) - SAT.2). Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat dabei streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) – Companyline).

bb) Soweit ein Zeichen Merkmale von Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibt, fehlt ihm regelmäßig die Unterscheidungskraft (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 86) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 19) - BIOMILD). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 16) - VISAGE; BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) FUSSBALL WM 2006 m. w. N.). Im Hinblick auf:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software

wird der Verkehr im Zeichen daher schon wegen der darin enthaltenen inhaltlichen Sachaussage keinen Herkunftshinweis erkennen.

cc) Selbst wenn aber das Zeichen im Hinblick auf die unter Klasse 36 begehrten Versicherungs-, Finanzdienstleistungen und Geldgeschäfte keine unmittelbar beschreibende Merkmalsbezeichnung darstellen würde, besteht zumindest ein so enger Bezug zu der oben beschriebenen Sachaussage, dass es an der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Die Unterscheidungskraft fehlt nämlich nicht nur solchen Angaben, die die Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreiben, sondern auch solchen, mit denen ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 17) - FUSSBALL WM 2006). Dies ist hier der Fall, denn bei der Nutzung des Online- und Telefonbanking spielen Sicherheitsstandards eine wichtige Rolle (vgl. Anlagen 3f, g, Bl. 16 VA), so dass der angesprochene Verkehr, wenn ihm das Zeichen in Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen begegnet, annimmt, dass lediglich auf die Nutzung einer besonders sicheren, zertifizierten Software hingewiesen wird. Zudem werden Finanzdienstleistungen häufig im Zusammenhang mit Versicherungen angeboten (vgl. Anlagen 5a, b), so dass auch ein Sachzusammenhang zu der im Hinblick auf Versicherungen beschriebenen Bedeutung besteht.

d) Auch die graphische Ausgestaltung des Zeichens ist nicht geeignet, ihm eine hinreichende Unterscheidungskraft zu verleihen bzw. von der beschreibenden Sachaussage wegzuführen. Unauffällige grafische Gestaltungen, die das Schriftzeichen nur durch einfache Striche/Unterstreichungen, Rahmen oder Ähnliches hervorheben, sind nicht als eigenständiges Element der Marke anzusehen, sondern lediglich als akzessorisches Annex des Wortzeichens. In einem solchen Fall besteht die Bildmarke daher ausschließlich aus einem beschreibenden Element (vgl. zu anderen Bildmarken im Ergebnis ebenso: EuG T-64/09 (Rd. 42) > packaging; BGH GRUR 1997, 634 Ziff. 3b) - TURBO).

Auch die Hervorhebung einzelner Buchstaben zur Herausstellung eines Wortes bzw. einer Abkürzung in einem Begriff ist als sogenannte „Wort-im-Wort“ Konzeption werbeüblich (vgl. „smOKe“ - Volker Bugdahl, Erfolgsfaktor Markenname, 2005, S. 36; „FUNction“ als Markenname für ein funktionelles Geschirr, das Spaß assoziieren soll, - Gerhard Voß, Warennamen, Marken, Kunstnamen 2008; „EUphorie“ - Friedrich Albrecht, Sprachwissenschaftliche Erkenntnisse im markenrechtlichen Registerverfahren 1999, S. 15; vgl. BPatG 26 W (pat) 510/10 - acTiVo; Anlagenkonvolut 6). Entsprechende Hervorhebungen erfolgen insbesondere auch für die Buchstabenfolge „IT“ (vgl. 33 W (pat) 105/01 - select IT; BPatG GRUR 2002, 699 - Keep IT simple; Anlagen: Keep IT simple, Check IT). Vorliegend wird der Sachbezug durch die graphische Hervorhebung der Buchstaben „IT“ in dem Begriff „Security“ infolge des darin enthaltenen Hinweises auf Informationstechnologien daher sogar noch verstärkt.

2.

Für die übrigen Waren und Dienstleistungen, nämlich:

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 36: Immobilienwesen.

liegen keine Eintragungshindernisse vor, weshalb die Beschwerde insoweit erfolgreich ist.

a) Die begehrte Marke bezeichnet kein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Der Verkehr kann dem Zeichen ohne nähere analysierende Betrachtungsweise keine Sachaussage entnehmen. Es ist nämlich auf der Grundlage der einschlägigen Bedeutung der angemeldeten Marke stets zu prüfen, ob ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zu den begehrten Waren besteht, der es den betroffenen Verkehrskreisen ermöglicht, sofort und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung der fraglichen Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale wahrzunehmen (EuGH GRUR 2010, 534 (Nr. 29) - PRANAHAUS; EuG T-261/09 (Nr. 25 f.) - ilink). Die Eintragung eines Zeichens kann nicht verweigert werden, wenn vernünftigerweise nicht davon auszugehen ist, dass es von den beteiligten Verkehrskreisen tatsächlich als eine Beschreibung eines dieser Merkmale erkannt wird (EuGH GRUR Int. 2011, 400 (Nr. 50) - Zahl 1000). Sämtliche Bedeutungsinhalte, die die Zeichenkombination haben kann (dazu s. o.), ergeben für die genannten Produkte keine ohne weiteres erkennbare Sachaussage. Zwar können die Waren und Dienstleistungen einen Bezug zu Software oder zu sicherheitsrelevanten Aspekten haben, die Kombination mit dem weiteren  Begriff „police“ gibt dem Zeichen jedoch eine Gesamtbedeutung (dazu s. o.), die keinen erkennbaren Bezug zu Immobiliendienstleistungen, Schreibwaren, Büroartikeln, Drucklettern etc. erkennen lässt.

b) Der begehrten Marke fehlt im Hinblick auf die eingangs genannten Waren und Dienstleistungen auch nicht die Unterscheidungskraft, weshalb die Eintragung auch nicht gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt werden kann. Es liegt weder eine unmittelbar beschreibende Sachangabe vor, noch besteht ein hinreichend enger Sachbezug zu diesen Produkten. Schließlich handelt es sich für die genannten Waren und Dienstleistungen auch nicht um eine gebräuchliche Wort-/Bildkombination, die vom Verkehr in Zusammenhang mit den maßgeblichen Produkten nur als solche verstanden würde (dazu vgl. BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 17) - FUSSBALL WM 2006). Weder die Recherche des Senats noch die des DPMA hat insoweit Fundstellen für die Benutzung der Zeichenkombination im Zusammenhang mit diesen Produkten ergeben.