BPatG 29.04.2014 - 27 W (pat) 8/14

I.

Die angegriffene Wortmarke 30 2010 068 486

GLÜCKSPILZ

wurde für die Waren

18: Leder- und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren

21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit nicht in anderen Klassen enthalten

25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

am 17. März 2011 in das Markenregister eingetragen.

Der Antragsteller beantragt die Löschung dieser Marke. Er ist der Auffassung, die Anmeldung der Marke sei bösgläubig erfolgt. Seiner Ansicht nach habe die Antragsgegnerin die Absicht, den gesamten deutschen Markt für sich zu sperren, indem sie teils seit vielen Jahren in Gebrauch befindliche Bezeichnungen für sich als Marken anmelde. So habe sie Allgemeinplätze wie „Pokalsieger“, „Küchenfee“, „Albglück“, „Junges Gemüse“, „Aufgeweckt“, „Seemannsbraut“, „Unschuldslamm“, „Glückspilz“, „Stadtpirat“, „Lammfromm“, „Honigkuchenpferd“, „Göttergatte“, „Hausherr“, „Prachtkerl“ als Marken schützen lassen. Angemeldet habe sie darüber hinaus weitere vergleichbare Begriffe, u.a. „Glücksbringer“, „Leckerbissen“, „Freunde auf ewig“, „Bleib mir treu“, „Hausmeister“, „Naturbursche“, „Glücksgefühle“, „glückliche Zeiten“, „märchenhaft“. Dies alles lasse die Strategie der Antragsgegnerin erkennen, humoristische Dekormotive markenrechtlich für sich zu monopolisieren, obwohl sie diese selbst, wie aus ihrem Internetshop ersichtlich, nur als dekorative Gestaltungselemente nutze.

Auf den markenmäßigen Schutz eigener Produkte komme es der Antragsgegnerin nicht an. Vielmehr beabsichtige sie maßgeblich, andere Unternehmen gewinnbringend abzumahnen. Dies ergebe sich bereits aus ersten Abmahnvorgängen gegenüber Unternehmen, die entsprechende Begrifflichkeiten seit Jahren in Gebrauch hätten und Mitglieder der Antragstellerin seien.

Darüber hinaus hält der Antragsteller die Marke für nicht hinreichend unterscheidungskräftig.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 27. April 2012 zugestellten Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 25. Juni 2012, eingegangen am 26. Juni 2012, widersprochen.

Die Markenabteilung hat dem Löschungsantrag entsprochen; dazu hat sie ausgeführt, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen worden. Bösgläubigkeit liege vor, wenn erkennbar sei, dass die Markenanmeldung in erster Linie dazu dienen solle, die Monopolwirkung der Marke zweckfremd einzusetzen.

Dabei sei über die einzelne konkrete Markenanmeldung hinaus eine Gesamtabwägung aller Umstände erforderlich, wobei das sonstige Verhalten des Anmelders - vor, bei oder auch nach der Markenanmeldung - ebenso Rückschlüsse auf dessen Motivation zulasse, wie weitere vergleichbare Anmeldungen.

Hier spreche die Vielzahl vergleichbarer Anmeldungen (70 Wortmarken), jeweils für dieselben Warengruppen, dafür, dass es der Markeninhaberin eher darauf ankomme, ein möglichst umfassendes Monopol für Sinnsprüche oder humorvolle Ausdrücke der Alltagskultur zu erhalten und damit Mitbewerber aus dem Markt der sog. Dekoartikel mit derartigen Aufdrucken zu verdrängen, als die Marken zur Kennzeichnung eigener Produkte einzusetzen. Dieser Eindruck verstärke sich bei Betrachtung des Warenangebotes der Markeninhaberin in ihrem Online-Shop. Sämtliche Produkte trügen die als Marken eingetragenen Begriffe dekorartig, während die betriebliche Kennzeichnung, branchenüblich positioniert durch den Schriftzug „Adelheid“ oder ein Kleeblatt erfolge.

Als Herkunftshinweis diene in aller Regel eine einzige Kennzeichnung. Nur beim Dekor machten unterschiedliche Aufdrucke Sinn. Eine markenmäßige Benutzung der streitgegenständlichen Marke liege somit nicht vor und erscheine angesichts des Einsatzes anderer, dafür durchaus tauglicher Kennzeichen auch nicht wahrscheinlich.

Obwohl eine Marke grundsätzlich nicht bereits zum Anmeldezeitpunkt benutzt werden müsse, begründeten die Umstände erhebliche Zweifel am Benutzungswillen der Antragsgegnerin im Anmeldezeitpunkt.

Ein eigener Benutzungswille schlösse die Annahme einer Bösgläubigkeit auch nicht unbedingt aus (BPatG 26 W (pat) 50/11 - Margerite; 26 W (pat) 64/08 - Hop on Hop off). Der Antragsgegnerin müsse bekannt sein, dass es in dem vorliegenden Warensektor allgemein üblich sei, positiv besetzte, teilweise auch humoristisch überhöhte Ausdrücke der Alltagssprache als dekorative Produktgestaltungen zu verwenden.

Die Behinderungsabsicht manifestiere sich weiter im Verhalten der Antragsgegnerin. Sie habe auf der Grundlage der streitgegenständlichen Marke und der Eintragung Nr. 2010 070 607 („Glückspilz“) gegen die Verwendung von großflächigen Aufdrucken des Begriffs „Glückspilz“ auf Fußmatten Abmahnungen ausgesprochen, obwohl es sich dabei um eine rein dekorative Verwendung gehandelt habe. Ein Vorgehen gegen derartige, nicht markenmäßige Verwendungsformen sei missbräuchlich und damit ein weiterer Beleg für die Behinderungsabsicht.

Ob auch ein Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bestehe, könne dahingestellt bleiben.

Angesichts des bösgläubig erlangten Registerrechts entspreche es der Billigkeit, der Antragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen.

Gegen den Beschluss der Markenabteilung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie bestreitet, bösgläubig gehandelt zu haben. Sie habe ausschließlich Marken zur Anmeldung gebracht, die sie aktuell für die beanspruchten Waren benutze oder deren Markteinführung unmittelbar bevorstehe. Entsprechende Angebote seien in ihrem Onlineshop www.adelheidladen.de recherchierbar. Es gehe ihr in erster Linie darum, sich ein eigenes Benutzungsrecht an dem jeweiligen Markenwort zu sichern. Ihr Anmelde-, Benutzungs- und Marktverhalten spreche gegen einen Rechtsmissbrauch. Sie habe erst im Jahre 2010 damit angefangen, die von ihr benutzten Marken durch Markeneintragungen in der Bundesrepublik Deutschland abzusichern, weil sie von anderen Markeninhabern wegen Verletzung der nachangemeldeten Marken „NASCHKATZE" und „LAMMFROMM" zur Einstellung großer Teile ihres Warensortiments gezwungen worden sei.

Sie selbst überziehe den Wettbewerb nicht großflächig mit Abmahnungen, um in der Folge Schadensersatzansprüche geltend machen zu können. Sie sei lediglich gegen zwei Mitglieder der Antragstellerin, die Fußmatten unter kennzeichenmäßiger Benutzung einer mit ihrer Marke gleichlautenden Bezeichnung angeboten hätten, vorgegangen. Die entsprechenden Verletzungsverfahren vor dem LG Frankfurt/Main und dem OLG Hamburg zeigten eine kennzeichnende Benutzung. So habe das LG Frankfurt festgestellt, dass bereits deswegen von einer markenmäßigen Benutzung auszugehen sei, da das Kennzeichen nicht nur auf der Fußmatte verwendet, sondern auch in der Angebotszeile wiederholt werde, worin jedenfalls kein dekorativer Gebrauch gesehen werden könne.

Da die angegriffene Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren weder eine unmittelbar beschreibende Bedeutung, noch einen engen sachlichen Bezug aufweise, könne ihr auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Die zugrunde liegende Eintragungsentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts stehe im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zu anderen, vergleichbaren Marken der Antragsgegnerin sowie mit den Entscheidungen des LG Frankfurt/Main und des OLG Hamburg, die zumindest indirekt ebenfalls von der Schutzfähigkeit der fraglichen Marken ausgegangen seien.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. November 2013 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen sowie der Antragstellerin die Kosten des Amts- und Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss. Unabhängig von Bedenken, ob dem Zeichen GLÜCKSPILZ überhaupt Unterscheidungskraft zukomme, habe die Beschwerdeführerin diese und weitere 62 Marken bösgläubig erworben; es habe ihr von vornherein an einem Benutzungswillen gefehlt. Auch nach zehnjähriger Marktpräsenz verwende die Beschwerdeführerin die von ihr in Anspruch genommenen Kennzeichen nicht markenmäßig, sondern ausschließlich als dekoratives Element, als Motiv ihrer Produkte. Das führe zur Bewertung des Markenerwerbs als bösgläubig.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, welcher sich der Senat anschließt, die Löschung der angegriffenen Marke gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wegen Bösgläubigkeit bei der Anmeldung angeordnet. Das Beschwerdevorbringen der Markeninhaberin bietet für eine davon abweichende Entscheidung keinen Anlass.

Der Begriff „Bösgläubigkeit“ im hier maßgeblichen Sinne ist ein eigenständiger Begriff des Kennzeichenrechts, der Art. 3 Abs. 2 Mt. d MRL entnommen und dementsprechend auszulegen ist - auch Art. 52 Abs. 1 lit. b GMV entsprechend (BGH GRUR 2000, 1032 (1033) - EQUI 2000; GRUR 2005, 581 (582) - The Colour of Elégance). Da eine exakte Definition des Begriffs „Bösgläubigkeit“ nicht möglich ist (vgl. Osterloh FS Ullmann 2006, 354; Meessen, GRUR 2003, 672 f.), ist „Bösgläubigkeit“ immer einzelfallbezogen festzustellen. Maßgeblich sind dabei die Ziele und Motive des Anmelders im Zeitpunkt der Anmeldung, wie sie auf Grund aller bekannten Indizien feststellbar sind.

Ohne schematische Prüfung anhand sog. Fallgruppen ist vorrangig zu fragen, ob der Anmelder ersichtlich einen zweckfremden Einsatz der Marke beabsichtigt hat (BGH GRUR 2000, 1032 (1033) - Equi 2000; BPatG GRUR 2000, 809 - SSZ).

§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG soll Anmeldungen von Marken erfassen, die von vornherein nicht für eine Verwendung im lauteren Wettbewerb bestimmt sind.

Maßgeblich ist dabei die subjektive Absicht des Markeninhabers, die Marke zweckfremd einzusetzen. Ein wettbewerbsrechtlich verwerfliches Verhalten kann auch darin liegen, dass ein Anmelder die mit der Eintragung einer Marke entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH GRUR 2006, 1032, 1033 - E2; GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000).

Grundsätzlich wird zwar vermutet, dass der Anmelder in redlicher Absicht gehandelt hat (BGH GRUR 2009, 780 Rn. 19 - Ivadal). Dies können aber konkrete Anhaltspunkte widerlegen. Die Feststellung einer Behinderungsabsicht können auch aus dem sonstigen Verhalten des Markenanmelders gezogene Rückschlüsse tragen.

Die Grenze zur gezielten Behinderung ist überschritten, wenn das Verhalten bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Entfaltung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. Köhler, GRUR-RR 2007, 340; BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elégance). Bösgläubigkeit scheidet zwar aus, wenn das Verhalten des Markenanmelders vorrangig dazu dient, eigene Geschäfte zu fördern (BGH GRUR 2008, 621 (624) Rn. 32 - Akademiks; GRUR 2008, 917 Rn. 23 - Eros; BPatG BeckRS 2012, 02969 - Limes Logistik). Jede Markttätigkeit ist schließlich darauf ausgerichtet, Konkurrenten zu stören, ihnen Marktanteile zu verwehren oder abzunehmen. Für Bösgläubigkeit spricht aber ein Vorgehen, dem keine eigenen durch das Markenrecht geschützten Interessen zu Grunde liegen (BGH GRUR 1984, 210 (211) - Arostar; BPatG, Beschl. v. 31. Mai 2011 - 27 W (pat) 72/10, BeckRS 2011, 23133 - BEFA; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2004, 73, 74 - Flixotide).

Das wettbewerblich Verwerfliche liegt hier darin, dass die Markeninhaberin die mit der Eintragung der Marke verbundene - an sich unbedenkliche - Sperrwirkung zweckfremd einsetzen wollte (BGH GRUR 1998, 1034 - Makalu; GRUR 2008, 621 - AKADEMIKS).

Unter Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erweist sich das bösgläubige Vorgehen bei der Markenanmeldung als erster Teilakt eines insgesamt unlauteren Einsatzes - insbesondere im Hinblick auf die spätere Ausübung des Monopolrechts (BGH GRUR 2001, 242 (243 f.) - Classe E; GRUR 2004, 510 ff. - S. 100; BPatG, Beschl. v. 8. Dezember 2010 - 26 W (pat) 63/07, BeckRS 2011, 00178 - Sachsendampf).

Die Markeninhaberin hat eine Reihe von Marken angemeldet, die andere Hersteller von Deko-Ware an der Verwendung allgemein üblicher Ausdrücke behindern.

Ob die Absicht, die Marke zweckfremd einzusetzen, der einzige Beweggrund für die Markenanmeldung war, kann dahingestellt bleiben. Es reicht aus, dass diese Absicht jedenfalls das wesentliche Motiv war (BGH GRUR 2000, 1032 (1034) - Equi 2000), da der Markeninhaber keine dieses überlagernden Interessen geltend gemacht hat. Auch kommt es nicht darauf an, dass die Markeninhaberin wohl mehr daran interessiert ist, ein Monopol für eine dekorative Nutzung in ungerechtfertigter Weise durchzusetzen, und weniger auf finanzielle Vergütungen abstellt. Beides ist missbräuchlich.

Dass diese in der Gesamtabwägung als im markenrechtlichen Sinn bösgläubig zu bewertenden Beweggründe bei der Anmeldung vorlagen, ergibt sich aus dem Vorbringen der Beschwerdeführerin selbst. So ist sie nach eigenem Bekunden trotz zehnjähriger Benutzung von sinnspruchhaften Allgemeinplätzen als Dekor von sogenannten Lifestyleprodukten erst auf den Gedanken zu den zahlreichen Markenanmeldungen gekommen, als sie durch Abmahnungen aus Drittmarken in der Verwendung ihrer Dekore behindert wurde. Sie selbst ist mit zwei Abmahnungen gegen Wettbewerber vorgegangen, die Fußmatten mit einer (gestalteten) GLÜCKSPILZ-Beschriftung vertrieben haben. In diesem Zusammenhang ging die Beschwerdeführerin auf Nachfrage durch den Senat in der mündlichen Verhandlung davon aus, schon die Verwendung von „GLÜCKSPILZ“ auf der Fußmatte selbst sei markenmäßig. In Verbindung mit dieser nach Ansicht des Senats unzutreffenden Auffassung (vgl. auch BGH GRUR-RR 2010, 359 - CCCP) lassen sich die Beweggründe zu den Abmahnungen als rechtsmissbräuchlich ansehen, auch wenn es sich bislang allein um zwei Fälle handelt, die bestandskräftig zugunsten der Beschwerdeführerin endeten. Entgegen deren Ansicht ist die (gestaltete) Beschriftung einer Fußmatte mit dem Wort „Glückspilz“ nämlich keine kennzeichnende, markenmäßige Verwendung. Fußmatten weisen auf ihrer Lauf- oder Oberfläche bekanntlich zahlreiche Gestaltungen und Beschriftungen auf, die dekorativ oder werbend wirken, ohne auf die betriebliche Herkunft der Fußmatte hinzuweisen. Auch soweit Matten vor Hotels, Restaurants oder Geschäften auf das jeweilige Etablissement hinweisen, legt dies nicht nahe, die Fußmatte stamme von den Betreibern oder Anbietern der beworbenen Waren und Dienstleistungen. Ebenso wenig wird das Publikum annehmen, eine mit 'Bitte Füsse abtreten' beschriftete Matte stamme von einer Firma diesen Namens. Das Verhindern einer solchen dekorativen Verwendung durch Dritte ist rechtsmissbräuchlich.

Etwas anderes ergibt sich auch dann nicht aus der Entscheidung des LG Frankfurt/Main, wenn man dessen Rechtsauffassung, auf die sich die Markeninhaberin beruft, teilen würde. Das Gericht sah nämlich jedenfalls in der Wiederholung des Kennzeichens in der Angebotszeile (des Webseiten-Angebots) keinen dekorativen Gebrauch. Auch das OLG sah in der Verwendung in der Angebotszeile eine markenmäßige Verwendung, in der Aufschrift auf der Fußmatte aber nur eine dekorative Nutzung. Diese Abmahnvorgänge wären damit zwar rechtmäßig, den mit der Marke verbundene Einschüchterungsfaktor nützt die Markeninhaberin aber, wie sie in der mündlichen Verhandlung erläutert hat, und dies entspricht nicht einem vom Markenrecht gebilligten Zweck.

Schließlich hat die Markeninhaberin keinerlei nachvollziehbaren Vortrag gehalten, aus dem sich auf die Absicht zukünftiger markenmäßiger Verwendung ihrer beanspruchten Zeichen schließen ließe. Die bisherige Verwendung, deren Bewertung durch die Markenstelle beizutreten ist, ist bloß dekorativ.

Der Senat kann im Auftritt der Beschwerdeführerin keine markenmäßige Benutzung von Glückspilz erkennen. Die schlichte Behauptung des Gegenteils ersetzt plausiblen und glaubhaften Vortrag hierzu nicht. Die nach § 73 Abs. 1 Satz 1 MarkenG an sich gebotene Amtsermittlung wird beschränkt durch Pflichten der Beteiligten zur Mitwirkung und Darlegung (§ 92 MarkenG). Die Grenze zwischen Amtsermittlungspflicht und Beibringungspflicht ist dort zu ziehen, wo es um Tatsachen geht, die nur einer der Beteiligten kennen kann und die das Gericht mit den ihm zur Verfügung stehenden Aufklärungsmitteln nicht herausfinden kann. Das betrifft vorliegend die Nutzungsabsicht. Kommt ein Beteiligter seiner Mitwirkungspflicht nicht nach, verpflichtet dies das Gericht nicht zu weiteren Ermittlungen auf anderem Weg, solange sich diese nicht aufdrängen (Sendler DVBl 2002, 1412 f.). Als Herkunftshinweise und somit markenmäßige Kennzeichnung der Waren dienen im Online-Shop der Beschwerdeführerin lediglich die Zeichenfolge „Adelheid" und das Kleeblatt, nicht jedoch die dekorativen Elemente wie Glückspilz. Auch in der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin nichts dargetan, woraus sich ein Herkunftshinweis nicht nur aus Adelheid, sondern auch aus Glückspilz ergibt.

Die Beschwerdeführerin hat auch nichts dazu vorgetragen, dass und wie sie zukünftig einen kennzeichnenden Einsatz des beanspruchten Wortes plane. Die Tatsache, dass die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen ist, steht der Annahme eines zweckfremden Einsatzes nicht entgegen. Zwar könnte die Marke noch markenmäßig benutzt werden, dies hat die Beschwerdeführerin aber weder dargelegt noch behauptet. Sie hat vielmehr zu erkennen gegeben, dass allein beabsichtigt sei, die Bezeichnung dauerhaft als dekoratives Element auf den Artikeln anzubringen. Sollte die Beschwerdeführerin eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Marke am Anmeldetag beabsichtigt haben oder Vorbereitungen dafür getroffen haben, hätte sie dies jedenfalls in der Verhandlung darlegen und glaubhaft machen müssen.

Dass die Beschwerdeführerin mit der Markenanmeldung eine dekorative Nutzung gegen Angriffe Dritter verteidigen will, ist zwar verständlich und grundsätzlich nicht zu missbilligen, aber der dafür gewählte Weg. Dass sich die Beschwerdeführerin ungerechtfertigten Angriffen ausgesetzt sah, berechtigt sie nicht, nun ihrerseits über das Markenrecht weitere Marktteilnehmer zu behindern.

Auch hinsichtlich der Kostenentscheidung bleibt die Beschwerde ohne Erfolg. Da die verfahrensgegenständliche Marke bösgläubig angemeldet wurde, entsprach es der Billigkeit, der Markeninhaberin die Kosten des patentamtlichen Verfahrens aufzuerlegen. (§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Gleiches gilt für die Kosten des Beschwerdeverfahrens (§ 63 Abs. 1, § 71 Abs. 1 MarkenG).

Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen, da die Beurteilung der Bösglaubigkeit einer Anmeldung zur Abwehr ungerechtfertigter Angriffe sowie die unterschiedliche Beurteilung einer markenmäßigen Benutzung in Abgrenzung zum dekorativen Gebrauch durch die Verletzungsgerichte einerseits und das Bundespatentgericht andererseits einer höchstrichterlichen Klärung bedarf.

Beschluss

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke 30 2010 068 486 – S 25/12 Lö

(Tatbestandsberichtigung)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. August 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht sowie des Richters Hermann und des Richters k.A. Schmid

beschlossen:

1.

Das Rubrum des Beschlusses vom 29. April 2014 wird dahin klargestellt, dass der Antragsteller und Beschwerdegegner vollständig bezeichnet ist mit:

e… V… L… e.V., vertreten durch den Vorstand S… K…, S… Straße 4, … T…

2.

Der Tatbestand des Beschlusses vom 29. April 2014 wird auf Seite 5 dahin ergänzt, dass es anstatt

„Sie habe auf der Grundlage der streitgegenständlichen Marke und der Eintragung Nr. 2010 070 607“ heißt

„Sie habe auf der Grundlage der streitgegenständlichen Marke und der Eintragung Nr. 30 2010 070 607“

3.

Der Tatbestand des Beschlusses vom 29. April 2014 wird auf Seite 6 dahin ergänzt, dass es am Ende des Antrages der Markeninhaberin heißt: „(…aufzuerlegen) sowie die Rechtsbeschwerde zuzulassen.“

4.

Im Übrigen wird der Antrag der Beschwerdeführerin auf Berichtigung des Tatbestandes aus dem Schriftsatz vom 7. Juli 2014 zurückgewiesen.

Gründe

Der Tatbestandsberichtigungsantrag, über den der Senat in der seiner Entscheidung zugrundeliegenden Besetzung (§ 80 Abs. 4 Satz 2 MarkenG) zu entscheiden hat, ist zwar nach § 80 Abs. 2 MarkenG zulässig, aber in der Sache nur wie im Tenor ersichtlich begründet.

1.

Das Rubrum des Beschlusses vom 29. April 2014 war auf die insoweit übereinstimmende Anregung der Parteien nach § 80 Abs. 1 MarkenG hinsichtlich der vollständigen Bezeichnung des Antragstellers klarzustellen, da die Rechtsform und Vertretungsverhältnisse insoweit fehlten.

2.

Die verkürzte Markenbezeichnung war antragsgemäß zu berichtigen. Auch war die unterlassene Mitteilung des Antrags auf Zulassung der Rechtsbeschwerde zu ergänzen, da die Parteianträge vollständig widerzugeben sind, auch wenn sich der Vorgang aus dem Protokoll ergibt. Die Schreibweise in Klein- oder Großbuchstaben ist bei nicht als Bildmarke angemeldeten Zeichen nicht festgelegt und war daher nicht zu berichtigen.

3.

Der weitergehende Berichtigungsantrag war zurückzuweisen, weil der Tatbestand des Beschlusses vom 29. April 2014 entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin weitere Unrichtigkeiten oder Unklarheiten nicht enthält.

a)

Die Beschwerdeführerin beantragt, den Tatbestand auf Seite 3 dahingehend zu ergänzen, dass neben dem Eintragungsdatum auch das Anmeldedatum der angegriffenen Wortmarke vom 22. November 2010 angegeben wird.

Die Beschwerdegegnerin hält die beanstandete Auslassung im Tatbestand für lediglich eine rechtliche Bewertung, nicht hingegen einen Tatsachenvortrag.

Der Antrag war zurückzuweisen, weil das unstreitige Anmeldedatum aktenkundig ist und nicht in den knapp zu haltenden Tatbestand aufzunehmen war. Auch die Beschwerdeführerin hat in ihrer Beschwerdebegründung vom 14. April 2014 darauf verzichtet, das Datum vorzutragen.

b)

Die Beschwerdeführerin beantragt, den Tatbestand auf Seite 3 im letzten Absatz dahingehend zu ergänzen, dass die Antragsgegnerin dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 25. Juni 2012 nicht nur widersprochen, sondern den Widerspruch auch eingehend (wird mit zwölf Beispielen ausgeführt) begründet hat.

Die Beschwerdegegnerin hält die beanstandete Auslassung für nicht mitteilungsbedürftige Rechtsansichten.

Der Antrag war zurückzuweisen, weil eine ergänzungsbedürftige Auslassung nicht vorliegt. Es handelt sich bei der beanstandeten Stelle um ein kurz gehaltenes Referat des aktenkundigen Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamts, welches vollumfänglich zu zitieren nicht geboten ist. Die Tatbestandberichtigung dient nicht dem Begehren der Partei, dass ihr Vortrag in der Weise und dem Umfang im Tatbestand dargestellt wird, die ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen entspricht (vgl. Hacker/Knoll, MarkenG, 10. Aufl., § 80 Rn. 7 aE). Im Übrigen handelt es sich bei den vermissten Zitaten um Rechtsansichten bzw. um tatsächlichen Vortrag, den der Senat im Rahmen des Beschwerdevorbringens auf Seite 5 des Beschlusses wie erforderlich mitteilt.

c)

Die Beschwerdeführerin beantragt,  den Tatbestand auf Seite auf Seite 7 oben am Ende des ersten Absatzes dahingehend zu ergänzen, dass wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes auf die Schriftsätze der Parteien vom 09.02.2012, 25.06.2012, 25.10.2012, 04.04.2013, 04.11.2013, 08.01.2014, 06.03.2014, 14.05.2014, 15.04.2014 und 24.04.2014 nebst Anlagen sowie den übrigen Akteninhalt verwiesen werde.

Der Antrag war zurückzuweisen, weil nach §§ 80, 82 MarkenG, 313 ZPO eine globale Bezugnahme auf den aktenkundigen schriftsätzlichen Vortrag der Parteien überflüssig ist, vielmehr davon auszugehen ist, dass der gesamte Akteninhalt Gegenstand der mündlichen Verhandlung war (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 27. Aufl., § 313 Rn. 18, § 320 Rn. 4). An einer einer Tatbestandsberichtigung zugänglichen Auslassung fehlt es, wenn sich der Tatbestand aus einer nicht ausdrücklich zu erklärenden Inbezugnahme der vorbereitenden Schriftsätze ergibt.

d)

Die Beschwerdeführerin beantragt, im Tatbestand zu ergänzen, die Markenabteilung habe in ihrem Beschluss vom 25. November 2013 zur Vorbenutzung des Zeichens „GLÜCKSPILZ" in Hinsicht auf die beanspruchten Waren und/oder sonstige „Lifestyle-Artikel" vor dem Zeitpunkt der Anmeldung keine Feststellungen getroffen.

Der Beschwerdegegner meint, der Antrag sei zurückzuweisen, weil sich das Begehren der Antragsgegnerin aus dem Tatbestand bereits ergebe und es sich auf eine Rechtsauffassung beziehe.

Der Antrag war zurückzuweisen, weil das Referat der Ausführungen des angefochtenen Beschlusses entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht ergänzungsbedürftig ist, vielmehr sich aus der zitierten Mutmaßung ergibt, dass sie nicht erwiesen ist. Im Übrigen scheint die angenommene Kenntnis des fraglichen Marktes und seiner Übungen unstreitig zu sein.

e)

Die Beschwerdeführerin beantragt, den Tatbestand auf Seite 5 dahingehend zu ergänzen, dass die Markeninhaberin darauf hingewiesen habe, dass die Anzahl von über 70 Wortmarken u.a. auf Nachanmeldungen der gleichen Marken für andere Klassen beruhe.

Der Beschwerdegegner beantragt, den Antrag zurückzuweisen, weil der  Tatbestand richtig sei.

Der Antrag war zurückzuweisen, weil das zugrundeliegende, unstreitige Vorbringen aktenkundig und nicht ausdrücklich erwähnungsbedürftig ist, auf die Ausführungen oben b) und c) wird ergänzend verwiesen.

f)

Die Beschwerdeführerin beantragt, im Tatbestand zu ergänzen, sie habe in Abrede genommen, die angegriffene Marke zu wettbewerbswidrigen Zwecken angemeldet zu haben.

Der Beschwerdegegner meint, der Antrag sei zurückzuweisen, da er sich wiederum lediglich auf eine Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin beziehe und im Übrigen in seiner Pauschalität keinerlei Bedeutung für die Entscheidung der Angelegenheit habe.

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen oben b) und c) war der Antrag zurückzuweisen; das aktenkundige Bestreiten der Beschwerdeführerin liegt auf der Hand und versteht sich von selbst.

g)

Die Beschwerdeführerin beantragt, im Tatbestand zu ergänzen, sie habe darauf verwiesen, dass sämtliche von der Gegenseite im Amtsverfahren vorgelegte „Verwendungsbeispiele Dritter" aktuellen Datums gewesen seien und nicht aus der Zeit der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke stammten.

Der Beschwerdegegner kann eine entsprechende Behauptung in den zu den Akten gereichten Schriftsätzen nicht nachvollziehen.

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen oben b) und c) war der Antrag zurückzuweisen; die aktenkundigen Zeiträume sind nicht zwingend zu erwähnen.

h)

Die Beschwerdeführerin beantragt, im Tatbestand zu ergänzen,

die Gegenseite sei für sämtliche Voraussetzungen zur Begründung von „Bösgläubigkeit" darlegungs- und beweispflichtig,

ihre Markenanmeldestrategie sei ein Anzeichen gegen Wettbewerbswidrigkeit,

dass die Rechtsauffassung der Markenabteilung über die markenmäßige bzw. bloße ästhetische Verwendung in Widerspruch zu der Kennzeichnungspraxis der Branche stehe,

dass nach der Rechtsprechung des 27. Senats des Bundespatentgerichts es wegen der fünfjährigen Benutzungsschonfrist nach §§ 25, 43 MarkenG ohne jede Bedeutung sei, ob der Markeninhaber bereits bei der Markenanmeldung eine Benutzung der Marke beabsichtige,

dass sie sich für die Annahme einer markenmäßigen Benutzung auf die entsprechende Annahme eines nicht unbeachtlicher Teil des Verkehrs über einen Herkunftshinweis berufen habe,

dass sie sich auf die Unschädlichkeit des Vorgehens gegen Dritte bei der Annahme einer bösgläubige Markenanmeldung berufen habe, dass sie sich auf die Unerheblichkeit von Umständen nach der Anmeldung/Eintragung bei der Beurteilung einer Bösgläubigkeit berufen habe,

dass sie sich auf einen Beurteilungsspielraum bei der Frage markenmäßiger oder dekorativer Benutzung berufen habe,

dass sie sich auf die Verschiedenheit der Streitgegenstände von Löschung wegen Bösgläubigkeit und aufgrund Verfalls berufen habe und

dass sie sich auf eine widerlegbare Vermutung zur Benutzungsabsicht berufen habe.

Der Beschwerdegegner hält dies für Rechtsausführungen und weist darauf hin, dass die Markeninhaberin die derzeitige Benutzung als Motiv, die sie selbst auch exakt so bezeichne, fortzusetzen beabsichtige, was sie im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat ausdrücklich klargestellt habe.

Diese Anträge waren zurückzuweisen, weil es sich bei den begehrten Ergänzungen nicht um übergangenes tatsächliches Vorbringen der Beschwerdeführerin handelt, sondern jeweils als Rechtsansicht nicht im Tatbestand zu erwähnen ist.

i)

Die Beschwerdeführerin beantragt, im Tatbestand zu ergänzen, dass sie vorgetragen habe, dass es neben ihr viele Unternehmen gebe, die als Markenstrategie „positiv besetzte, teilweise auch humoristisch überhöhte Ausdrücke der Alltagssprache" als Marken angemeldet hätten.

Der Beschwerdegegner meint, der Antrag sei zurückzuweisen, da er sich nicht auf eine nachvollziehbare Tatsachenbehauptung der Antragsgegnerin beziehe.

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen oben b) und c) war der Antrag zurückzuweisen; das aktenkundigen Vorbringen war nicht zwingend zu erwähnen.

j)

Die Beschwerdeführerin beantragt, im Tatbestand zu ergänzen,

dass es auch nach der Rechtsprechung im Belieben des Markeninhabers liege, gegen wen und welche Benutzungshandlung er vorgehe und

dass sie sich darauf berufen habe, dass Bösgläubigkeit ausscheide, wenn das Verhalten des Markeninhabers vorrangig dazu diene, eigene Geschäfte zu fördern und/oder sich ein Benutzungsrecht an dem Zeichen zum Schutz für dessen Weiterbenutzung zu sichern.

Der Beschwerdegegner hält dies für Rechtsauffassungen.

Die  Anträge waren zurückzuweisen, weil es sich nicht um übergangenes tatsächliches Vorbringen der Beschwerdeführerin handelt, sondern als Rechtsansicht nicht im Tatbestand erwähnt werden muss.

k)

Die Beschwerdeführerin beantragt, im dritten Absatz auf Seite 9 des Beschlusses den Satz „So ist sie nach eigenem Bekunden trotz 10-jähriger Benutzung von sinnspruchhaften Allgemeinplätzen als Dekor von sogenannten Lifestyleprodukten erst auf den Gedanken zu den zahlreichen Markenanmeldungen gekommen, als sie durch Abmahnungen aus Drittmarken in der Verwendung ihrer Dekore behindert wurde" zu streichen, da sie dies nicht vorgetragen habe.

Der Beschwerdegegner hält es für zutreffend, dass die Antragsgegnerin bekundet habe, die nunmehr als Marken angemeldeten Dekore bereits langjährig benutzt zu haben. Auch die Beurteilung dieser Markenworte als sinnspruchhafte Allgemeinplätze sei zutreffend.

Der Antrag war zurückzuweisen, weil es sich bei dem beanstandeten Zitat (-sinn) nicht um einen Teil des Tatbestandes handelt, sondern als wertende Zusammenfassung des Vortrages der Beschwerdeführerin aus der Beschwerdebegründung vom 14. April 2014 unter IV. 3. d) (Seite 16, Bl. 39 d.A.) Gegenstand der Entscheidungsgründe des Senates ist.

l)

Die Beschwerdeführerin beantragt, auf Seite 10 den letzten Satz im ersten Absatz „Diese Abmahnvorgänge wären damit rechtmäßig, den mit der Marke verbundenen Einschüchterungseffekt nutzt die Markeninhaberin aber, wie sie in der mündlichen Verhandlung erläutert hat, und dies entspricht nicht einem vom Markenrecht gebilligten Zweck" zu streichen, da sie dies nicht in der mündlichen Verhandlung vorgetragen habe.

Der Beschwerdegegner hält dies erneut als auf die Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin bezogen und um Rechtsausführungen des Senats, die ohnehin dem Berichtigungsantrag nicht zugänglich seien.

Der Antrag war zurückzuweisen, weil es sich bei dem beanstandeten Zitat nicht um einen Teil des Tatbestandes handelt, sondern als gewertete Wiedergabe des Vortrages der Beschwerdeführerin aus der Verhandlung Gegenstand der Entscheidungsgründe des Senates ist. Die Beschwerdeführerin hat erläutert und auf Nachfrage des Vorsitzenden wiederholt, dass sie sich gegen Fußmatten mit einer Glückpilz-Aufschrift auf der Lauffläche weiterhin wehren würde, auch weil sie dies für eine markenmäßige Verwendung halte.

m)

Die Beschwerdeführerin beantragt,

auf Seite 10 im zweiten Absatz den ersten Satz „Schließlich hat die Markeninhaberin keinerlei nachvollziehbaren Vortrag gehalten, aus dem sich auf die Absicht zukünftiger markenmäßiger Verwendung ihrer beanspruchten Zeichen schließen ließe",

auf Seite 11 im ersten Absatz den Satz „Zwar könnte die Marke noch markenmäßig benutzt werden, dies hat die Beschwerdeführerin aber weder dargelegt noch behauptet" und

auf Seite 11 im ersten Absatz der Satz „Sie hat vielmehr zu erkennen gegeben, dass allein beabsichtigt sei, die Bezeichnung dauerhaft als dekoratives Element auf den Artikeln anzubringen"

zu streichen.

Der Beschwerdegegner hält dies für Rechtsausführungen des Senats, die einem Berichtigungsantrag nicht zugänglich seien.

Auch diese Anträge war zurückzuweisen, weil es sich bei den  beanstandeten Zitaten nicht um einen Teil des Tatbestandes handelt, sondern eine Wertung des Senates der vorgetragenen und aktenkundigen Verwendungsbeispiele und Erörterungen in der mündlichen Verhandlung im Rahmen der Entscheidungsgründe.

Wie bereits erwähnt wurde im Termin ausdrücklich besprochen, dass der Senat die vorgetragene Benutzung für eine rein dekorative und nicht markenmäßige Verwendung des Zeichens hält. Die Beschwerdeführerin war allein gegenteiliger Ansicht ohne ergänzende Verwendungsbeispiele mitteilen oder ankündigen zu können.

Dr. Albrecht      Hermann Schmidt