BPatG 28.06.2010 - 27 W (pat) 31/10

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat zunächst mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 vom 10. Dezember 2007 die für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9:

Computer; Computerbetriebsprogramme (gespeichert); Computerprogramme (gespeichert); Computerprogramme (herunterladbar); Computersoftware (gespeichert); optische Apparate und Instrumente; Objektive; Spielprogramme für Computer; Videokameras

Klasse 16:

Bilder; Bücher; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Handbücher; Kalender; Karten; Kataloge; Lehr- und Unterrichtsmittel; Papier; Postkarten; Prospekte; Zeitschriften; Zeitungen

Klasse 28:

Spiele; Spielzeug

Klasse 35:

Aktualisieren von Werbematerial; Dateienverwaltung mittels Computer; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Erstellen von Statistiken; Herausgabe von Werbetexten; kommerzielle Verwaltung und Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Kundengewinnung und  pflege durch Versandwerbung (Mailing); Marketing (Absatzforschung); Marketing auch in digitalen Netzen; Marktforschung; Meinungsforschung; Merchandising; Onlinewerbung in einem Computernetzwerk; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Organisation von Ausstellungsmessen für wirtschaftliche und Werbezwecke; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Präsentation von Waren in Kommunikationsmedien, für den Einzelhandel; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verfassung von Werbetexten; Verkaufsförderung (Salespromotion) (für Dritte); Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange); Vermietung von Werbeflächen; Vermietung von Werbematerial; Vermittlung von Adressen; Werbung im Internet für Dritte; Werbung; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken

Klasse 38:

Bereitstellen des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellen von Internetzugängen (Software); Bereitstellen von Internet-Chatrooms; Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen

Klasse 40:

Erstellen von fotografischen Abzügen; Filmbearbeitung; Fotosatzarbeiten

Klasse 41:

Aufzeichnung von Videobändern; Bereitstellen von elektronischen Publikationen; Betrieb von Feriencamps; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Dienstleistung bezüglich Freizeitveranstaltung; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); digitaler Bilderdienst; Erstellen von Bildreportagen; Erstellen von Untertiteln; Fernkurse; Fernunterricht; Filmproduktion; Filmverleih (Vermietung von Kinofilmen); Fotografieren; Herausgabe von Druckerzeugnissen auch in elektronischer Form, ausgenommen für Werbezwecke; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronsicher Form auch im Internet; Information über Veranstaltungen (Unterhaltung); Onlinepublikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Symposien; Unterhaltung; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Workshops; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung, Unterhaltung); Verfassen von Drehbüchern; Verfassen von Texten; Veröffentlichung von Büchern

Klasse 42:

Aktualisieren von Computersoftware; Aktualisieren von Internetseiten; Benutzer- und Rechteverwaltung in Computernetzwerken; Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Computersoftwareberatung; Design von Computersoftware; Dienstleistung eines Grafikers; digitale Bildbearbeitung; Erstellung von Computeranimationen; Hard- und Softwareberatung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken; Installation und Wartung von Software für Internetzugänge; Installieren von Computerprogrammen; Recherchen in Datenbanken und im Internet für Wissenschaft und Forschung; Pflege und Installation von Software; Vermietung von Computersoftware; Vermietung von Webservern; Wartung von Computersoftware

Klasse 45:

Lizenzierung von Software

erfolgte Anmeldung der Kennzeichnung

PhotoPerfect

teilweise für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9:

Computer; Computerbetriebsprogramme (gespeichert); Computerprogramme (gespeichert); Computerprogramme (herunterladbar); Computersoftware (gespeichert); optische Apparate und Instrumente; Objektive; Spielprogramme für Computer; Videokameras

Klasse 16:

Bilder; Bücher; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Handbücher; Kalender; Karten; Kataloge; Lehr- und Unterrichtsmittel; Papier; Postkarten; Prospekte; Zeitschriften; Zeitungen

Klasse 35:

Aktualisieren von Werbematerial; Dateienverwaltung mittels Computer; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Herausgabe von Werbetexten; kommerzielle Verwaltung und Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Marketing auch in digitalen Netzen; Merchandising; Onlinewerbung in einem Computernetzwerk; Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Präsentation von Waren in Kommunikationsmedien, für den Einzelhandel; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Verfassung von Werbetexten; Verkaufsförderung (Salespromotion) (für Dritte); Vermietung von Werbematerial; Vermittlung von Adressen; Werbung im Internet für Dritte; Werbung; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken

Klasse 38:

Bereitstellen des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellen von Internetzugängen (Software); Bereitstellen von Internet-Chatrooms; Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen

Klasse 40:

Erstellen von fotografischen Abzügen; Filmbearbeitung; Fotosatzarbeiten

Klasse 41:

Aufzeichnung von Videobändern; Bereitstellen von elektronischen Publikationen; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); digitaler Bilderdienst; Erstellen von Bildreportagen; Erstellen von Untertiteln; Fernkurse; Fernunterricht; Filmproduktion; Fotografieren; Herausgabe von Druckerzeugnissen auch in elektronischer Form, ausgenommen für Werbezwecke; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form auch im Internet; Onlinepublikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Workshops; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung, Unterhaltung); Verfassen von Drehbüchern; Verfassen von Texten; Veröffentlichung von Büchern

Klasse 42:

Aktualisieren von Computersoftware; Aktualisieren von Internetseiten; Benutzer- und Rechteverwaltung in Computernetzwerken; Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Computersoftwareberatung; Design von Computersoftware; Dienstleistung eines Grafikers; digitale Bildbearbeitung; Erstellung von Computeranimationen; Hard- und Softwareberatung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken; Recherchen in Datenbanken und im Internet für Wissenschaft und Forschung; Wartung von Computersoftware

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen.

Auf die Erinnerung der Anmelderin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 17. November 2009 den vorgenannten Beschluss aufgehoben, soweit hierin die Anmeldung für „Spielprogramme für Computer“ zurückgewiesen worden war; im Übrigen hatte die Erinnerung keinen Erfolg.

Die teilweise Zurückweisung ist damit begründet, dass das aus dem Substantiv „Photo“ und dem als „ideal, ohne Fehler; frei von Mängeln; vollkommen“ zu verstehenden Adjektiv „Perfect“ bestehende Zeichen vom Publikum in seiner Gesamtheit nur als ein Hinweis auf ein „Foto ohne Fehler“, also ein „perfektes Foto“ aufgefasst werde. Hierbei handele es sich um eine Aneinanderreihung von schlagwortartigen Ausdrücken mit beschreibendem Charakter, wie sie in der Werbung auf allen Gebieten allgemein üblich seien, was auch für die Hintanstellung des Adjektivs gelte; die grammatikalische Abweichung führe daher nicht dazu, dass das angesprochene Publikum in der angemeldeten Bezeichnung „PhotoPerfect“ lediglich ein Phantasiewort und keinen Sachhinweis erkenne. An dem erkennbaren Sinngehalt ändere sich auch nichts durch die Binnengroßschreibung und den fehlenden lexikalischen Nachweis. In dieser Bedeutung liege aber für alle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ein bloßer Sachhinweis vor. Denn diese Waren könnten dazu eingesetzt werden, „perfekte Fotos“ durch Bearbeitung zu erzielen, zu erstellen oder wiederzugeben, und die zurückgewiesenen Dienstleistungen könnten das „perfekte Foto“ zum Gegenstand haben oder sich thematisch hiermit befassen. An der fehlenden Schutzfähigkeit ändere sich auch nichts durch den Hinweis der Anmelderin auf die Eintragung „WORDPERFECT“, da zum einen diese erst aufgrund einer Entscheidung des Bundespatentgerichts erfolgt sei und damit keine Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamt widerspiegele, und zum anderen aus Voreintragungen kein Anspruch auf Eintragung später angemeldeter Marken hergeleitet werden könne.

Mit ihrer Beschwerde macht die Anmelderin im Wesentlichen geltend, die Anmeldemarke sei schutzfähig, weil sie über ausreichende Unterscheidungskraft verfüge. Sie sei sprachregelwidrig gebildet und eigentümlich und werde vom Verkehr als Unterscheidungsmittel verstanden. Die angefochtenen Entscheidungen ließen einen hinreichend engen beschreibenden Bezug zu den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen nicht erkennen und führten dies auch nicht konkret für diese Waren und Dienstleistungen aus.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts 17. November 2009 aufzuheben, soweit die Erinnerung zurückgewiesen worden sei, und die Eintragung der angemeldeten Marke auch für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen zu beschließen.

II.

A. Da die Anmelderin keinen (Hilfs-)Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat und der Senat eine solche auch nicht für sachdienlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

B. Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt. Die Beschwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

1. Mit der Markenstelle geht auch der Senat davon aus, dass die angemeldete Bezeichnung nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Umfang ihrer Zurückweisung mangels jeglicher Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist.

a) Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, welche nach Art. 234 EGV, Art. 101 GG für alle nationalen Gerichte in allen Entscheidungen bindend ist, da die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf die Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 40 vom 11.2.1989) zurückgeht und die Auslegung der europarechtlichen Normen dem Europäischen Gerichtshof als insoweit allein zuständigem gesetzlichen Richter vorbehalten ist, ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen; danach soll diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT.2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT.2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

b) Dies ist bei der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Kennzeichnung der Fall, weil sie nur einen im Vordergrund stehenden, die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] - DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 97] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD).

c) Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt und was auch die Anmelderin im Beschwerdeverfahren nicht bestritten hat, ist die Anmeldemarke für den Verkehr erkennbar aus den beiden Bestandteilen „Photo“ und „Perfect“ gebildet, was sich insbesondere aus der Binnengroßschreibung des Buchstabens „P“ ergibt, bei dem es sich um eine insbesondere in der Werbung vielfältig benutzte Schreibweise handelt. Da die beiden Wörter nicht nur zum einfachsten englischen Grundwortschatz gehören, sondern auch ihren deutschen Übersetzungen („Foto“ und „perfekt“) weitgehend entsprechen, werden breiteste Teile des von den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen angesprochenen Publikums die Marke ohne Weiteres im Sinne von „Foto perfekt“ und damit als „perfektes Foto“ verstehen. Dass das Adjektiv hintangestellt ist, ändert an diesem spontanen Verständnis der Anmeldemarke nichts. Die Ansicht der Anmelderin, es handele es sich hierbei um eine sprachregelwidrige Bildung, ist schon für die englische Sprache nicht richtig; zwar ist dort üblicherweise - wie in der deutschen Sprache - das Adjektiv dem Substantiv vorangestellt, trotzdem findet sich - wie dem Senat aus eigener Kenntnis bekannt ist - die in der Anmeldemarke gewählte grammatikalische Form - wie im Übrigen auch im deutschen Sprachkreis - vielfältig etwa in poetischen Texten, an denen sich wiederum die Werbesprache sowohl in englisch- als auch in deutschsprachigen Ländern bevorzugt orientiert, weil in beiden Fällen ein sprachliches Bedürfnis an der möglichst knappen, einprägsamen und möglichst umfassenden Benennung von Sachverhalten besteht. Ungeachtet dessen ist es dem menschlichen Sprachverständnis eigen, auch bislang ungewohnten Sprachgebilden eine Bedeutung zuzuweisen, die in aller Regel ausgehend von den bisherigen Sprachgewohnheiten gebildet wird (vgl. BGH WRP 2002, 982, 984 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I). Bei der erkennbaren Hintanstellung von Adjektiven liegt es für denjenigen, welcher der Bezeichnung entgegentritt, aber insbesondere aufgrund seiner Gewöhnung aus poetischen und Werbetexten nahe, die Hintanstellung durch die sprachübliche Voranstellung aufzulösen und die entsprechend gebildete Substantiv-Adjektiv-Kombination wie eine Adjektiv-Substantiv-Kombination zu verstehen. Es ist daher nichts dafür zu erkennen, was dagegen spräche, dass das angesprochene Publikum die Anmeldemarke „PhotoPerfect“ nicht im Sinne von „perfect photo“ bzw. - weitgehend gleichlautend in der deutschen Sprache von: - „perfektes Foto“ spontan versteht.

c) In dieser Bedeutung liegt es für den Verkehr aber nahe, der Anmeldemarke für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen nur einen beschreibenden Hinweis auf ihre möglichen einzelnen Merkmale zu entnehmen. Die Markenstelle hat dies im Einzelnen zutreffend ausgeführt; diesen Ausführungen schließt sich der Senat an, da es offensichtlich ist, dass die Erstellung „perfekter Fotos“ als Inhalt, Gegenstand, Thema oder Ziel von konkreten einzelnen Waren und Dienstleistungen, welche unter die von der Zurückweisung betroffenen Oberbegriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldemarke fallen können, in Betracht kommen kann.

Soweit die Anmelderin hiergegen in ihrer Beschwerdebegründung Einwendungen erhoben hat, verkennt sie, dass es für die Zurückweisung bereits ausreicht, wenn eine einzige konkrete Ware, welche unter die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Oberbegriffe fallen kann, in einem einzigen von mehreren ihnen möglicherweise zukommenden Merkmalen durch die angemeldete Bezeichnung beschrieben werden kann. Soweit sie sich darauf beruft, unter diese Oberbegriffe fielen auch Waren, für welche die Eignung zur Herstellung perfekter Fotos nicht in Betracht komme, ist dies daher irrelevant. Teilweise sind die Einwendungen auch unzutreffend, wie etwa dass es Computer nur zur Erstellung von Fotos nicht gebe und dem Verbraucher nicht bekannt sei; denn wie etwa der bekannte „Kodak Picture Kiosk“ zeigt, der sich in vielen Geschäften - darunter zahlreiche Drogeriemärkte - findet und allein der unmittelbar vom Verbraucher bedienten und hierbei durch Computer gesteuerten Herstellung von Papierabzügen von digital aufgenommenen Fotografien dient, ist das Gegenteil der Fall. Insgesamt sind die Einwendungen der Anmelderin damit nicht geeignet, die zutreffenden Feststellungen der Markenstelle in Frage zu stellen.

d) Soweit die Anmelderin sich auf die Eintragung ihrer Ansicht nach vergleichbarer Drittmarken beruft, ändert dies nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit für die vorliegend zu beurteilende Anmeldemarke. Ungeachtet der von der Markenstelle (im Ansatz aber zutreffend) aufgeworfenen Frage, ob die erst durch einen Beschluss des Bundespatentgerichts bewirkte Eintragung hierfür überhaupt ausreichen kann, leitet sich aus der Schutzgewährung für andere Marken kein Anspruch auf Eintragung ab. Voreintragungen führen nämlich weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163, 167 [Rz. 39] - Terranus); GRUR 2004, 674, Nrn. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; BPatG MarkenR 2007, 351, 352 f. - Topline; GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya; GRUR 2010, 423 - amazing discoveries; GRUR 2010, 425 - Volksflat). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verbietet die Markenrechtsrichtlinie es daher den nationalen Eintragungsbehörden und den mit der Markeneintragung befassten nationalen Gerichten, bei Bestehen eines Eintragungshindernisses dem Eintragungsbegehren allein deshalb stattzugeben, weil bereits identische oder vergleichbar gebildete Marken für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667, 668 [Rz. 15 ff.] - Bild.T-Online.de und ZVS).

2. Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zutreffend die Eintragung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt hat, war die Beschwerde zurückzuweisen.