BPatG 23.07.2018 - 26 W (pat) 504/15

I.

Die Wortfolge

Berliner Stadtwerke

ist am 17. März 2014 unter der Nummer 30 2014 027 402.7 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 32: Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Trinkwasser;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung zum Bezug und zur Versorgung mit elektrischer Energie, erneuerbaren Energien, Gas, Wasser, Fernwärme und Dampf; Energieberatung für Haushalt, Gewerbe und Industrie; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 37: Bauwesen; Reparaturwesen; Entstörung in elektrischen Anlagen sowie in Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energien; Installation, Reinigung, Instandhaltung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Leitungen, Pumpen, Abwasserleitungen, Fernwärmeleitungen, Dampfleitungen und Gasleitungen sowie von sonstigen Einrichtungen zum Bezug, Transport und Verteilung von elektrischer Energie, erneuerbaren Energien, Gas, Wasser, Fernwärme und Dampf; Errichtung und Instandhaltung von Schwimmbädern; Errichtung und Instandhaltung von Anlagen zur Müllverbrennung und zur Erzeugung von elektrischer Energie, erneuerbaren Energien, Biogas, Fernwärme und Dampf; Errichtung, Reinigung und Instandhaltung von Anlagen zur Wasserförderung und Abwasserreinigung sowie von Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energien; Bau, Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung;

Klasse 39: Transportwesen; Transport und Verteilung von elektrischer Energie, erneuerbaren Energien, Gas, Wasser, Fernwärme und Dampf; Transport von Abfällen und Abwasser; Abfallentsorgung; Einsammeln von Abfällen; Reinigungsdienstleistungen; Lagerung von Gas, Trinkwasser und Abfall; Betrieb der Straßenbeleuchtung;

Klasse 40: Materialbearbeitung; Erzeugung von elektrischer Energie, Fernwärme und Dampf, insbesondere aus erneuerbaren Energien; Förderung von Gas, Erdöl und Trinkwasser; Reinigung, Behandlung und Aufbereitung von Wasser und Abwasser; Verbrennung und Vernichtung von Abfall und Gasen; Reinigung von Gasen; Rückgewinnung von Materialien aus Abfallstoffen; Extraktion von Bestandteilen aus Abfallrückständen; Sortierung, Recycling und Aufbereitung von Müll und Abfall; Gaserzeugung;

Klasse 41: Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Betrieb von öffentlichen Schwimmbädern;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Wasseranalyse; Wasserqualitätskontrolle; Überprüfung der effizienten Nutzung von Energie; Technologieberatung zur alternativen Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien; Forschung im Bereich Energie, insbesondere im Bereich erneuerbare Energien; Entwicklung ganzheitlicher Energiekonzepte; ingenieurtechnische Leistungen auf dem Gebiet der Erzeugung von Strom und Gas, insbesondere im Bereich erneuerbare Energien; Entwicklung von Stromaggregaten.

Mit Beschluss vom 11. November 2014 hat die Markenstelle für Klasse 39 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen sei aus allgemein bekannten Begriffen zusammengesetzt und weise lediglich in unmittelbar beschreibender Weise darauf hin, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von einem Versorgungsunternehmen stammten, dessen Geschäftstätigkeit auf die Großstadt Berlin konzentriert sei oder das seinen Sitz in dieser Stadt habe. Angesichts des deutlich erkennbaren Sinngehalts der Wortkombination habe der Verkehr keine Veranlassung, diese als betrieblichen Herkunftshinweis zu verstehen, zumal es sich wegen der häufigen Privatisierung von Stadtwerken auch um ein privates Versorgungsunternehmen handeln könne. Gerade bei einer flächenmäßig ausgebreiteten Großstadt wie Berlin sei nicht auszuschließen, dass es dort schon aus historischen Gründen mehrere Anbieter von kommunalen Energieversorgern geben könne. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hänge nicht von der Person der Markenanmelderin ab, so dass deren mögliche Monopolstellung unerheblich sei. Die Unterscheidungskraft lasse sich auch nicht mit dem Argument begründen, die Benutzung des Begriffs „Stadtwerke“ in Kombination mit einer geographischen Herkunftsangabe sei nicht wettbewerbswidrig oder der Verkehr habe sich daran gewöhnt, in der häufigen Benutzung der Kombination des Namens einer Region oder Gemeinde mit dem Unternehmensgegenstand einen betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen. Dies betreffe allein die Frage einer möglichen Verkehrsdurchsetzung. Die Anmelderin könne sich nicht auf vergleichbare Voreintragungen berufen, da diese keine Bindungswirkung entfalteten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. November 2014 aufzuheben.

Sie ist der Ansicht, nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2017, 186 – Stadtwerke Bremen) sei die Bezeichnung „Stadtwerke“ in Verbindung mit einer geographischen Angabe hinreichend unterscheidungskräftig und es bestehe auch kein Freihaltebedürfnis. Eine Täuschungsgefahr über die öffentliche Trägerschaft der Anmelderin sei ebenfalls ausgeschlossen, weil deren Gesellschaftsanteile sich zu 100 % im Eigentum der landeseigenen Berliner Wasserbetriebe als Anstalt öffentlichen Rechts befänden.

Anmelderin waren ursprünglich die Berliner Wasserbetriebe als Anstalt öffentlichen Rechts. Nach Umschreibung auf die jetzige Anmelderin am 6. April 2017 ist diese in das Beschwerdeverfahren eingetreten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

Der Eintragung des Anmeldezeichens „Berliner Stadtwerke“ als Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 32, 35, 37, 39, 40, 41 und 42 stehen keine Schutzhindernisse entgegen.

1. Dem Zeichen fehlt es nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 301 Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

b) Diesen Anforderungen genügt das angemeldete Wortzeichen „Berliner Stadtwerke“, weil es weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt noch einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufweist.

aa) Von den verfahrensgegenständlichen Produkten und Dienstleistungen werden breite Verkehrskreise, nämlich sowohl der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher als auch gewerbliche Kunden, der Getränkefachhandel sowie die Fachverkehrskreise im Energiebereich angesprochen.

bb) Die angemeldete Wortfolge setzt sich aus den beiden Wörtern „Berliner“ und „Stadtwerke“ zusammen.

aaa) Das Wort „Berliner“ bezeichnet als Substantiv einen oder mehrere Einwohner der Bundeshauptstadt der Bundesrepublik Deutschland und zugleich eines ihrer Länder. Die Stadt Berlin ist die bevölkerungsreichste und flächengrößte Gemeinde Deutschlands (https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin). Dabei ist „Berliner“ keine hinreichend merkliche Abweichung von der zugrunde liegenden freihaltebedürftigen, geografischen Herkunftsangabe „Berlin“ (vgl. EuG GRUR 2004, 148, 149, Rdnr. 39 f. – OLDENBURGER; BPatG 29 W (pat) 52/05 – Der Konstanzer; 28 W (pat) 24/04 – WolfsBurger; 33 W (pat) 60/02 – NÜRNBERGER; 28 W (pat) 16/11 – Ahrtaler; GRUR 1994, 627 – ERDINGER; 28 W (pat) 17/12 – Der Grieche; 28 W (pat) 15/12 – Der Sizilianer; 28 W (pat) 16/12 – Der Toskaner). Auch als Adjektiv weist es nur auf die Zugehörigkeit zur Stadt bzw. zum Land Berlin hin.

bbb) Das Substantiv „Stadtwerke“ ist ein gebräuchlicher und im Allgemeinverkehr bekannter Begriff, mit dem ein Wirtschaftsbetrieb bezeichnet wird, der sich in kommunaler Trägerschaft befindet, also von einer Kommune geführt oder beherrscht wird, und sich um die Grundversorgung der Bevölkerung, insbesondere mit Strom, Wasser und Gas, und/oder um die Abfall- und Abwasserentsorgung kümmert (BGH GRUR 2017, 186 Rdnr. 17 ff. – Stadtwerke Bremen; BPatG 26 W (pat) 540/12 – Stadtwerke Braunschweig).

cc) Die angemeldete Wortfolge „Berliner Stadtwerke“ weist somit in ihrer Gesamtheit auf ein Versorgungsunternehmen hin, das von dem Land Berlin geführt wird oder an dem das Land Berlin mehrheitlich beteiligt ist.

dd) Da die angesprochenen Verkehrskreise an die Verwendung des Begriffs „Stadtwerke“ mit einer voran- oder nachgestellten Ortsangabe gewöhnt sind, sehen sie die im Begriff „Stadtwerke“ zum Ausdruck kommende kommunale Trägerschaft durch die geographische Angabe „Berliner“ konkretisiert. Wegen dieser eindeutigen Spezifizierung des kommunalen Trägers haben sie schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 17. März 2014, die Wortkombination „Berliner Stadtwerke“ als einen betrieblichen Herkunftshinweis aufgefasst. Denn diese weist in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf die Herkunft aus einem ganz bestimmten kommunalen Unternehmen hin, nämlich auf ein Versorgungsunternehmen, das vom Land Berlin betrieben wird oder auf das das Land Berlin wegen seiner Mehrheitsbeteiligung einen bestimmenden Einfluss hat (vgl. BGH GRUR 2017, 186 Rdnr. 35 – Stadtwerke Bremen).

2. Der Eintragung des Anmeldezeichens für die angemeldeten Produkte und Dienste steht auch nicht das Schutzhindernis der Freihaltebedürftigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH GRUR 2011, 1035 Rdnr. 37 – 1000; BGH a. a. O. Rdnr. 38 – Stadtwerke Bremen). Die Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 56 – Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 Rdnr. 42 – Stadtwerke Bremen). Für die Annahme einer zukünftig beschreibenden Angabe bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH GRUR 2010, 534 Rdnr. 53 – PRANAHAUS; BGH a. a. O. Rdnr. 43 – Stadtwerke Bremen). Die damit verbundene Prognoseentscheidung darf nicht nur auf theoretischen Erwägungen beruhen, sondern muss anhand der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung realitätsbezogen erfolgen (vgl. BGH a. a. O. – Stadtwerke Bremen).

b) Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze kann ein gegenwärtiges oder zukünftiges Freihaltebedürfnis nicht angenommen werden.

Zwar ist es angesichts der Privatisierungstendenzen im kommunalen Bereich und der Liberalisierung des Energiemarkts nicht ausgeschlossen, dass zukünftig in Berlin kommunale Leistungen der Daseinsvorsorge auch von anderen Unternehmen angeboten werden, die sich überwiegend oder ausschließlich in privater Hand befinden. Der zu erwartende wirtschaftliche Wettbewerb auf dem örtlichen Markt der Grundversorgung wird aber nicht mit einer kennzeichenmäßigen Konkurrenz um die angemeldete Wortmarke „Berliner Stadtwerke“ einhergehen. Denn das Verkehrsverständnis, bei einem die Kennzeichnung „Berliner Stadtwerke“ benutzenden Anbieter handele es sich um ein mehrheitlich in der Hand des Landes Berlin befindliches Unternehmen, beruht nicht auf einem früheren städtischen Monopol bei der Erfüllung von Aufgaben der Daseinsvorsorge, sondern ergibt sich aus dem Sinngehalt der Bezeichnung (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 45 f. – Stadtwerke Bremen; GRUR 2012, 1273 Rdnr. 28 – Stadtwerke Wolfsburg; Hoffmann/Albrecht, NVwZ 2013, 896, 899). Es ist nicht davon auszugehen, dass sich künftige Anbieter zur Kennzeichnung ihrer Waren oder Dienstleistungen der Bezeichnung „Stadtwerke“ bedienen werden, denn das Angebot von Versorgungsleistungen durch ein Unternehmen, das sich nicht überwiegend in der Hand des Landes Berlin befindet, wäre nach § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 1 und 3 UWG irreführend. Es liegt nicht im Allgemeininteresse, im Zuge einer Marktöffnung jedem Wirtschaftsteilnehmer die Möglichkeit der rechtswidrigen Verwendung einer Bezeichnung zu eröffnen (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 46 – Stadtwerke Bremen; Hoffmann/Albrecht, NVwZ 2013, 896, 899). Unter diesen Umständen ist eine künftige Änderung des Sinngehalts der Bezeichnung „Berliner Stadtwerke“ dahin, dass der Verbraucher sie als Hinweis auf das Angebot von Waren und Dienstleistungen seitens eines Versorgungsunternehmens im Land Berlin verstehen wird, vernünftigerweise nicht zu erwarten (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 47 – Stadtwerke Bremen).

3. Die Eintragung des Anmeldezeichens ist auch nicht wegen Täuschungsgefahr nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG ausgeschlossen.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Die Aufzählung der zur Täuschung geeigneten Umstände ist nicht abschließend (BGH a. a. O. Rdnr. 12 – Stadtwerke Bremen).

Bei der Beurteilung, ob ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG besteht, geht es um die Täuschung durch den Zeicheninhalt selbst und nicht um die Prüfung, ob das Zeichen bei einer besonderen Art der Verwendung im Geschäftsverkehr geeignet sein kann, irreführende Vorstellungen zu wecken. Ist für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eine Markenbenutzung möglich, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt, liegt das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG insoweit nicht vor (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 21 – Stadtwerke Bremen).

Irreführende Angaben zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen, die nicht aus dem Inhalt oder der Aussage der Marke selbst folgen, sondern sich erst in Verbindung mit der Person oder dem Unternehmen des Markenanmelders ergeben, sind grundsätzlich nicht zur Täuschung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG geeignet. Der Markeninhaber kann das nicht an einen bestimmten Geschäftsbetrieb gebundene Zeichen nicht nur selbst benutzen, sondern es gemäß § 30 Abs. 1 MarkenG lizenzieren oder nach § 27 Abs. 1 MarkenG auf einen Dritten übertragen. Eine in der angemeldeten Marke enthaltene unternehmensbezogene Angabe kann allenfalls zur Täuschung geeignet sein, wenn sie in Bezug auf den Geschäftsbetrieb sowohl des Markeninhabers als auch eines jeden Dritten irreführend ist (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 22 – Stadtwerke Bremen).

b) Da sich die Gesellschaftsanteile der Anmelderin zu 100 % im Eigentum der landeseigenen Berliner Wasserbetriebe als Anstalt öffentlichen Rechts befinden, ist vorliegend gar keine Irreführung und damit auch keine Täuschungsgefahr gegeben.

Aber auch wenn das Land Berlin über keinen oder nur geringen Einfluss auf die Unternehmenspolitik der anmeldenden GmbH verfügte, wäre eine generelle Eignung der angemeldeten Bezeichnung, das Publikum über die kommunale Trägerschaft des Anbieters der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu täuschen, schon deshalb zu verneinen, weil eine nicht irreführende Benutzung denkbar wäre. Erstens könnte das Land Berlin im Zuge einer Rekommunalisierung einen bestimmenden Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der Anmelderin gewinnen. Zweitens könnte die Anmelderin die Marke an einen vom Land Berlin geführten oder beherrschten Versorgungsbetrieb lizenzieren oder übertragen (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 26 – Stadtwerke Bremen).