BPatG 11.07.2018 - 25 W (pat) 96/17

I.

Die Bezeichnung

CITYBEACON

ist am 18. September 2015 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 9, 35, 38, 41 und 42 angemeldet worden:

Klasse 9: Aufgezeichnete Daten; informationstechnologische und audiovisuelle Geräte; Apparate Instrumente und Kabel für Elektrizität; optische Geräte und Ausrüstung, Verstärkungsgeräte und Korrektoren; Sicherungs-, Sicherheits-, Schutz- und Signalgeräte sowie -ausrüstung; Navigations-, Orientierungs-, Standortverfolgungs-, Zielführungs-, Kartierungsgeräte; Mess-, Erkennungs-, und Überwachungsinstrumente, -vorrichtungen sowie –regler; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten; Software; Digitale Anzeigefelder für Beschilderung; Digitale Signage;

Klasse 35: Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Aktualisierung und Pflege von Daten in Computer-Datenbanken; Aktualisierung von Werbematerial; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Entwurf von Werbemitteln; Erteilung von Auskünften [Information] und Beratung für Verbraucher in Handels- und Gesellschaftsangelegenheiten [Verbraucherberatung]; Fernsehwerbung; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Produktion von Werbefilmen; Verbreitung von Werbeanzeigen; Vermietung von Plakatwänden [Reklametafeln]; Vermietung von Werbeflächen; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien;

Klasse 38: Telekommunikationsdienste; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenstand in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Ausstrahlung von Rundfunk- und Hörfunksendungen; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; elektronische Anzeigevermittlung [Telekommunikation]; elektronische Nachrichtenübermittlung; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Übermittlung digitaler Dateien; Übermittlung von Nachrichten; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken;

Klasse 41: Verlags- und Berichtswesen; Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Sport; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenstand in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Aufzeichnung von Videoaufnahmen; Auskünfte über Freizeitaktivitäten; Bereitstellung von Online-Musik, nicht herunterladbar; Bereitstellung von Online-Videos, nicht herunterladbar; Filmproduktion, ausgenommen Werbefilmproduktion; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Informationen über Unterhaltungsveranstaltungen; online angebotene Spieldienstleistungen [von einem Computernetzwerk]; online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Publikationen;

Klasse 42: IT-Dienstleistungen, nämlich Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software, Entwicklung von Computerhardware, Hosting-Dienste, Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software, Vermietung von Computerhardware und –anlagen, IT-Beratungs-, Auskunfts- und Informationsdienstleistungen, IT-Sicherheit-, Schutz- und Instandsetzungsdienste, Datenvervielfältigungs- und –konvertierungsdienste, Datenkodierungsdienste, Computeranalyse und -diagnostik, Forschung und Entwicklung sowie Implementierung von Computern und Computersystemen, Computerprojektmanagementdienste, Data mining, digitale Wasserzeichen, Computerdienste, technologische Dienste im Bezug auf Computer, Computernetzwerkdienste, Aktualisierung der Speicherbanken von Computersystemen, Datenmigrationsdienste, Aktualisierung von Websites für Dritte, Überwachung von Computersystemen durch Fernzugriff, wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenstand in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie [IT]; Beratung auf dem Gebiet der Telekommunikationstechnologie; Cloud-Computing; elektronische Datenspeicherung; Hosting.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2015 106 175.5 geführte Anmeldung mit zwei Beschlüssen vom 28. September 2016 und vom 11. Oktober 2017 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der angesprochene Verkehr die Wortkombination „Citybeacon“ als Bezeichnung einer speziellen Funktechnologie verstehe und in ihr lediglich einen Sachhinweis sehen werde. Die angemeldete Bezeichnung setze sich aus zwei englischen Wörtern zusammen. Der Begriff „CITY“ bedeute „Stadt“, „Innenstadt“ oder „Geschäftsviertel“. Der Begriff „BEACON“ bedeute ursprünglich Leuchtfeuer, stehe jedoch in der Bluetooth-Technologie für einen Sender mit einer geringen Sendeleistung. Dabei würden Beacons dazu verwendet, einer Person lokalisierte Informationen zukommen zu lassen, die Person durch ein Gebäude zu leiten oder Waren und Personen zu identifizieren. Die Verbindung beider Begriffe zu „CITYBEACON“ bilde in der Gesamtheit keinen neuen Begriff, der über die Bedeutung der einzelnen Bestandteile hinausgehe. Die Bedeutung des angemeldeten Zeichens im Sinne von „Beacon für die Stadt“ erschließe sich zumindest den auch angesprochenen Fachkreisen ohne weiteres Nachdenken. In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weise der Begriff auf die Einrichtung, den technischen Betrieb und die wirtschaftliche Nutzung eines Beacons bzw. eines entsprechenden technischen Systems hin. Vor diesem Hintergrund bestehe zwischen allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen und dem Begriff „CITYBEACON“ ein enger beschreibender Bezug. Soweit sich die Anmelderin auf die Voreintragung angeblich vergleichbarer Marken berufe, rechtfertige dies nicht die Eintragung auch der vorliegenden Anmeldung.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Dem angemeldeten Zeichen könne die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, da es sich bei diesem um eine nicht beschreibende Wortneubildung handle. Das Verständnis des Zeichens „CITYBEACON" als „Beacon für die City“ sei weder naheliegend, noch durch die durch die von der Markenstelle vorgelegten Anlagen belegt. Die vom DPMA durchgeführte Internetrecherche zeige lediglich Ergebnisse aus dem Ausland oder Ergebnisse, welche keine Verbindung zur Beacon-Technologie aufwiesen. Hinsichtlich der englischsprachigen Webseiten sei vom DPMA in keiner Weise festgestellt worden, dass sich diese an das deutsche Publikum richteten und Einfluss auf das inländische Sprachverständnis hätten. Bei einer Einschränkung der Suchergebnisse auf Seiten aus Deutschland fänden sich lediglich Hinweise auf eine kennzeichenmäßige Benutzung der angemeldeten Bezeichnung im Ausland. Es gebe außerdem keine dahingehenden Feststellungen, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit der Bezeichnung einer Funktechnologie sachlich beschrieben würden. Dies sei auch tatsächlich nicht der Fall. Es treffe entgegen der Ausführungen des DPMA nicht zu, dass die Waren der Klasse 9 den technischen Betrieb eines „Beacons" möglich machten, da keine der beanspruchten Waren (zusätzlich zu dem Beacon-Sender selbst) notwendig sei, um diesen zu betreiben. Besonders deutlich werde dies bei „audiovisuellen Geräten“, „optischen Geräten und Ausrüstungen“, „digitalen Anzeigefeldern und Beschilderungen“. Inwiefern diese Waren zum Betrieb von Beacons notwendig sein sollten, sei aus Sicht der Anmelderin nicht nachvollziehbar. Bezüglich der in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen habe das DPMA keine dahingehenden Feststellungen getroffen, dass diese für den gewinnbringenden Betrieb eines lokalen Funkbereichs erforderlich seien. Es sei technisch unzutreffend, dass die Dienstleistungen der Klasse 38 der technischen Vernetzung von Beacons dienten, da ein Beacon lediglich seine Identität senden könne, ohne selbst Daten zurückzuerhalten. Die Beacons seien nicht miteinander verknüpft oder in ein Netzwerk eingebunden. Insbesondere strahlten Beacons kein Fernsehprogramm, Rundfunk- oder Hörfunksendungen aus und es würden über Beacons keine Zugriffe auf weltweite Computernetzwerke bereitgestellt bzw. Nachrichten übermittelt. Gleiches gelte für die Dienstleistungen „Aufzeichnung von Videoaufnahmen, Bereitstellung von Online-Videos und online angebotenen Spieledienstleistungen sowie digitale Wasserzeichen, Aktualisierung von Websites für Dritte, Cloud-Computing oder Hosting“. Diese Produkte stünden allesamt in keinem Zusammenhang mit der Beacon-Technologie.

Die Anmelderin  beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent– und Markenamts vom 28. September 2016 und vom 11. Oktober 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9, die Schriftsätze der Beschwerdeführerin, den Ladungszusatz des Senats vom 23. Mai 2018 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen. Die Beschwerdeführerin hat ihren ursprünglich gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nach Anberaumung eines Termins mit Schriftsatz vom 11. Juni 2018 zurückgenommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Der angemeldeten Wortkombination fehlt im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat, § 37 Abs. 1 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 – FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 -Postkantoor). Unterscheidungskraft fehlt ferner auch solchen Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen eine entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. dazu BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops) bzw. die für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthalten (siehe dazu BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 - Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Gemessen an diesen Maßstäben fehlt der angemeldeten Bezeichnung zumindest unter dem letztgenannten Gesichtspunkt die Unterscheidungskraft. Wie das DPMA zutreffend dargelegt hat, ist die angemeldete Bezeichnung aus den zwei englischsprachigen Begriffen „City“ und „Beacon“ zusammengesetzt. Das Wort „City“ ist mittlerweile in den deutschen Sprachschatz eingegangen und wird üblicherweise im Sinne von „Innenstadt“ oder „Geschäftsviertel“ benutzt. Das Wort „Beacon“ bedeutet zunächst „Leuchtfeuer“ und bezeichnet darüber hinaus in der Technik auch eine bestimmte Art der Funktechnologie. In dieser Bedeutung war das Wort „Beacon“ im hier relevanten Anmeldezeitpunkt im Jahr 2015 zumindest den inländischen Fachkreisen bereits bekannt. Das DPMA hat zutreffend auf die Vorstellung des Produkts „iBeacon“ der Firma Apple im Jahr 2013 hingewiesen. Lediglich ergänzend verweist der Senat auf die weiteren Rechercheunterlagen, die der Anmelderin mit der Ladung vom 23. Mai 2018 übersandt worden sind und die den entsprechenden inländischen Sprachgebrauch vor dem Zeitpunkt der Anmeldung belegen. In seiner Gesamtheit versteht daher zumindest der insoweit ausreichend maßgebliche Fachverkehr die angemeldete Bezeichnung im Sinne von „Innenstadt-Funknetz“ oder „City-Sender“ bzw. als ein „beaconbasiertes Funksystem zum Einsatz in Innenstädten und Geschäftszentren“. Wie den Fachkreisen bekannt ist, lässt sich die Beacon-Technologie in vielfältiger Art und Weise nutzen, auch und vor allem in der „City“. Wenn ein dort installierter Beacon-Sender seinen Standort „funkt“ und der Adressat über ein entsprechendes Empfangsgerät samt der erforderlichen Software verfügt, insbesondere ein Smartphone nebst der entsprechenden App, können verschiedene Funktionen ausgelöst werden. Dabei werden vor allem dem Nutzer Informationen jeder Art übermittelt, wobei die personalisierte Werbung im Vordergrund steht. Die Werbung mittels eines Beacons erfolgt etwa in der Weise, dass ein Adressat, der sich in der Nähe eines bestimmten Ladengeschäfts befindet, über sein Smartphone auf das Geschäft aufmerksam gemacht, dorthin geleitet, auf einen Kaffee eingeladen oder über eine Rabattaktion informiert wird. Andere Funktionen sind digitale Stadtführer, digitale Audio-Guides für Museen oder Leitsysteme für sehbehinderte Menschen. Diskutiert wird auch die Nutzung von Beacons im Verlagswesen (in Form sog. „web-beacons“) oder in Schulen. Dort könnten Beacons beispielsweise zur elektronischen Anwesenheitskontrolle genutzt werden. Die Technologie wird auch in Form sogenannter „Sound-Beacons“ in der Weise genutzt, dass (etwa über den Fernseher) für Menschen nicht hörbare akustische Signale übermittelt werden, die vom Smartphone des Zuschauers erkannt und von den vorher installierten Apps zum Anlass genommen werden, personalisierte Fernsehwerbung abzuspielen. Auf die mit der Ladung übersandten Rechercheunterlagen des Senats wird Bezug genommen.

Soweit die Anmelderin darauf verweist, dass zahlreiche der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar zur Errichtung oder zum Betrieb eines Beacon-Netzwerkes erforderlich seien und dass ein Beacon technikbedingt keine Inhalte übermitteln könne, sondern lediglich seinen Standort signalisiere, gibt dies zu keiner anderen Entscheidung Anlass. Wie oben dargelegt, sind Beacons nur dann sinnvoll einzusetzen, wenn das von ihnen ausgesandte Signal von einem hierfür bestimmten technischen Gerät aufgefangen und verarbeitet wird, so dass bei der Prüfung der Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens nicht allein auf die Hard- oder Software des Beacons selbst abgestellt werden kann, sondern auch auf die Hard- und Software des entsprechend konfigurierten Netzwerks. Die Wortkombination „Citybeacon“ stellt daher auch zu den entsprechenden Geräten der Adressaten und den von Dritten bereit gestellten Inhalten einen hinreichend engen beschreibenden Zusammenhang her. Die Waren der Klasse 9 können entweder Teil des Senders selbst sein oder auch geeignete Empfangsgeräte. Die Dienstleistungen der Klasse 35 und 38, insbesondere Werbung, können mittels eines Beacons und dem zugehörigen Empfangsgerät erbracht werden. Plakatwände bzw. Werbeflächen können zusätzlich mit einem Beacon ausgestattet sein, das ein Signal auslöst, aufgrund dessen der Adressat, der vor einem entsprechenden Plakat steht, über das Smartphone direkt angesprochen wird und weitere Informationen erhält. Insofern trifft der Einwand der Anmelderin zwar zu, dass ein Beacon technisch nicht den Zugriff auf ein weltweites Computernetzwerk (Klasse 38) bzw. keine Online-Musik (Klasse 41) bereitstellt. Im (notwendigen) Zusammenwirken mit den weiteren technischen Geräten und der zugehörigen Software (Klasse 42) ist dies aber möglich, naheliegend und bezweckt, woraus sich ein hinreichend enger beschreibender Zusammenhang zwischen der angemeldeten Bezeichnung und den insoweit beanspruchten Waren und Dienstleistungen ergibt. Insofern werden die angesprochenen Fachkreise in der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit keiner der beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen betrieblichen Herkunftshinweis sehen.

Dabei kann dahinstehen, ob es sich bei der Bezeichnung „Citybeacon“ um eine Wortneuschöpfung der Anmelderin handelt. Aus der bloßen Neuheit einer Bezeichnung kann noch nichts über deren Unterscheidungskraft hergeleitet werden, zumal der Verkehr daran gewöhnt ist, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen und Abbildungen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 159 m. w. N.). Soweit die Anmelderin vorträgt, dass die Bezeichnung „Citybeacon“ keine feststehende Bedeutung habe, kann auch dies die Unterscheidungskraft nicht begründen. Unabhängig davon, dass die angemeldete Bezeichnung nach Auffassung des Senats eine sehr konkrete Bedeutung hat, begründet nicht jede begriffliche Unbestimmtheit die erforderliche Unterscheidungskraft (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 8 Rn. 166). Bei allgemeinen Angaben ist eine gewisse Unschärfe der Aussage sogar unvermeidbar und selbstverständlich gewollt, um einen möglichst weiten Bereich waren- und/oder dienstleistungsbezogener (positiver) Eigenschaften erfassen zu können, was weder gegen die Bejahung eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch gegen die Verneinung der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG spricht (vgl. dazu BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2009, 778, Rn. 17 - Willkommen im Leben; GRUR 2013, 522 Rn. 13 – Deutschlands schönste Seiten).

Zur Auffassung der Anmelderin und des Bundesgerichtshofs in ständiger Rechtsprechung, dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft zur Überwindung des Schutzhindernisses ausreiche und es geboten sei, bei der Feststellung des erforderlichen Grades der Unterscheidungskraft einen großzügigen Maßstab anzulegen, ist ergänzend unter Bezugnahme auf die insoweit maßgebliche Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs anzumerken, dass – wie oben dargelegt – auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen ist, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren. Die Prüfung der Markenanmeldung muss daher streng und vollständig sein, um ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 57, 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – smartbook; Ströbele/ Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 178, 179).

Soweit die Anmelderin aus ihrer Sicht durchaus verständlich auf vergleichbare Voreintragungen verweist, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 – BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 – Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175   – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 – VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 – Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 58 und Rn. 59 mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtsbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Gericht. Das Gericht und auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen.

2. Ob neben der fehlenden Unterscheidungskraft auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, kann im Ergebnis als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

3. Nachdem die Beschwerdeführerin den Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung zurückgenommen hatte und eine mündliche Verhandlung auch aus Sicht des Senats nicht erforderlich erschien, konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden, § 69 Nr. 1 und 3 MarkenG.