BPatG 27.09.2018 - 25 W (pat) 564/17

I.

Die farbige Wort-/Bildgestaltung

ist am 3. März 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die folgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9:

Mit Software bespielte Datenträger; Computer; Computerbetriebsprogramme; Computerprogramme; Computersoftware; Datenverarbeitungsgeräte; Rechnerkarten und Peripheriegeräte für den Anschluss an Rechner; elektronische Geräte und Adapter für den Datentransfer und/oder für die Datenverarbeitung; sämtliche vorgenannten Waren insbesondere zur Anwendung im Bereich des Cloud Computing;

Klasse 35:

Unternehmensberatung im EDV- und im Internet-Bereich; Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Dateienverwaltung mittels Computer; Systematisierung und/oder Zusammenstellung und/oder Synchronisierung von Daten in Computerdatenbanken; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen insbesondere im Bereich des Cloud Computing; Vermittlung des Kontakts zwischen Anbietern und Nachfragern im Bereich des Cloud Computing;

Klasse 41:

EDV-Schulung; Schulung hinsichtlich Wartung und Benutzung von Datenverarbeitungsgeräten und von Computersoftware; Durchführung von EDV-Kursen; Durchführung von IT-Schulungen; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen im Bereich des Cloud Computing;

Klasse 42:

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Installieren von Computerprogrammen; Serviceleistungen im EDV-Bereich, nämlich Systemberatung und Systemunterstützung; Erstellung und Support von Online-Präsentationen von Unternehmen; technische Beratung hinsichtlich des Einsatzes von Datenverarbeitungsgeräten; Aktualisieren [Update] von Computersoftware; Aktualisieren [Update] von Internetseiten; elektronische Datensicherung; Wartung und Reparatur von Computersoftware und von Computerhardware; Erstellen von Software-Applikationen in Netzen wie dem Internet; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen im Bereich des Cloud Computing.

Die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA hat diese unter der Nummer 30 2015 030 806.4 geführte Anmeldung mit Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 17. Januar 2017 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die angemeldete Bezeichnung sei in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende Angabe, da lediglich sprachüblich darauf hingewiesen werde, dass diese für den Mittelstand konzipiert und mittels einer Cloud angeboten würden oder dafür bestimmt seien. Das lexikalisch nachgewiesene Wort Cloud bezeichne „ein beim Cloudcomputing benutztes Netzwerk mehrerer verteilter Rechner“. Bei dem Cloud Computing handle es sich um ein Konzept zur Bereitstellung von Rechenkapazität, Speicherkapazität und Software über das Internet, wobei die Hardware nicht mehr vom Anwender selbst betrieben, sondern an ein externes Rechenzentrum ausgelagert werde. Da die Strukturen der externen Rechenzentren und Server für den Anwender undurchsichtig seien und die Daten „irgendwo in der Wolke“ lagerten, habe sich hierfür der Begriff der „Cloud“ etabliert. Diese Bezeichnung sei dem inländischen Verbraucher durch seine massive Verwendung in der Werbung problemlos geläufig. – Zur Stützung ihrer Auffassung legt die Markenstelle zahlreiche Beispiele vor und fügt Belege einer Internetrecherche bei. – Der Begriff des Mittelstands bezeichne die Gesamtheit der kleinen und mittleren Unternehmen sowie der Selbständigen und eigne sich als Zielgruppenangabe. Bezogen auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen besage die angemeldete Wortfolge „Cloud für den Mittelstand“ somit lediglich, dass es sich bei den Waren, nämlich bei der Computerhard- und -software sowie den elektronischen Geräten in der Klasse 9, um solche für das Cloudcomputing und zudem speziell für die Zielgruppe des Mittelstands handele. Die angemeldeten Dienstleistungen könnten mit dem Wortbestandteil der angemeldeten Bezeichnung dahingehend beschrieben werden, dass die EDV-Dienstleistungen, die EDV-Schulungen sowie die Unternehmensberatungsleistungen und Vermittlungsleistungen für die Einrichtung, den Betrieb und die Aktualisierung der EDV für das Cloudcomputing speziell für den Mittelstand dienten. Auch die grafische Ausgestaltung der Marke vermöge die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht zu begründen. Denn bei der Abbildung einer Cloud, also wörtlich einer Wolke, handele es sich um eine im Zusammenhang mit dem „Cloudcomputing“ häufig verwendete Gestaltung, die nicht hinreichend eigenwillig und prägnant sei, um die Unterscheidungskraft der Gesamtheit zu bewirken. Auch der Verweis des Anmelders auf diverse bereits früher eingetragene Marken mit dem Bestandteil „Cloud“ könne nicht zur Schutzfähigkeit der Anmeldung führen. Derartige Voreintragungen entfalteten nach der dazu ergangenen ständigen Rechtsprechung schon keine Bindungswirkung. Zudem enthielten die vom Anmelder genannten Wort-/Bildmarken eine komplexere grafische Ausgestaltung (beispielsweise in Form zusätzlicher Bildelemente wie ein stilisierter Regenbogen, ein Schattenumriss, eine Darstellung eines Stiftes und Papiers, etc.) und die genannten Wortmarken zusätzliche schutzfähige Wortbestandteile.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Der Anmelder macht dabei die bereits vor dem Amt eingereichte Stellungnahme vom 14. September 2015 zum Gegenstand der Beschwerdebegründung. Die Markenstelle des Deutsches Patent- und Markenamts habe in unzulässiger Weise die angemeldete Kombinationsmarke bei der Prüfung der Schutzfähigkeit in Einzelteile zerlegt und getrennt voneinander jeweils die Schutzfähigkeit der Bild- und der Wortbestandteile geprüft. Maßgebend für die Beurteilung der Schutzfähigkeit sei aber der von der Gesamtkombination ausgehende Gesamteindruck, der auf den objektiven Betrachter wirke, wenn dieser mit der Marke in markenmäßiger Verwendung konfrontiert werde. Dabei sei die angemeldete Gesamtkombination auch und gerade im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in ihrer Gesamtheit in einprägsamer Weise sehr wohl geeignet, als Herkunftskennzeichen für bestimmte Waren und Dienstleistungen aus dem Geschäftsfeld des Anmelders zu wirken. Bei einer markenmäßigen Verwendung werde der objektive Betrachter die Kombination nicht in seine Einzelbestandteile aufspalten und nach irgendwelchen deskriptiven Bestandteilen dieser Zeichenelemente in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen suchen.

Der Anmelder verweist zudem auf zahlreiche frühere Eintragungen von Wort-/Bildmarken und Wortmarken mit dem Wortbestandteil „Cloud“ bzw. einer Wolkendarstellung. In diese Markenregistrierungen reihe sich die angemeldete Wort-/Bildgestaltung des Anmelders als gleichermaßen schutzfähige Gestaltung problemlos ein. Daher stehe der angemeldeten Bezeichnung weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft noch ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber entgegen.

Der Anmelder und Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Januar 2017 aufzuheben.

Den Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 12. September 2018 zurückgenommen, worauf der Senat die bereits für den 27. September 2018 angesetzte mündliche Verhandlung aufgehoben hat.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Hinweise des Senats im Zusatz zur Ladung zum Termin am 27. September 2018 nebst Anlagen vom 20. August 2018, die Schriftsätze des Anmelders und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Der Eintragung der farbig angemeldeten Wort-Bildgestaltung als Marke steht hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klasse 9 und der Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 das Schutzhindernis der freihaltungsbedürftigen Angabe im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sowie der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Zeichen nicht eingetragen werden, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen bzw. einer Person vorbehalten werden. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25, 30 – Chiemsee; GRUR 2004, 146, Rn. 31 f. – DOUBLEMINT). Für die Beurteilung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die Schutzfähigkeit, hier konkret die Eignung der angemeldeten Bezeichnung als beschreibende Angabe zu dienen, ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der beanspruchten Waren und Dienstleistungen als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 29 – Chiemsee; EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 – Matratzen Concord, BGH GRUR 2008, 900, Rn. 18 – SPA II; GRUR 2014, 565, Rn. 13 – smartbook).

Ausgehend von diesen Grundsätzen handelt es sich bei der angemeldeten Bezeichnung für die angesprochenen Abnehmerkreise der Endverbraucher und Gewerbetreibenden um eine aus sich heraus verständliche Angabe des Themenbereichs der „Cloud“ und der angesprochenen Zielgruppe der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, nämlich der Zielgruppe des Mittelstands. Damit eignet sich die angemeldete Bezeichnung zur Beschreibung der Art und Bestimmung der Waren und für die beanspruchten Dienstleistungen zur Bezeichnung der Art, des Zwecks, Inhalts und der Bestimmung der so gekennzeichneten Dienstleistungen im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die angemeldete Bezeichnung besteht aus dem ursprünglich englischen und mittlerweile auch im Inland allgemein bekannten Begriff „Cloud“ und der Wortfolge „für den Mittelstand“. Der Begriff der Cloud ist über den ursprünglichen Wortsinn „Wolke“ hinaus im EDV-Bereich als Bezeichnung für das „Netzwerk des Cloud Computing“ (DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 26. Auflage 2013) bzw. als externes Datenspeichermedium bei entsprechenden Anbietern bzw. als Technologie, die es ermöglicht, Anwendungen und Services nicht mehr lokal zu betreiben, sondern als Dienstleistung aus einem Netzwerk wie dem Internet zu beziehen, allgemein bekannt und gebräuchlich. Das Wort „Cloud“ hat sich zu einem allgemein bekannten EDV-Grundbegriff entwickelt, der über diesen Bereich hinaus allen Verbrauchern als Nutzern des Internets und von Smartphones bekannt ist (siehe hierzu auch die Ausführungen des Senats in der Entscheidung 25 W (pat) 561/14 – cloud.life vom 4. April 2016; die Entscheidung ist über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich, eine Kopie ist dem Anmelder mit dem Ladungszusatz vom 20. August 2018 übermittelt worden). In der Zusammenstellung mit den weiteren Bestandteilen „für den Mittelstand“ ist die Bezeichnung für die angesprochenen Verbraucher aus sich heraus ohne weiteres verständlich als Hinweis auf den Themenbereich der Cloud oder des Cloud Computing für die Zielgruppe des Mittelstands, also der Gruppe der kleinen und mittleren Unternehmen oder mittelständischen Unternehmen.

Im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen eignet sich die Bezeichnung „Cloud für den Mittelstand“ dazu, die Art, den Zweck, den Inhalt und die Bestimmung dieser Dienstleistungen zu beschreiben. Der Einsatz und die Vorteile sogenannter „Cloud-Lösungen“ oder das Herausfinden bzw. Entwickeln der für das (mittelständische) Unternehmen passenden Cloud-Lösungen aus einem mittlerweile unüberschaubaren Cloud-Angebot, das Aufzeigen von Zielen oder die Ausformulierung von Rahmenbedingungen solcher Cloud-Lösungen können den Gegenstand und das Thema einer Unternehmensberatung im EDV- und im Internetbereich darstellen. Die auf die Dateienverwaltung, Aktualisierung und Pflege von Daten oder die Systematisierung und/oder Zusammenstellung und/oder Synchronisierung von Daten jeweils in Computerdatenbanken bezogenen Dienstleistungen der Klasse 35 können in gleichem Maße solche im Zusammenhang mit einer Cloud(-Lösung) sein oder sich auf das Cloud Computing beziehen – bzw. beziehen sich nach dem entsprechenden konkreten Zusatz im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis darauf. Entsprechend finden sich unter der Bezeichnung „Cloud für den Mittelstand“ auch zahlreiche Verwendungsbeispiele im Internet. Das Ergebnis einer dazu durchgeführten Recherche hat der Senat dem Anmelder mit dem Ladungszusatz vom 20. August 2018 übersandt (vgl. dort Anlage 2).

Für die EDV- und IT-bezogenen Schulungsdienstleistungen der Klasse 41 und für sämtliche angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 42 gilt das oben Gesagte entsprechend. So ergibt sich im Zusammenhang mit der Bezeichnung „Cloud für den Mittelstand“ der sinnvolle und bereits als solches auch verwendete Hinweis auf den Inhalt und das Thema solcher EDV und IT-Schulungsdienstleistungen der Klasse 41 (vgl. hierzu die mit dem Ladungszusatz vom 20. August 2018 dem Anmelder übersandte Anlage 3). Bei den Dienstleistungen der Klasse 42, sei es solche in Bezug auf das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung oder von Software-Applikationen in Netzen wie dem Internet, die Installation von Computerprogrammen, Serviceleistungen im EDV-Bereich, nämlich Systemberatung und Systemunterstützung, das Erstellen und der Support von Online- Präsentationen von Unternehmen, die technische Beratung beim Einsatz von Datenverarbeitungsgeräten, das Aktualisieren [Update] von Computersoftware oder Internetseiten, die elektronische Datensicherung oder solche wie die Wartung und Reparatur von Computersoftware und -hardware, kann es sich ebenso um solche handeln bzw. handelt es sich nach der konkreten Beschränkung im Verzeichnis um solche im Zusammenhang mit dem Cloud-Computing. Mit Hilfe der Dienstleistungen kann beispielsweise eine Cloud eingerichtet, bereitgestellt oder funktionstüchtig gehalten werden.

In Bezug auf die angemeldeten Waren der Klasse 9, die Computer, Computerbetriebsprogramme, Computersoftware und mit Software bespielte Datenträger sowie die weiteren Geräte der Klasse 9 eignet sich die Bezeichnung „Cloud für den Mittelstand“ zur Beschreibung der Art der Waren und der Bestimmung als solche, die für das Cloudcomputing für mittelständische Unternehmen geeignet sind oder deren Hilfe Cloud Computing realisiert, erstellt, überwacht oder betrieben werden kann.

Die grafische Gestaltung der angemeldeten Marke mit der Verwendung von unterschiedlichen Blautönen, unterschiedlichen Schriftarten und Schriftgrößen bei den Wortbestandteilen „Cloud für den Mittelstand“, dem auf der linken Seite der Marke hinzugefügten Bildbestandteil eines in blauer Farbe gehaltenen Wolkenteils und der konkreten Zusammenstellung der Wort- und Bildbestandteile ist nicht geeignet, die Schutzfähigkeit des Zeichens zu begründen. In der Rechtsprechung ist zwar anerkannt, dass schutzunfähige Wortbestandteile durch eine besondere bildliche Ausgestaltung einen schutzbegründenden „Überschuss“ erhalten können. Jedoch sind dabei an den bildlichen „Überschuss“ umso höhere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der beschreibend-werbliche Charakter der fraglichen Angabe selbst hervortritt. Die grafische Ausgestaltung muss also eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken (vgl. BGH GRUR 1998, 394, 396 – Motorrad Active Line; GRUR 1997, 634 – Turbo II; GRUR 2001, 1153 – antiKALK). Dies ist vorliegend aber offensichtlich nicht der Fall. Die grafische Gestaltung erschöpft sich in der Verwendung gängiger Schriftarten und Größen, die auch nicht in einer besonderer Art und Weise zusammengefügt sind. Ebenso ist die Verwendung einer Wolkendarstellung im Zusammenhang mit dem Thema des Cloud Computing ein absolut gängiges Motiv, was die von der Markenstelle dem angefochtenen Beschluss vom 17. Januar 2017 beigefügten Beispiele bereits belegen. Die konkrete Gestaltung des angemeldeten Zeichens hält sich im Rahmen des Werbeüblichen. Die angemeldete Wort-/Bildkombination enthält keinen bildlichen Überschuss, der sich dazu eignet, die Schutzfähigkeit zu begründen.

Ebenso ist die Vorgehensweise, wonach die einzelnen Markenteile aus denen sich das Zeichen zusammensetzt, zunächst getrennt geprüft werden, nicht zu beanstanden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 31, 34 – BioID), wenn im Anschluss festgestellt wird, dass durch die Zusammenfügung der beschreibende Charakter des Gesamtzeichens nicht verloren geht. Denn im Allgemeinen bleibt die bloße Verbindung von beschreibenden Bestandteilen selbst beschreibend, wenn kein merklicher Unterschied besteht zwischen der Kombination in ihrer Gesamtheit und der reinen Summe der Bestandteile (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 8 Rn. 217 ff. m. w. N.). Vorliegend beziehen sich die einzelnen Wortbestandteile „Cloud“ und „für den Mittelstand“ in ihrem beschreibenden Gehalt in sinnvoller Ergänzung aufeinander und versinnbildlicht der (gängige) Wolkenbestandteil nur den Begriffsgehalt der „Cloud“ ohne in irgendeiner Weise einen merklichen Unterschied zwischen der Kombination in ihrer Gesamtheit und der reinen Summenwirkung der Bestandteile herbeizuführen.

2. Im Hinblick auf die im Vordergrund stehende beschreibende Bedeutung der angemeldeten Wort-/Bildkombination im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen fehlt dem angemeldeten Zeichen auch die für eine Eintragung ins Markenregister erforderliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Soweit der Anmelder auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen verweist, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47–51 – BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42–44 – Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 – VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 – Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 72 ff. mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Gericht. Das Gericht und auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen.

Im Übrigen ist nicht ersichtlich, dass die vom Anmelder genannten Voreintragungen, die jeweils – auch bei den aufgeführten Wort-/Bildmarken – einen zusätzlichen Wortbestandteil enthalten, der zu der Eintragung geführt haben dürfte, mit der vorliegenden Fallkonstellation vergleichbar wären.

Nach alledem war die Beschwerde daher zurückzuweisen.

Nachdem die Anmelderin den ursprünglich gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 12. September 2018 zurückgenommen hat, konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.