BPatG 09.06.2015 - 24 W (pat) 36/13

I.

Gegen die am 20. Februar 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldete, am 30. Mai 2008 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 11: Heizungs-, Dampferzeugungs-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte;

Klasse 35: Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung für Gesellschaften, die Heizungs- und Lüftungssysteme betreiben; Vermittlung von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen Bereich der Immobilienwirtschaft, insbesondere im Zusammenhang mit Heizungsanlagen und Warmwassersystemen;

Klasse 37: Installation von Heizungs-, Dampferzeugungs-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräten.

eingetragene und am 4. Juli 2008 veröffentlichte, schwarz-weisse Wort-Bildmarke Nr. 30 2008 011 051

ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der am 6. April 2006 eingetragenen Wortmarke Nr. 305 62 151

endico

die für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 4: Technische Öle und Fette; Brennstoffe, einschließlich Motorentreibstoffe und Gas als Brennstoff; Schmiermittel;

Klasse 7: Maschinen und maschinelle Anlagen der Energie-, Elektro- und Gebäude-, Kommunikations- und Umwelttechnik (soweit in Klasse 7 enthalten);

Klasse 9: Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Messung und/oder Reduzierung des Stromverbrauchs;

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;

Klasse 35: betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Marketingdienstleistungen, insbesondere im Umwelt- und Energiebereich; Ermittlung und Abrechnung von Energiekosten für Dritte; betriebswirtschaftliche Beratung auf dem Gebiet der Beschaffung, des Transports und der Nutzung von Energien und Wasser; Beratungsdienstleistungen im Internet, nämlich Ermöglichung von elektronischen Anfragen organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Art betreffend die Gebiete Energieerzeugung, Energieverteilung und/oder Energiekostenabrechnung und Beantwortung derselben;

Klasse 36: Finanzwesen; Gebäudeverwaltung; Grundstücksverwaltung; Immobilienwesen;

Klasse 37: Bau, Wartung und Instandhaltung von elektrischen Straßenbeleuchtungen; Energiemanagement, nämlich Errichtung und Instandhaltung von Energieerzeugungs- und Verteilungsanlagen; Bau und Installation von Verteilnetzen und Transportnetzen; anlagetechnische Dienstleistungen, nämlich Konstruktionsarbeiten (soweit in Klasse 37 enthalten) und Montagearbeiten; Bauwesen; Reparatur von Energieerzeugungs- und Verteilungsanlagen; Installationsarbeiten;

Klasse 39: Energieversorgung, nämlich Lieferung, Transport und Verteilung von Strom, Gas, Wärme, Wasser und anderen Energieformen; Transport von Gütern und Personen; Lagerung von Waren; Deponieren von Abfallstoffen aus Kraftwerken;

Klasse 40: Erzeugung von Energie; Holzbearbeitung; Holzfällen und -zuschneiden; Luftauffrischung (Klimatisierung), Luftreinigung; Luftverbesserung (Desodorierung); Stromerzeugung; Vermietung von Generatoren; Vermietung von Klimageräten; Vermietung von Raumheizgeräten;

Klasse 41: Coaching; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Veranstaltung und Leitung von Kolloquien;

Klasse 42: Bauberatung; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich technische Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen eines Chemikers; Dienstleistungen eines technischen Mess- und Prüflabors; Dienstleistungen eines chemischen Labors; Dienstleistungen von Ingenieuren; Durchführung technischer Tests und Checks; Durchführung von technischen Messungen; Ermittlung von Emissionen und Immissionen; Ermittlung von Schadstoffkonzentrationen; Erstellung von technischen Gutachten; Landvermessung; Materialprüfung; Qualitätsprüfung; technische Beratung; technische Projektplanungen; Umweltschutzberatung; Werkstoffprüfung; technische und ökologische Energieberatung für Haushalte, Gewerbe und Industrie; Entwicklung von Energiekonzepten; Energiemanagement, nämlich technische Beratung, Konzeption und Konstruktionsplanung von Energieerzeugungs- und Verteilungsanlagen; technische Entwicklung, Konzeption und Planung von Verteilnetzen; Durchführen chemischer Analysen;

Schutz genießt.

Mit Beschluss vom 19. Mai 2011 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 11 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen. Auf die dagegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle mit Erinnerungsbeschluss vom 18. Juni 2013 die angegriffene Marke teilweise gelöscht, nämlich für die Waren „Heizungs-, Dampferzeugungs-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte“ der Klasse 11 und die Dienstleistungen „Installation von Heizungs-, Dampferzeugungs-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräten“ der Klasse 37. Im Übrigen wurde die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, zwischen den Vergleichsmarken bestehe im vorgenannten Umfang Verwechslungsgefahr. Die Vergleichsmarken seien insoweit für identische Waren und Dienstleistungen eingetragen. Hinsichtlich der vorgenannten Waren der Klasse 11 und Dienstleistungen der Klasse 37 bestehe auch eine relevante klangliche Ähnlichkeit der Vergleichszeichen. Insbesondere präge beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen der Wortbestandteil „EnDI CON“ die angegriffene Marke, die zusätzlichen Wortbestandteile „Energie“ und „Contracting“ würden wegen ihres sachlichen Aussagegehalts und ihrer Stellung und Größenverhältnisse in den Hintergrund treten. Anders sei die (schrift-)bildliche Ähnlichkeit zu bewerten, denn die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke rufe eine besondere Bildwirkung hervor, die nicht mit einer noch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke umfassten Wiedergabeform verwechselt werden könne. Da nach der von der Markenstelle vertretenen Auffassung eine hohe klangliche Ähnlichkeit durch eine geringe bildliche Ähnlichkeit in einer die Verwechslungsgefahr ausschließenden Weise vermindert werden könne, bei den hier betroffenen Dienstleistungen der Klasse 35 eine mündliche Verständigung keine Rolle spiele und schriftbildliche Zeichenunterschiede daher stärker zu berücksichtigten seien, bestehe insoweit keine Verwechslungsgefahr.

Die Beteiligten haben dagegen wechselseitig Beschwerde eingelegt.

Die Widersprechende führt zur Begründung ihrer Beschwerde aus, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen (schrift-)bildlich und klanglich hochgradig ähnlich seien. Ferner seien die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke identisch mit bzw. hochgradig ähnlich zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen. In klanglicher Hinsicht stünden sich die jeweils dreisilbrigen Wörter „EN-DI-KON“ und „EN-DI-KO“ gegenüber. Diese unterschieden sich lediglich in ihrem letzten Buchstaben „N“. Der klangschwache Auslaut „N“ stehe der Verwechslungsgefahr nicht entgegen. Die prägenden Wortelemente seien dreisilbige Wörter mit identischer Vokalfolge „E-I-O“; sie unterschieden sich lediglich in einem Buchstaben, nämlich dem Konsonanten „N“ am Wortende von „EnD-I CON“. Die zusätzlichen Wortbestandteile „Energie“ und „Contracting“ in der angegriffenen Marke seien als rein beschreibend zu vernachlässigen und würden zudem durch die geringere Schriftgröße auch optisch in den Hintergrund treten.

Die Widersprechende hat sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 11 vom 19. Mai 2011 und vom 18. Juni 2013 aufzuheben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen wurde und auf den Widerspruch aus der Marke 305 62 151 die Marke 30 2008 011 051 insgesamt zu löschen

und die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin hat beantragt,

den Beschluss vom 18. Juni 2013 der Markenstelle für Klasse 11 aufzuheben, soweit darin auf den Widerspruch aus der Marke 305 62 151 die Marke 30 2008 011 051 gelöscht wurde und den Widerspruch zurückzuweisen

sowie die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin führt aus, es bestehe keine Identität bzw. relevante Ähnlichkeit zwischen den betroffenen Waren und Dienstleistungen, lediglich in Klasse 35 gebe es am Rande Übereinstimmungen. Die von der Widerspruchsmarke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“ sowie „betriebswirtschaftliche Beratung…“ seien keine Oberbegriffe für die weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen in dieser Klasse. Es gebe auch keine Überschneidungen der Dienstleistungsbereiche „Vermittlung von Verträgen…“ mit den Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt.

Darüber hinaus seien die Vergleichszeichen auch nicht hinreichend ähnlich. In klanglicher Hinsicht unterschieden sich die Zeichen bereits in ihrer Betonung, die durch den Gedankenstrich, welcher eine Trennung verursacht, hervorgehoben werde. Die Anmeldemarke werde maßgeblich in der Mitte des Zeichenworts, insbesondere auf dem „I“, betont. Dagegen werde die Widerspruchsmarke auf der letzten Silbe „co“ betont. Ferner verliere der Buchstabe „O“ in „EnD-I CON“ durch das nachfolgende „N“ derart an Betonung und Länge, dass das niedrigere Gewicht des Vokals „O“ hinsichtlich der klanglichen Prägung eine Verwechslungsgefahr mit dem lang und stark betonten Schlüsselvokal „o“ in „endico“ ausschließe.

In schriftbildlicher Hinsicht unterschieden sich die Zeichen nicht nur in ihrer Wortlänge, sondern auch durch die fast ausschließliche Großschreibung der Anmeldemarke. Darüber hinaus sei die Anmeldemarke auch deutlich kräftiger und gedrungener als die Widerspruchsmarke.

Zudem dürften bei der Beurteilung der (schrift-)bildlichen Ähnlichkeit die zusätzlichen Bestandteile „Energie • Contracting“ nicht außer Acht gelassen werden. Durch die geringere Schriftgröße träten diese eben nicht in den Hintergrund, sondern erzielten gerade bei flüchtigem Betrachten einen unverkennbaren Unterstreichungseffekt. Überdies trete das Zeichen dadurch deutlich komplexer hervor als die bloße Aneinanderreihung von Kleinbuchstaben der Widerspruchsmarke.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet.

Ausgehend von der hier maßgeblichen Registerlage besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen hinsichtlich aller für die angegriffene Marke eingetragenen Waren und Dienstleistungen die Gefahr markenrechtlicher Verwechslungen i. S. d. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933, Tz. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Tz. 44 - Calvin Klein/ HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/ Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/ Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343, Tz. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/ HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/ Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/ pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rdn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

b) Der Senat ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Tatsachen, die für eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sprechen, sind nicht dargelegt worden. Die Kennzeichnungskraft ist auch nicht geschwächt. Der angesprochene Verkehr, der hier auch den allgemeinen Endverbraucher umfasst, wird die Widerspruchsmarke als bloße Phantasiebezeichnung auffassen.

c) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 922, Rn. 22 - 29 - Canon; EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 85 -VITAFRUIT; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; BGH GRUR 2007, 1066, Rn. 23 - Kinderzeit; BGH GRUR 2014, 488, Rn. 12 – DESPERADOS/ DESPERADO).

Vorliegend sind die Vergleichswaren in Klasse 11 identisch. Dasselbe gilt für die von der angegriffenen Marke in der Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen „Installation von Heizungs-, Dampferzeugungs-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräten“, diese sind vom für die Widerspruchsmarke geschützten Oberbegriff „Installationsarbeiten“ umfasst.

Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung für Gesellschaften, die Heizungs- und Lüftungssysteme betreiben“ unterfallen den Dienstleistungen „Geschäftsführung“ und „Unternehmensverwaltung“, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt und liegen somit ebenfalls im Identitätsbereich.

Die weitere Dienstleistung „Vermittlung von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen Bereich der Immobilienwirtschaft, insbesondere im Zusammenhang mit Heizungsanlagen und Warmwassersystemen“ steht ebenfalls in einem relevanten Ähnlichkeitsverhältnis zu den Dienstleistungen „betriebswirtschaftliche Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; betriebswirtschaftliche Beratung auf dem Gebiet der Beschaffung von Energien und Wasser“ (Klasse 35), „Immobilienwesen“ (Klasse 36) und „Energieversorgung, nämlich Lieferung, Transport und Verteilung von Strom, Gas, Wärme, Wasser und anderen Energieformen“ (Klasse 39). Der von den vorgenannten Dienstleistungen angesprochene Verkehr ist nämlich gewohnt, im Zusammenhang mit Beratungsdienstleistungen im Energiebereich auch Angebote über dem Beratungsergebnis entsprechende Versorgungsdienstleistungen zu erhalten, zumal dem Verkehr auch bekannt ist, dass derartige Beratungsdienstleistungen über Provisionen der Energieversorgungsunternehmen mitfinanziert werden können. Des Weiteren steht die Dienstleistung „Immobilienwesen“, welche in dieser Fassung einen weiten Oberbegriff darstellt, in einem engen Ähnlichkeitsverhältnis zur „Vermittlung von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen [im] Bereich der Immobilienwirtschaft“.

d) Ausgehend von einer teilweise vorliegenden Identität der gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen, einer im Übrigen hochgradigen Dienstleistungsähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke den erforderlichen Zeichenabstand nicht ein.

Eine für die Beurteilung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen. Dabei reicht es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich aus, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9, Rdn. 254 m. w. N.). Ferner sind die Vergleichsmarken grundsätzlich als Ganzes gegenüberzustellen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9, Rdn. 237 m. w. N).

Hiervon ausgehend besteht jedenfalls klanglich eine enge Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen, so dass bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Identität bzw. hoher Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegeben ist. Dabei ist davon auszugehen, dass beim Zeichenvergleich die Wortbestandteile „Energie“ und „Contracting“ der angegriffenen Marke vom angesprochenen Verkehr als bloße Beschreibung des Tätigkeitsbereiches des Anbieters wahrgenommen werden und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis. Das englische Wort „Contracting“ bezeichnet lediglich den Umstand, dass Verträge geschlossen werden und ist deshalb im Bereich der hier betroffenen Dienstleistungen bloß beschreibend, denn die beanspruchten Waren können Gegenstand dieser Verträge sein. Somit prägen die grafisch gestalteten Wortbestandteile „EnDI CON“ auch die klangliche Wahrnehmung der angegriffenen Marke. Im klanglichen Vergleich zur Widerspruchsmarke „endico“ weisen die Wortbestandteile „EnDI CON“ zusätzlich lediglich den klangschwachen Konsonanten „N“ am Wortende auf und sind im Übrigen identisch. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke aus einem zusammengeschriebenen Wort besteht und die die angegriffene Marke prägenden Bestandteile auch als zwei getrennte Buchstabenkombinationen wahrgenommen werden können, steht einer klanglichen Verwechslungsgefahr nicht entgegen. Denn der Verkehr wird die angegriffene Marke in naheliegender Weise dreisilbig als „EN-DI CON“ aussprechen, die Widerspruchsmarke als „en-di-co“. Die von der Markeninhaberin bevorzugte Aussprache „EnD – I – Con“ ändert an der klanglichen Ähnlichkeit nichts, da auch die Widerspruchsmarke ebenso wahrscheinlich „end-i-co“ ausgesprochen werden könnte.

Die Unterschiede zwischen den Endlauten „co“ der Widerspruchsmarke bzw. „CON“ der angegriffenen Marke sind bei den wahrscheinlichen Aussprachevarianten zu gering, um einer klanglichen Verwechslungsgefahr entgegen zu stehen. Denn der zusätzliche Endbuchstabe „n“ als alleiniger Unterschied zwischen den Zeichen kann insbesondere bei klanglicher Wahrnehmung bereits bei leicht verschliffener oder undeutlicher Aussprache von einem erheblichen Anteil des Publikums überhört werden.

e) Gegen die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr spricht entgegen der Auffassung der Markenstelle auch nicht die sogenannte „Neutralisierungslehre“. Es ist bereits zweifelhaft, ob eine „Neutralisierung“ einer klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen durch ihre (schrift-)bildliche Unterschiede überhaupt in Betracht kommen kann, wenn eines der Zeichnen nicht auf eine bestimmte (schrift-) bildliche Darstellung beschränkt ist, sondern auch andere verkehrsübliche Wiedergabeformen, insbesondere gebräuchliche Schrifttypen in Groß- und Kleinschreibung umfasst sind (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 11. Aufl., § 9 Rn. 220 m. w. N.). Ferner ist fraglich, ob zwischen den Vergleichszeichen, insbesondere zwischen den optisch hervorgehobenen Bestandteilen ein solcher erheblicher Unterschied besteht. Jedenfalls handelt es sich bei den hier in Rede stehenden Dienstleistungen der Klasse 35 nicht um solche, deren Kennzeichen der Verkehr vornehmlich optisch wahrnimmt, sondern die akustische Wahrnehmung besitzt insoweit ebenfalls eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung bei der Verständigung der Marktteilnehmer.

Daher war die Löschung der angegriffenen Marke auch insoweit anzuordnen, als die Markenstelle auch im Erinnerungsverfahren mit Beschluss vom 18. Juni 2013 den Widerspruch noch zurückgewiesen hat.

2. Die ebenfalls zulässige Beschwerde der Markeninhaberin war hingegen zurückzuweisen, da aus den oben genannten Gründen auch in Bezug auf die Dienstleistungen, für welche die Markenstelle im Erinnerungsverfahren den Widerspruch für unbegründet erachtet hat, das Vorliegen jedenfalls einer klanglichen Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

3. Eine Auferlegung von Kosten aus Gründen der Billigkeit ist nicht veranlasst, § 71 Abs. 1 MarkenG.

4. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, weil er sie nicht für sachdienlich erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG) und von den Beteiligten nur die obsiegende Widersprechende hilfsweise eine solche beantragt hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG).