BPatG 19.05.2011 - 2 Ni 39/07 (EU)

Die Beklagte ist Inhaberin des am 2. August 1997 in der Amtssprache Französisch angemeldeten europäischen Patents 0 839 463 (Streitpatent) mit der Bezeichnung "Chaussure à rabats de fermeture avec languette de cou de pied" (Schuh mit Schließlappen und Zunge für den Rist), für das die Unionspriorität vom 2. Oktober 1996 der französischen  Patentanmeldung FR 9612279 beansprucht worden ist und das in vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 697 07 810 geführt wird.

Das Streitpatent umfasst 10 Ansprüche, von denen nur die Ansprüche 1, 8 und 10 angegriffen sind. Die erteilten Patentansprüche 1, 8 und 10 haben in der maßgeblichen französischsprachigen Fassung folgenden Wortlaut:

1. Chaussure de sport constituée d’une tige (2) et d’une base de coque (1), cette dernière présentant une partie postérieure (4) qui cercle la cheville jusque dans la zone du cou de pied (3), et une partie antérieure (5) fendue qui entoure l’avant-pied et qui est refermée par des rabats transversaux (6, 7), l’un au moins de ces rabats (6, 7) se prolongeant dans la zone du cou de pied (3) par une languette (16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 56) qui s’étend dans le sens de la longueur de la chaussure, et indépendamment du flanc contigu (9, 10) venant de la partie postérieure (4) de la base de coque (1), caractérisée par le fait que la languette (16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 56) est munie d’un moyen de liaison (15, 25), coulissant, la reliant latéralement au flanc contigu (9, 10) venu de la partie postérieure (4) de la base de coque (1) et en permanence pendant son débattement possible de sa position initiale de montage jusqu’à sa position extrême en écartement de la zone du cou de pied (3).

8. Chaussure de sport selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la languette (16, 17, 26, 27, 36, 37; 46, 56) est montée, en position initiale, en chevauchement sur le flanc contigu (9, 10) venu de la partie postérieure (14) de la base de coque (1).

10. Chaussure de sport selon la revendication 8, caractérisée en ce que la languette (16, 17) reste en chevauchement permanent avec le flanc contigu (9, 10) venu de la partie postérieure (14) de la base de coque (1) lorsqu’elle est en position d’écartement par rapport à la zone du cou de pied (3).

In der deutschen Übersetzung lauten die Ansprüche:

1. Sportschuh, welcher aus einem Schaft (2) und einer Schalenbasis (1) gebildet ist, wobei die letztere ein Hinterteil (4) aufweist, welches den Knöchel bis in die Zone des Spanns (3) des Fußes einfasst und ein geschlitztes Vorderteil (5), welches den Vorderfuß umgibt und welches durch seitliche Laschen (6, 7) geschlossen wird, wobei mindestens eine der Laschen (6, 7) in der Zone des Spanns (3) des Fußes durch eine Zunge (16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 56) verlängert ist, welche sich in Richtung der Länge des Schuhes erstreckt und unabhängig von der angrenzenden Seite (9, 10), welche von dem Hinterteil (4) der Schalenbasis (1) kommt, dadurch gekennzeichnet, dass die Zunge (16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 56) mit einem gleitenden Verbindungsmittel (15, 25) versehen ist, welches sie seitlich mit der angrenzenden Seite (9, 10), welche von dem Hinterteil (4) der Schalenbasis (1) kommt, und dauerhaft verbindet während ihrer möglichen Verschiebung aus ihrer anfänglichen Montageposition bis in ihre extreme Spreizposition von der Zone des Spanns (3) des Fußes.

8. Sportschuh gemäß einer der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zunge (16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 56) in ihrer Ausgangsposition in Überlappung auf der angrenzenden Seite (9, 10), welche von dem Hinterteil (14) der Schalenbasis (1) kommt, montiert ist.

10. Sportschuh nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Zunge (16, 17) in permanenter Überlappung mit der angrenzenden Seite (9, 10) bleibt, welche von dem Hinterteil (14) der Schalenbasis (1) kommt, wenn sie in Spreizposition in Bezug auf die Zone des Spanns (3) des Fußes ist.

Die Klägerin macht geltend, die erteilten Ansprüche 1, 8 und 10 des Streitpatents seien nicht patentfähig. Die Klägerin beruft sich dazu auf die Druckschriften, Unterlagen  und Muster

(N3) Zeitschrift "In Line Skate n'Roll" von Juni 1996

(N4) Roces Katalog, "'96 Inline Skates"

(N5) In Line Skate BCN (Muster)

(N6) EP 0 752 215 A2

(N7) FR 2 693 085 A1

(N7a) FR 2 693 085 A1 (Übersetzung der N7)

und trägt vor, die Merkmale der erteilten Patentansprüche 1, 8 und 10 seien sowohl aufgrund einer durch die Anlagen/Muster N3, N4, N5, N6 belegte offenkundige Vorbenutzung als auch durch die Druckschrift N7/7a neuheitsschädlich vorbekannt. Zumindest ergebe sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents  in naheliegender Weise aus dem vorveröffentlichten Stand der Technik und beruhe daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Im Prüfungsverfahren sind außerdem folgende Druckschriften in Betracht gezogen worden:

(D1) EP 0 353 532 A1

(D2) EP 0 659 358 A1

(D3) US 4 974 346

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 803 207 im Umfang der Ansprüche 1, 8 und 10 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise beantragt sie, dem Streitpatent im angegriffenen Umfang die Fassung des vorgelegten Hilfsantrags auf Grundlage des geänderten Patentanspruchs 1 zu geben.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet:

1. Sportschuh, welcher aus einem Schaft (2) und einer Schalenbasis (1) gebildet ist, wobei die letztere ein Hinterteil (4) aufweist, welches den Knöchel bis in die Zone des Spanns (3) des Fußes einfaßt und ein geschlitztes Vorderteil (5), welches den Vorderfuß umgibt und welches durch seitliche Laschen (6, 7) geschlossen wird, wobei die seitlichen Laschen (6, 7) in der Zone des Spanns (3) des Fußes jeweils durch eine Zunge (16, 17, 26, 27, 36, 37, 46) verlängert sind, welche sich in Richtung der Länge des Schuhes erstreckt und unabhängig von der angrenzenden Seite (9, 10), welche von dem Hinterteil (4) der Schalenbasis (1) kommt, dadurch gekennzeichnet, dass die Zunge (16, 17, 26, 27, 36, 37, 46) mit einem gleitenden Verbindungsmittel (15, 25) versehen ist, welches sie seitlich mit der angrenzenden Seite (9, 10), welche von dem Hinterteil (4) der Schalenbasis (1) kommt, und dauerhaft verbindet während ihrer möglichen Verschiebung aus ihrer anfänglichen Montageposition bis in ihre extreme Spreizposition von der Zone des Spanns (3) des Fußes.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie bestreitet die von der Klägerin behauptete Vorbenutzung des Inlineskaters Roces BCN gemäß den Anlagen N3, N4, N5 und der nachveröffentlichten EP 0 752 215 (Anlage N6). Jedenfalls sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents sowohl gegenüber dieser behaupteten offenkundigen Vorbenutzung als auch gegenüber der weiteren Druckschrift gemäß Anlage 7/7a neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Zum weiteren Vorbringen der Parteien wird auf deren Schriftsätze verwiesen.

Die zulässige Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit nach Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit a EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ geltend gemacht wird, ist unbegründet.

I.

1. Das Streitpatent betrifft gemäß der deutschen Übersetzung der Streitpatentschrift einen Sportschuh, welcher an der Oberseite des Fußes mit Hilfe von Querlaschen geschlossen wird, welche sich teilweise überlappen und betrifft insbesondere einen Schuh, bei dem mindestens eine Querlasche sich bis oberhalb der Zone des Spanns des Fußes verlängert durch eine Zunge, welche in Längsrichtung des Schuhes ausgerichtet ist (vgl. S. 1, Z. 6 - 10).

Wie in der Beschreibungseinleitung sinngemäß ausgeführt ist, seien aus dem Stand der Technik zum Prioritätszeitpunkt Sportschuhe dieses Typs bekannt, bei der mindestens eine von diesen Laschen sich über den Spann des Fußes hinaus in Form einer relativ weichen Zunge verlängere, welche sich in Richtung der Länge des Schuhs erstrecke und unabhängig sei von der angrenzenden Seite, welche von dem Hinterteil der den Knöchel umfassenden Schalenbasis komme. Diese Schuhe mit Zunge für den Spann wiesen in Bezug auf den seitlichen Halt der Zunge in einer Position permanenter Überlappung jedoch Nachteile auf. Tatsächlich tendiere die Zunge nach einer gewissen Zeit der Benutzung dazu, sich von der Zone des Spanns des Fußes zu entfernen und positioniere sich aufgrund dessen nach dem Anziehen des Schuhes bei dem Schließen schlecht, was ein Eingreifen von Hand erforderlich mache (vgl. Streitpatentschrift, S. 1, Z. 20 - 24 und S. 2, Z. 14 – 20).

2. Ausgehend davon sei es Aufgabe der Erfindung, ohne Erhöhung der Herstellungskosten und unter Beibehaltung einer großen Verschiebungsfreiheit der Zunge des Spanns bzw. der allgemeinen Nachgiebigkeit des Schuhes in der Zone des Spanns einen konstanten Halt der Zunge des Spanns des Fußes in Bezug auf die angrenzende Seite des Hinterteils der den Knöchel einfassenden Schalenbasis zu gewährleisten, unter Beibehaltung konstanter Komfortbedingungen der Umhüllung sowie konstanter Dichtigkeitsbedingungen (vgl. S. 4, Z. 17 - 25).

3. Zur Lösung dieser Aufgabe gibt Anspruch 1 des Streitpatents in der deutschen Fassung einen Sportschuh mit den Merkmalen gemäß folgender Gliederung an:

4. Als Fachmann ist ein Schuhtechniker mit langjähriger Erfahrung in der Konstruktion und der Herstellung von Sportschuhen aus Kunststoffschalen anzusehen.

II.

Der in den angegriffenen Patentansprüchen angegebene Schuh erweist sich als patentfähig.

Üblicherweise besteht ein Schuh aus zwei Teilen, dem Schaft (gesamtes Oberteil des Schuhs) und der daran befestigten Sohlenkonstruktion. Im Gegensatz dazu geht das Streitpatent von einem Sportschuh aus, der aus einem Schaft (2) und einer Schalenbasis (1) gebildet ist. Hierzu ist auf S. 1, 2. Abs., 2. Satz definiert, dass diese Schuhe einen Schaft aufweisen, welcher dem Halt des unteren Teils des Beines dient, und eine Schalenbasis für den Halt des Fußes.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, ein Sportschuh mit sämtlichen im Anspruch 1 des Streitpatents angegebenen Merkmalen sei aus der Druckschrift N7 bereits bekannt. Dem ist jedoch nur insoweit zuzustimmen, als diese Entgegenhaltung die Merkmale a bis c und e offenbart.

Die Druckschrift N7 betrifft einen Alpin-Skischuh, der aus einem Schaft (tige 3) und einer Schalenbasis (base de coque 2 rigide) gebildet wird (S. 3, Z. 17 – 20 i. V. m. Fig. 1) (Merkmal a).

Die Figur 3 dieser Schrift zeigt, dass die Schalenbasis ein Hinterteil aufweist, welches den Knöchel bis in die Zone des Spanns des Fußes einfasst, und dass das geschlitzte Vorderteil den Vorderfuß umgibt. Hierbei ist es vorgesehen, dass das geschlitzte Vorderteil durch seitliche Laschen (ailes 18A, 18B), die sich überlappen, geschlossen wird (S. 5, Z. 3 - 6 ). Insoweit sind die Merkmale b und c des gegliederten Anspruchs 1 erfüllt.

Eine Zunge befindet sich üblicherweise unter der Schnürung eines Schuhs; dies trifft weder auf die Zungen nach den Streitpatent noch auf die Kappe nach N7 zu. Jedoch ist die Kappe (capot 5) nach N7 elastisch (S. 4, Z. 9), wie auch die Zungen gemäß dem Streitpatent; außerdem haben beide eine abdichtende Funktion. Aus diesem Grund geht der Senat davon aus, dass auch die Kappe (capot 5) als Zunge im Sinne des Streitpatents angesehen werden kann.

Weil diese Kappe nach S. 4, Z. 25 – 32 mit gleitenden Verbindungsmitteln versehen ist ("ces moyens de liaison 14 forment une connexion libre et coulissante apte à rendre le capot 5 par rapport au manchon 6 dans des limites dèfinies par des extrèmitès 15A, 15B d'unne lumière 15…"),  ist dieser Druckschrift auch das Merkmal e zu entnehmen, wonach die Zunge mit einem gleitenden Verbindungsmittel versehen ist.

Die Merkmale d und f weist der in der Druckschrift N7 offenbarte Schuh dagegen nicht auf.

Wie Fig. 3 i. V. m. Fig. 1 erkennen lässt, ist die Kappe 5 vor den Laschen 18A, 18B im vorderen Teil des Schuhs an den Öffnungen 19A und 19B befestigt und endet am oberen Teil des Schaftes. Sie überdeckt sowohl den Schlitz (l' ouverture 13) als auch die seitlichen Laschen (ailes 18A, 18B) und stellt demnach keine Verlängerung einer der Laschen in der Zone des Spanns des Fußes dar, welche sich in Richtung der Länge des Schuhes erstreckt und unabhängig von der angrenzenden Seite ist, welche von dem Hinterteil der Schalenbasis kommt. Hierzu hat die Klägerin ausgeführt, Fig. 7 der Streitpatentschrift zeige i. V. m. S. 10, Z. 15 - 20 eine Zunge, die die Lasche abdecke, weshalb auch die Kappe gemäß N7 eine Zunge gemäß Merkmal d sei. Dies trifft nach Überzeugung des Senats nicht. Die Kappe 5 der Entgegenhaltung deckt zwar gleichzeitig den Spalt und beide Laschen ab, verlängert diese aber nicht. Dahingegen deckt die Zunge nach der Ausgestaltung gemäß S. 10 des Streitpatents lediglich diejenige Lasche ab, auf der sie befestigt ist, und verlängert diese gleichzeitig in der Zone des Spanns.

Die auf S. 4, Z. 25 – 32 der N7 beschriebenen gleitenden Verbindungsmitteln der Kappe 5 sind in den Öffnungen 15 beweglich befestigt. Diese Öffnungen sind, wie Fig. 3 zeigt, in den Laschen 6A und 6B vorgesehen. Nach S. 3, Z. 18 - 25 ist der Schaft aus dem hinteren Teil 4, dem vorderen Teil 5 und dem Zwischenteil 6 aufgebaut, wobei das Zwischenteil 6 aus den seitlichen Laschen 6A und 6B (ailes latérales) besteht ("…d‘une tige 3 destineé á maintenir le bas de jambe et comprenant globalement une partie postérieure ou capot arrière 4, une partie antérieure ou capot avant 5 et une partie intermédiaire ou manchon 6 interposé entre lesdits capots avant et arrière 4, 5. … Les ailles latérales 6A et 6B constitutives du manchon 6 …."). Somit sind die gleitenden Verbindungsmittel nach N7, wie die Klägerin zutreffend ausgeführt hat, über den Schaft mittelbar an der angrenzenden Seite der Schalenbasis befestigt, jedoch nicht, wie es das Merkmal f des Streitpatents vorsieht, (unmittelbar) seitlich mit der angrenzenden Seite,  welche von dem Hinterteil der Schalenbasis kommt, dauerhaft verbunden.

Auch die aufgrund der weiteren von der Klägerin herangezogenen Vorveröffentlichungen N3 - N5 bekanntgewordenen Sportschuhe weisen nicht alle Merkmale des streitpatentgemäßen Sportschuhs auf.

Die Druckschriften N3 und N4 zeigen Inline-Skates, bei denen nicht zu erkennen ist, dass das geschlitztes Vorderteil, welches den Vorderfuß umgibt, durch seitliche Laschen geschlossen wird, weshalb dort bereits jeweils Merkmal c fehlt. Ebenso sind dort die Ausgestaltungen gemäß der Merkmale e und f nicht ersichtlich.

Der Inline-Skate gemäß Muster N5, dessen Vorveröffentlichung hierbei unterstellt wird, weist zwar am geschlitzten Vorderteil, welches den Vorderfuß umgibt, seitliche Laschen auf. Das Vorderteil wird jedoch nicht von den Laschen, sondern von einem zungenartigen Teil geschlossen, das im Bereich des Schlitzes zwischen Fuß und Schale vorgesehen ist. Somit offenbart auch N5 nicht das Merkmal c des Streitpatents. Des Weiteren fehlt diesem Sportschuh das Merkmal d, wonach mindestens eine der Laschen in der Zone des Spanns des Fußes durch eine Zunge verlängert ist, welche sich in Richtung der Länge des Schuhes erstreckt.

Auch die nachveröffentlichte Druckschrift N6 betrifft einen Roller-Skate, der ein geschlitztes Vorderteil umfasst, welches den Vorderfuß umgibt und welches seitliche Laschen aufweist (a first flap and a second flap; Sp. 2, Z. 14 - 18). Die Öffnung wird jedoch den Fig. 1 und 2 i. V. m. Sp. 2, Z. 24 - 27 zufolge von einer Zunge (tongue 10) geschlossen, die in der Öffnung zwischen Fuß und Schale angebracht ist. Somit fehlten auch diesem Stand der Technik die Merkmale c und d.

Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit muss die nachveröffentlichte Druckschrift N6 außer Betracht bleiben.

Die Klägerin hat die erfinderische Tätigkeit bezüglich des streitpatentgemäßen Sportschuhs gegenüber der Druckschrift N7 in Verbindung mit dem Können des Fachmanns bestritten. Es beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, die Zunge nicht mit dem Schaft zu verbinden, sondern gemäß Merkmal f, mit der angrenzenden Seite, die vom Hinterteil komme. Eine solche geeignete Änderung der Konstruktion liege im Bereich des fachmännischen Handelns.

Diese Auffassung kann der Senat nicht teilen. Druckschrift N7 offenbart zwar den nächstliegenden Stand der Technik. Für die patentgemäße Weiterbildung gibt sie jedoch keine Anregung.

Die Kappe 5 ist nach S. 3, Z. 18 - 25 ein Teil des Schaftes und nach S. 4, Z. 25 – 32 mit gleitenden Verbindungsmitteln an den seitlichen Schaftteilen 6A und 6B in den Schlitzen 15 befestigt. Diese Befestigung soll dazu dienen, eine direkte Abstützung auf der Frontkappe zu ermöglichen, um dank einer adäquaten Gestaltung dieser Frontkappe eine elastische Rückstellung des gesamten Schaftes nach hinten zu erreichen und um ihre kontrollierte Relativgleitbewegung während des Skifahrens zuzulassen (S. 2, Z. 38 - S. 3, Z. 4). Würde die Kappe nicht mit dem Schaft, sondern mit den Seiten des Hinterteils der Schalenbasis verbunden, wäre die Kappe 5 nicht mehr mit den Teilen des Schaftes verbunden. Die beabsichtigte Abstützung auf der Frontkappe und die elastische Rückstellung des gesamten Schaftes nach hinten wären nicht mehr möglich. Ein Anlass, von der Konstruktion nach N7 abzuweichen, ist demnach nicht gegeben.

Da den Druckschriften N3 und N4 außer den Merkmalen c und e ebenfalls das Merkmal f nicht zu entnehmen ist, ist auch hieraus keine Anregung zur patentgemäßen Ausgestaltung des Sportschuhs herleitbar.

Beim Inline-Skater nach dem Muster N5 ist im Bereich des Schlitzes zwischen Fuß und Schale ein zusätzliches zungenartiges Bauteil vorgesehen, das an beiden Seiten der Schalenbasis mit gleitenden Verbindungsmitteln befestigt ist. Isoliert betrachtet mag damit eine Verbindung zwischen der Zunge und den Seiten der Schalenbasis zwar gegeben sein. Das dem Streitpatent zugrundeliegende Problem von seitlich verrutschenden Zungen stellt sich jedoch bei dieser Konstruktion offensichtlich nicht.

Auch eine Zusammenschau der Druckschrift N7 und mit den im Verfahren befindlichen Druckschriften führt nicht zum Sportschuh nach Anspruch 1, da zumindest das Merkmal f dort entweder fehlt, oder weil es der Fachmann mit Blick auf das Muster N5 erst mit dem Wissen aus der Erfindung als geeignetes Mittel zur Lösung des dem Streitpatent zugrundeliegenden Problems erkennen konnte.

An diesem Ergebnis ändert auch die Berücksichtigung der Druckschriften D1 bis D3 aus dem Prüfungsverfahren nichts, aus denen die Klägerin keine patenthindernden Gründe geltend gemacht hat.

Somit hat der Anspruch 1 des Streitpatents Bestand.

Die ebenfalls angegriffenen Ansprüche 8 und 10 sind ebenfalls rechtsbeständig, da die darin angegebenen Merkmale zweckmäßige, nicht selbstverständliche Ausgestaltungen des Sportschuhs nach Anspruch 1 betreffen.

Da dem Hauptantrag der Beklagten stattzugeben ist, erübrigt es sich, auf den von ihr gestellten Hilfsantrag einzugehen.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG, § 709 Satz 1 und 2 ZPO.